Corte appello Firenze, 19 settembre 2005, sez. I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE I CIVILE

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE I CIVILE Composta dai Signori Magistrati: Dott. Giovacchino Massetani Presidente Dott. Bruno Rados Dott. Giulio De Simone Consigliere Consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1151/2003 del Ruolo generale contenzioso di questa Corte e vertente tra AA S.p.A., con sede in Milano, in persona del presidente del consiglio d'amministrazione BB, rappresentato e difeso dagli avv.ti CC ed DD, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. EE, in via FF n. 11, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello APPELLANTE e GG, rappresentato e difeso dall'avv. HH, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. II, in via LL n. 1, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta APPELLATO Oggetto: concorrenza e marchio. 1 Giurisprudenza

2 All'udienza del 6 luglio 2004 i procuratori delle parti così concludevano: per l'appellante: "Voglia la Corte, previa ammissione della prova testimoniale capitolata, in riforma dell'impugnata sentenza, inibire al sig. MM l'utilizzo quale domain name dell'espressione CICLISMO e disporne la cancellazione; ordinare allo stesso di cessare ogni comportamento illecito ai danni di AA S.p.A.; disporre la comunicazione dell'emananda sentenza al Registro per le imprese presso la camera di Commercio di Lucca ed alla RAI (Registration Autority Italiana) affinché provveda alla cancellazione del domain name registrato del NN e provveda alla registrazione come richiesta dall'appellante; condannare il NN al risarcimento dei danni, facendo eventualmente ricorso a criteri equitativi; ordinare la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a diffusione nazionale su rivista di settore e su internet; con vittoria di spese". Per l'appellato: "Voglia la Corte respingere l'appello, con vittoria di spese". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 12 maggio 2000, la AA S.p.A. conveniva, avanti al Tribunale di Lucca, GG, titolare della ditta NN. Esponeva l'attrice di essere l'editrice del periodico "Ciclismo" sin dal 1995, rivista mensile a diffusione nazionale; di avere interesse ad affermare tale pubblicazione tramite internet; di aver presentato alla competente autorità nazionale richiesta di registrazione del proprio domain name come "ciclismo.it" ma di aver ricevuto risposta negativa in quanto quel nome era stato già assegnato a GG, titolare di un commercio al dettaglio di biciclette in Lucca. Che dalla consultazione del sito risultava un contenuto analogo a quello della rivista su carta stampata; chiedeva allora l'attrice che il Tribunale (confermando precedente, positiva ordinanza emessa in via d'urgenza) inibisse al NN l'uso di quel domain name e lo condannasse al risarcimento del danno, anche in forma specifica. Si costituiva il NN, deducendo che egli aveva istituito quel sito per pubblicizzare a 2 Giurisprudenza

3 scopo amatoriale notizie sul mondo della bicicletta, senza finalità commerciali. Il Tribunale, ritenuto che il domain name costituisse un mero indirizzo elettronico e non un segno distintivo, ritenuto altresì che nella condotta del NN non fosse ravvisabile violazione del diritto d'autore in quanto la testata della rivista non era stata riprodotta su opere della medesima specie, che comunque la parola ciclismo mancava di originalità, respingeva la domanda. Avverso questa decisione proponeva appello la AA, che con primo motivo censurava la scelta di ritenere il domain name un semplice indirizzo anziché un segno distintivo, per quanto atipico; con secondo motivo, l'appellante affermava che la violazione del diritto d'autore doveva ravvisarsi per l'effetto di confusione che si era determinato e che, pur debole, il termine Ciclismo, che distingueva la rivista, era comunque degno di essere tutelato contro l'integrale imitazione. Si costituiva l'appellato, contestando la fondatezza del gravame. MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudice di primo grado ha illustrato con completezza quello che è il sistema di assegnazione e di funzionamento dei nomi a dominio, onde non v'è necessità di ripetere quelle spiegazioni. Per ciò che attiene alla individuazione della natura da riconoscere al domain name, se cioè esso costituisca un semplice indirizzo elettronico ovvero (eventualmente anche) un segno distintivo, può ricordarsi che, conformemente alla giurisprudenza di merito che si è andata in questi anni consolidando (si veda, in particolare, Trib. NaNN, 26 marzo 2004, M. c. R., in Foro it. 2004, I,1548), questa Corte ha recentemente avuto modo di affermare che "Il domain name ha doppia natura, tecnica - di indirizzo delle risorse logiche della rete Internet- e distintiva. In quanto segno distintivo - costituito dalla parte caratterizzante il nome di dominio denominata OO - può entrare in conflitto con altri segni in applicazione del principio dell'unitarietà dei segni distintivi statuito dall'art. 13 legge marchi. La risoluzione del conflitto tra segni distintivi deve avvenire in base alla normativa statuale interna e comunitaria che prevale sulle regole di assegnazione dei nomi di dominio Internet (c.d. regole di naming) aventi esclusiva natura privatistica e, pertanto, non idonee ad incidere sui diritti dei terzi." Con la stessa decisione, si è osservato l'assegnazione in uso dei domain names è sostanzialmente automatica perché l'autorità di settore (Registration Autority) si limita ad effettuare controlli di natura tecnica sulla completezza delle domande, senza entrare nel merito, salvo il divieto di registrazione dei nomi di dominio riservati, assegnabili solo a soggetti determinati; ed il criterio fondamentale seguito da quest'ente privato è quello del first come first served (chi chiede la registrazione di un domain name può ottenerla, sempre che il second level non coincida con altro già registrato). Per la sua capacità di identificare l'utilizzatore del sito web ed i servizi di varia natura da essi offerti al pubblico, il domain name assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che può dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprietà industriale ovvero di quella intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre imprese. Nel caso di cui si tratta, l'attuale appellante è titolare di un segno distintivo (la testata della rivista Ciclismo) che corrisponde ad un nome comune ma la cui registrazione è avvenuta legittimamente (l'incontestata diffusione della rivista ha evidentemente indotto 3 Giurisprudenza

4 all'applicazione dell'art. 19 r.d. 21 giugno 1942 n. 929, nel testo novellato dall'art. 19 d.lg. 4 dicembre 1992 n. 480) il 2 agosto 1995, prima cioè della registrazione del domain name "ciclismo.it" presso l'autorità italiana di settore, che risale al 19 luglio Essa è meritevole quindi di tutela nei confronti di un segno identico; e la tutela, in ossequio al ricordato principio dell'unitarietà dei segni distintivi (afferma invero l'art. 13 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come novellato dal d.lg. 4 dicembre 1992 n. 480: "1. é vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi"), deve avvenire anche quando il contrasto si verifichi con un segno atipico, quale il domain name, destinato a svolgere la propria funzione individualizzante in un settore (quello della comunicazione via internet) differente da quello della carta stampata, proprio della rivista Ciclismo, dal momento che anche attraverso l'utilizzo di un determinato domain name è possibile svolgere attività di concorrenza sleale o quantomeno generare confusione nel mercato dei consumatori (v. Tribunale Teramo, 5 novembre 2002). Giova ancora osservare che a conclusioni non dissimili si perverrebbe ove si applicasse la normativa del codice della proprietà industriale, introdotta successivamente all'instaurazione del presente giudizio ad opera del d. lg. 10 febbraio 2004, n. 30, il cui art. 22 (Unitarietà dei segni distintivi) prevede che "1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi." Considerando dunque che tutti i segni distintivi di cui si discorre agiscono all'interno dello stesso ambito (quello che ove si trattasse di problemi di concorrenza potrebbe qualificarsi come mercato rilevante), la preferenza va accordata al soggetto che con priorità ha registrato il proprio, così acquisendo il diritto ad ottenere un corrispondente domain name. Ne consegue che al NN va interdetto l'uso del domain name "ciclismo.it". Per ciò che attiene invece alle ulteriori pronunce richieste dall'appellante, va anzitutto escluso che alla risoluzione del contrasto tra più richiedenti la registrazione dello stesso domain name presso il Registro delle Imprese e la competente Registration Autorità Italiana, il giudice ordinario debba concorrere con provvedimenti ulteriori rispetto all'affermazione del diritto controverso; in altre parole, non è previsto che la 4 Giurisprudenza

5 presente decisione debba essere comunicata a Camera di Commercio ed a Registration Autority ad iniziativa dell'ufficio anziché della parte interessata. Quanto a quella forma di risarcimento del danno in forma specifica che può avvenire con la pubblicazione della sentenza sulla stampa periodica, che è prevista dall'art c.c. e che l'appellante richiede, va ricordato che altro è la tutela del marchio, che ha carattere reale ed è posta a difesa di un diritto assoluto sul bene immateriale, altro la tutela apprestata dall'art c.c., che ha natura personale, integrativa della prima e tendente ad assicurare la libera concorrenza anche nell'interesse del pubblico, com'è evidenziato dallo stesso art C.C. laddove, prima di introdurre le varie ipotesi di concorrenza sleale, richiama, per farle salve, le norme concernenti la tutela dei segni distintivi e dei brevetti, facendo così chiaramente intendere la diversità delle due ipotesi (Cass. Civ. Sez. I, 18 agosto 1997, n. 7660; Cass. Civ. Sez. I, 25 settembre 1998, n Cass. Civ. Sez. I, 3 luglio 1992, n. 8157). Nel nostro caso, oltre a non esservi dubbio che il NN non ha utilizzato il proprio domain name "ciclismo.it" per svolgere attività concorrenziali con quelle della testata giornalistica appartenente all'odierna appellante, è altrettanto indubbio che l'appellato non abbia agito con dolo o colpa, cosicché quella previsione sanzionatoria dell'art c.c. citato non è applicabile alla specie concreta; e dall'indiscutibile assenza di un'attività economica, svolta grazie all'uso di quel domain name, consegue l'insussistenza di un pregiudizio economico di cui debba rispondere il convenuto a titolo di danno. Sussistono inoltre ragioni di equità (da ricondurre alla circostanza che il NN, pur operando nello stesso settore in cui si esplica l'attività editoriale dell'appellante, non ha inteso certamente interferire con quella) per dichiarare compensate le spese di lite. P.Q.M. La Corte d'appello di Firenze, Sezione I Civile, in accoglimento dell'appello proposto dalla AA S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Lucca in data 28 febbraio-19 marzo 2003, n. 518 ed in riforma di questa, dichiara il diritto della AA S.p.A. all'uso esclusivo del domain name "ciclismo.it", inibendo all'attuale utilizzatore GG di continuare a farne uso. Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Firenze il 6 maggio Il Presidente Dott. Giovacchino Massetani Il Cons. est. Dott. Giulio De Simone Depositata in cancelleria il col n Giudice Giulio De Simone 5 Giurisprudenza