I marchi in Cina La nuova revisione alla legge marchi cinese Veronica Raffi

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1 Camera di Commercio e Artigianato di Verona I marchi in Cina La nuova revisione alla legge marchi cinese Veronica Raffi Murgitroyd & Company 2014

2 Introduzione Come proteggere il proprio marchio in Cina. Panoramica sulla legislazione cinese in materia di marchi. Panoramica sugli accordi internazionali di cui é parte la Cina Informazioni pratiche: come registrare un marchio Murgitroyd & Company 2014

3 Trade Mark filing trends

4 Trade Mark Filings CHINA Murgitroyd & Company 2014

5 Normativa nazionale Legge marchi (emanata il 23 agosto 1982 ed in vigore dal 1 marzo 1983, successivamente modificata il 22 febbraio 1993 e il 27 ottobre 2001). Regolamento attuativo della Legge marchi ( emanato il 3 agosto 2002, ed entrato in vigore il 15 settembre 2002); Rules for Trademark Review and Adjudication (emanata nel 1995 e revisionata nel 2002). Regolamento attuativo del Trattato internazionale sulla Registrazione dei marchi Madrid Agreement (emessa dal SAIC in data 17 aprile 2003).

6 Convenzioni internazionale Convenzione istitutiva di WIPO di cui la Cina é parte a partire dal 3 giugno Convenzione di Parigi sulla protezione della Proprieta Industriale, di cui la Cina é parte a partire dal 19 marzo Accordo di Madrid sulla Registrazione di Marchi Internazionali, in vigore per la Cina dal 4 ottobre Accordo di Nizza sulla classificazione dei prodotti e servizi ai quali si applicano I marchi di fabbrica o di commercio, in vigore per la Cina dal 9 agosto Protocollo di Madrid sul marchio Internazionale, in vigore per la Cina dal 1 dicembre 1995.

7 Autorità competenti L autorità competente ad effettuare la registrazione dei marchi in Cina è l Ufficio cinese per i marchi, con sede a Pechino, che è parte della State Administration for Industry and Commerce (SAIC). China Trade Mark Review and Adjudication Board, con sede a Pechino che ha il compito di rivedere le decisioni prese dall Ufficio marchi nelle fasi di registrazione del marchio. E un organismo che opera indipendentemente dall Ufficio cinese per i marchi. Competente in materia di violazioni dei diritti sui marchi è la SAIC e le Amministrazioni per l industria ed il commercio locali.

8 FIRST TO FILE IL Principio del first to file chi per primo deposita la domanda di marchio per primo acquisisce il diritto alla registrazione, a differenza dell italia non é riconosciuto un diritto all uso, quindi il diritto non nasce con l uso ma con la registrazione. E quindi indispensabile registrare il marchio con largo anticipo rispetto all inizio dell attività commerciale in Cina, ad oggi i tempi per ottenere la registrazione del marchio sono di circa 2-4 anni e gli effetti della tutela decorrono solo a partire dalla data in cui il marchio é effettivamente registrato, e non dalla data di deposito come in Italia. Non registrare il marchio per tempo vi espone al rischio che altri vi provvedano, con gravi conseguenze, quali l impossibilità di registrare il proprio marchio in Cina e il suo uso, il blocco dei propri prodotti sul mercato cinese.

9 FIRST TO FILE Quindi se esiste un ostacolo alla Vs. registrazione cosa potete fare: - acquistare il proprio marchio da chi lo ha registrato illecitamente a un prezzo spesso molto elevato e comunque superiore rispetto ai costi di registrazione; oppure iniziare lunghe e costose battaglie legali per il recupero del Vs. marchio e il risarcimento danno. Quindi la registrazione rappresenta il titolo più semplice, efficace e sicuro per azionare i propri diritti di marchio in Cina. Esiste una tutela particolare per il marchio non registrato a condizione che sia famoso ed esistono rimedi civilistici in materia di concorrenza sleale, che peraltro non sono sempre di agevole applicazione e comportano oneri probatori ed investigativi molto onerosi.

10 Come registrare un marchio: aspetti pratici DUE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE La Registrazione Internazionale presso l Organizzazione Mondiale per la proprietà Intellettuale (OMPI a Ginevra) La Registrazione presso l Ufficio cinese per i marchi. Con sede a Pechino.

11 Come registrare un marchio: aspetti pratici Occorre sempre una attenta valutazione circa l opportunità di adottare l una o l altra soluzione. Per richiedere la Registrazione Internazionale estesa alla Cina occorre essere già titolare di una registrazione/domanda nazionale o comunitaria (registrazione/domanda di base). Non è necessario nominare un rappresentante professionale, sebbene sia sempre consigliabile, è necessario conoscere i profili tecnico giuridici delle procedure. Invece, per il deposito nazionale in Cina il cittadino straniero o e le imprese straniere non registrate in Cina, dovranno nominare un rappresentante professionale. Principio first to file

12 Come registrare un marchio: aspetti pratici Occorre ricordare che la registrazione in Cina non copre le Regioni Amministrazione speciale di Hong Kong e Macao. Anche Taiwan e Singapore costituiscono una giurisdizione a parte e quindi, se si volesse estendere la protezione anche a queste regioni, occorrerà richiedere la registrazione attraverso la procedura specifica e con il supporto di un legale esperto che potrà assistervi.

13 Check list finale Ricerca di anteriorità prima di depositare una domanda di marchio. Validità del marchio secondo la legge cinese. Monitorare il mercato attraverso un servizio di sorveglianza volto a verificare che terzi non registrino marchi identici o simili. Onere d uso del marchio entro 3 anni dalla registrazione il marchio deve essere usato, importante essere diligenti e raccogliere e conservare le prove d uso. La durata della registrazione è 10 anni dalla concessione.

14 LA TRASLITTERAZIONE Registrare la traslitterazione del marchio per una tutela più efficace La traslitterazione del nome dell azienda, del proprio nome e del marchio sono da valutare attentamente. Infatti, è sempre consigliabile scegliere un nome che sia facile da pronunciare e che abbia un significato accattivante, che si possa «fissare» nella mente del consumatore. La traslitterazione può essere fatta attraverso una semplice assonanza con il nome originario senza preoccuparsi del significato Oppure si può tenere conto del solo nucleo semantico della parola originale senza badare alla somiglianza fonetica Oppure cercare di coniugare la somiglianza fonetica con un significato gradevole e pertinente

15 LA TRASLITTERAZIONE ALCUNI ESEMPI Uno degli esempi più noti é la Coca Cola che in cinese si chiama KEKOU KElE ( piacevole per la bocca) Oppure la PEPSI che non è stata da meno scegliendo BaiShi KeLE (rende felice ogni cosa). Esempi di marchi che hanno cercato semplicemnete l assonanaza con il nome originario senza preoccuparsi del significato: Armani (AMaNi) Luis Vuitton (LuYi WeiDeng) Fendi (FenDi), FIAT (FeiYaTe), FERRARI (FaLaLi), NESTLE usa in Cina il marchio Que Chao ( nido di rondine) che ricorda il logo molto conosciuto che raffigura appunto un nido.

16 LA TRASLITTERAZIONE WRIGLEY, il produttore di chewingum, ha sfruttato il proprio marchio che rappresenta una freccia per creare in Cina il marchio Jian Pai che tradotto signinfica marchio della freccia» BVLGARI é stato tradotto con BaoJiaLi (prezioso, buono e bello), IKEA é YiJia (casa confortevole). MERCEDES-BENZ é BenChi (rapida veloce), BMW é BaoMa (cavallo prezioso).» STARBUCKS ha scelto un approccio «ibrido» Xing Ba Ke combinando la traduzione della parola STAR (Xing) con la traslitterazione del suono Ba Ke. La traslitterazione in questo caso non ha alcun significato in cinese ma crea una similitudine fonetica con il marchio in caratteri latini

17 La nuova legge Marchi La nuova legge marchi In seguito a consultazioni durate quasi 10 anni, l Assemblea Nazionale Cinese ha approvato la Decisione sulla revisione della Legge sui marchi Commerciali della Repubblica Popolare Cinese, il 30 agosto 2014, con la quale viene adottato il terzo emendamento alla legge nazionale sui marchi commerciali. L entrata in vigore è prevista 1 maggio 2014

18 Aree d intervento della riforma La nuova legge marchi Principio della buona fede battaglia contro l usurpazione dei marchi!!!! Tempi necessari all esame della domanda di registrazione fino alla registrazione del marchio Azioni amministrative contro una domanda di registrazione di un marchio (opposizione) e azioni amministrative contro una registrazione di marchio Marchi che godono di notorietà Registrazione in più classi merceologiche Determinazione dei danni risarcibili Onere della prova Regolamentazione delle attività delle agenzie di registrazione dei marchi Altre modifiche

19 La nuova legge marchi Tempi necessari all esame della domanda di registrazione fino alla registrazione del marchio Il procedimento di esame di una domanda di marchio dovrà essere completato in 9 mesi. Il periodo di revisione in caso di opposizione in cui l ufficio marchi decide riguardo all opportunità della stessa non può essere superiore a 12 mesi, é prevista la possibilità di estendere tale termine per altri 3 mesi. Azioni di nullità basate sui requisiti di registrabilità del marchio devono essere completate in 9 mesi (prorogabile per altri 3) Azioni di nullità basate su diritti anteriori devono essere completate in 12 mesi (prorogabile per altri 6 ) Azione di cancellazione per non uso deve essere completata entro 9 mesi (prorogabili per altri 3 mesi).

20 La nuova legge marchi Marchi che godono di notorietà Esiste già in Cina una tutela per il marchio che gode di notorietà. La nuova legge precisa che dovrà essere il titolare del marchio, nell ipotesi di violazione dei propri diritti di marchio (ad esempio nel corso di procedimenti contraffazione sia di tipo amministrativo sia giudiziario) a richiedere il riconoscimento dello status di marchio che gode di notorietà. Impedisce l uso di parole o frasi celebri sui prodotti, sul packaging, nella pubblicità, durante le fiere o altre attività promozionali, impedendo che le aziende aumentino la riconoscibilità del proprio prodotto traendo vantaggi da marchi altrui. Registrazione multiclasse La revisione introduce la possibilità di rivendicare più classi di prodotti e servizi nella stessa domanda di marchio. Tale possibilità comporterà un risparmio per i titolari delle domande che ad oggi sono costretti a depositare una domanda per ogni classe merceologica.

21 La nuova legge marchi Determinazione dei danni risarcibili Il calcolo dei danni risarcibili può essere fino a tre volte i benefici ottenuti dall infrazione stessa o tre volte le perdite sofferte dal titolare del diritto. Inoltre la revisione prevede, nell ipotesi in cui non sia possibile determinare il danno subito dal titolare del marchio, che il tribunale possa a propria discrezione stabilire l ammontare del risarcimento fino ad un massimo di 3 mil. di RMB (circa 360 mila euro). Ad oggi era prevista una somma pari a RMB (circa euro). Onere della prova L attuale legge prevede che l onere di dimostrare la violazione del marchio sia unicamente a carico di parte attrice, mentre le nuove disposizioni in materia prevedono che lo stesso tribunale possa ordinare a parte convenuta di presentare i libri contabili e altri documenti ai fini della determinazione dei danni. In caso di rifiuto il tribunale potrà procedere autonomamente e a propria discrezione sulla base delle richieste dell attrice e sulla base delle prove a disposizione.

22 La nuova legge marchi Regolamentazione delle attività delle agenzie per la registrazione dei marchi Gli agenti non possono rappresentare un cliente e non possono accettare l incarico nel caso in cui ci sia una chiara malafede o nel caso in cui la domanda di marchio sia in palese violazione di diritti anteriori, come ad esempio copyright, denominazione sociale, marchio che gode di notorietà. In caso di violazione gli stessi agenti possono essere multati fino a RMB 100,000 ( euro) per ciascuna violazione. Altre novità Possibilità di depositare la domanda di marchio attraverso e-filing Oltre ai marchi 3D, alle combinazioni di colori é previsto il deposito di altri marchi c.d. non convenzionali quali i suoni. Nel corso dell esame della domanda di marchio possono essere emesse azioni ufficiali volte alla richiesta di chiarimenti o modifiche della domanda stessa.

23 QUALCHE CASO INTERESSANTE MBLW società cinese che usava il proprio marchio per identificare una catena di negozi di abbigliamento in diretta concorrenza con il marchio BMW, che in Cina anche nel settore dell abbigliamento e accessori incontra notevole successo. BMW é riuscita a fermare MBLW sulla base delle norme sulla concorrenza sleale

24 QUALCHE CASO INTERESSANTE Nonostante la grande attenzione alla traslitterazione del proprio marchio, Starbucks é stata vittima di brand cloning da parte di una società di Shangai che aprì numerosi coffee shop usando un marchio che richiamava sia i colori sia il logo di Starbucks. La società Xingbake Coffee House tradotto in Star Coffee House. Stabucks riuscì dopo numerosi azioni legali a far chiudere i negozi.

25 QUALCHE CASO INTERESSANTE Il TRAB ha rigettato la richiesta di VOLVO base della diversa pronuncia. ritendo non confondibili i due marchi sulla

26 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE Veronica Raffi