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Indice 3 In cosa consiste. 3 Come si effettua una ricerca di anteriorità. 3 Le banche dati dei marchi con effetto in Italia. 3 Come valutare i marchi anteriori identici e simili. 4 Limiti giuridici e di fatto nell'espletamento della ricerca. 5 Rilevanza della ricerca ai fini del lecito uso di un marchio nel mercato. INTRODUZIONE Capita spesso che imprese di piccole/medie dimensioni decidano di svolgere una ricerca di anteriorità al momento di depositare la relativa domanda di registrazione del marchio, nella errata (e diffusa) convinzione che l'uso del marchio nel mercato non configuri alcuna violazione. Tale prassi risulta tuttavia molto rischiosa in quanto già la registrazione della ragione sociale presso la camera di commercio, nonchè l'uso della stessa nel mercato, ovvero l'uso di un marchio nel mercato, può rappresentare una violazione dei diritti di terzi, titolari di uno o più marchi anteriori, depositati/registrati e/o notori. Ciò premesso, la ricerca di anteriorità andrebbe correttamente svolta prima di registrare la propria ragione sociale e prima di utilizzare il proprio marchio nel mercato al fine di limitare il rischio di dover cambiare la propria ragione sociale, ovvero, i rischi di subire azioni legali, finalizzate per esempio, al sequestro/ distruzione della merce che reca il marchio, all'ordine di rettifica della ragione sociale, al risarcimento dei danni causati, ovvero, per ovviare alla irrogazione delle sanzioni previste dal codice penale le quali prevedono pene detentive fino a 4 ani di reclusione, oltre a multe fino a 35.000 Euro. Pertanto, ogni volta che un soggetto detiene e commercializza merce il cui marchio non sia mai stato oggetto di una attenta ricerca di anteriorità, si espone al rischio di subire contestazioni da parte dei titolari dei marchi anteriori. Quando ciò si verifica, il titolare del marchio anteriore può decidere se inviare una lettera di diffida affinchè il terzo cessi dall'uso del marchio e/o dalla commercializzazione dei prodotti che recano il marchio, ovvero può intentare una azione legale affinchè sia accertata la condotta lesiva, ne siano rimossi gli effetti, e venga comminata una sanzione economica che reintegri il titolare dei danni subiti. Nei casi più gravi, la condotta lesiva può integrare i requisiti del reato penale, procedibile sia ad azione di parte che d'ufficio.

IN COSA CONSISTE. La ricerca di anteriorità si caratterizza per essere una ricerca dei marchi e dei segni distintivi anteriori depositati, registrati e con validità in un determinato territorio. E' inoltre possibile effettuare ricerche di uso dei marchi, in quanto anche i marchi utilizzati e non registrati, ricorrendo determinate condizioni, possono opporsi all'uso ed alla registrazione dei marchi successivi. COME SI EFFETTUA. E' possibile effettuare una prima ricerca di massima finalizzata a valutare se il marchio che si intende utilizzare è sicuramente in violazione di un diritto anteriore. Nel caso in cui si desideri utilizzare il marchio nel territorio italiano, la ricerca va effettuata nelle banche dati online degli uffici marchi con validità in Italia, accessibili al pubblico gratuitamente. Nell interfaccia delle banche dati è possibile effettuare una ricerca testuale indicando la denominazione corrispondente al marchio che si desidera cercare e denominazioni simili. Se i risultati della ricerca evidenziano l'esistenza di marchi identici per prodotti identici o simili, è possibile affermare con una verosimile certezza che l'uso di tale marchio nel mercato avviene e/o avverrà in violazione dei diritti anteriori. In tale ipotesi si consiglia di cessare dall'uso del marchio immediatamente. Se si riscontrano dei marchi simili è opportuno consultare un consulente esperto al fine di valutare la confondibilità giuridica tra i marchi, nonché di analizzare i rischi sia di natura civile che penale derivanti dall'uso di tale marchio. LE BANCHE DATI DEI MARCHI CON EFFETTO IN ITALIA UIBM (marchi italiani) Ufficio Italiano Brevetti e Marchi http://www.uibm.gov.it/uibm/dati UAMI (marchi comunitari) Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno https://oami.europa.eu/esearch/#basic OMPI (marchi internazionali) Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp COME VALUTARE I MARCHI ANTERIORI IDENTICI E SIMILI. Per interpretare i risultati della ricerca di marchi anteriori è necessaria una conoscenza approfondita delle norme che 3 regolano i diritti e l'uso del marchio, nonché delle sentenze nazionali e comunitarie che nel tempo hanno disciplinato l'evolversi della materia normativa. Ciò in quanto anche l eventuale esistenza di marchi anteriori simili per prodotti identici/simili può configurare una condotta lesiva. Per l'analisi della somiglianza rilevante ai fini della normativa di riferimento è indispensabile rivolgersi ad un consulente marchi o ad un avvocato esperto di diritto industriale. "ANCHE I MARCHI ANTERIORI SIMILI POSSONO OPPORSI ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO SE SI RAVVISA UN RISCHIO DI CONFUSIONE PER IL PUBBLICO"

Ciò che un legale esperto è in grado di analizzare, avendo cognizione della normativa di diritto industriale e della giurisprudenza di settore, è il rischio di confusione, ovvero la valutazione della confondibilità giuridica tra i marchi. Il consulente è inoltre in grado di suggerire se sarà possibile argomentare giuridicamente in difesa della registrazione e dell uso del marchio, ovvero se è opportuno limitare i prodotti/servizi, nonchè, in alcuni casi, può indicare i parametri da seguire per la modifica del marchio nell ottica di limitare il rischio di ricevere contestazioni. Assume pertanto notevole importanza la corretta ed analitica indicazione delle classi di prodotti e servizi utilizzati con il marchio non soltanto per definire l'ambito di tutela del marchio in fase di registrazione, bensì per delineare il rischio di confusione con i marchi anteriori. Sarà pertanto possibile ovviare all'insorgere di contenziosi delimitando esattamente l'ambito di tutela e di uso del marchio. Ciò riveste ancora maggiore rilievo a seguito della sentenza della Corte di Giustizia "IP translator" e della nuova prassi introdotta anche dall'ufficio marchi italiano la quale impone una analitica indicazione dei prodotti/servizi al momento di depositare una domanda di registrazione del marchio. Infine, il consulente potrà valutare il rischio che il marchio sia oggetto di contestazioni analizzando l esatto ambito merceologico in cui il titolare del marchio anteriore pone in essere effettivamente la propria attività, piuttosto che valutare la litigiosità del titolare del marchio anteriore, analizzando se in passato ha posto in essere opposizioni/cancellazioni/azioni legali contro terzi per l uso di marchi identici/simili. LIMITI GIURIDICI E DI FATTO NELL'ESPLETAMENTO DELLA RICERCA. Al momento di effettuare una ricerca di anteriorità, è inoltre opportuno considerare quanto segue: I) Le medesime banche dati on-line degli uffici marchi contengono un disclaimer per eventuali incongruenze, omissioni, ritardi nell aggiornamento dei dati ivi contenuti. II) Ci sono dei tempi tecnici di aggiornamento delle banche dati. III) E' il titolare del marchio anteriore che decide se agire contro il marchio successivo, ed, ovviamente, non è possibile sapere con certezza se deciderà di porre in essere una contestazione o meno. IV) La stessa ricerca di anteriorità non tiene conto, per definizione, dei marchi rinomati non registrati, i quali, secondo le disposizioni di diritto industriale, legittimano il titolare ad agire contro terzi che utilizzino marchi identici/simili. In proposito, ricerche più estese di quelle presso le singole banche dati, analizzano anche gli altri segni commerciali (ragioni sociali. nomi a dominio internet) le quali, possono rappresentare un indice circa l'esistenza di marchi rinomati non registrati. Anche le indicazioni di origine possono rappresentare un ostativo all'uso ed alla registrazione dei marchi a breve.

Altri profili di analisi dei risultati, non meno importanti, rivestono un carattere più tecnico-giuridico o richiedono strumenti di ricerca più avanzati. Ad esempio, le banche dati sopra citate permettono di effettuare ricerche sulla base del solo criterio testuale, non consentendo di rilevare eventuali identità o somiglianze sotto il profilo fonetico/grafico/concettuale anche esse rilevanti per determinare il rischio di confusione con i marchi anteriori. Possono infine rappresentare un valido diritto anteriore, i nomi a dominio internet, le ragioni sociali e le indicazioni di origine. Tutto ciò premesso, è indispensabile affidare la ricerca e l'analisi dei marchi anteriori ad un consulente legale esperto in grado di eseguire la ricerca di anteriorità secondo i criteri normativi rilevanti, nonchè competente nell'interpretazione dei risultati ottenuti. RILEVANZA DELLA RICERCA AI FINI DEL LECITO USO DEL MARCHIO NEL MERCATO. La ricerca di anteriorità non conferisce garanzie assolute, bensì limita sensibilmente il rischio di essere oggetto di azioni legali a carattere civile, nonchè può ovviare al rischio di incorrere in sanzioni penali. In particolare, l'espletamento di una ricerca di anteriorità può contribuire ad escludere il dolo del soggetto che commercializza merce in violazione di altrui diritti di marchio, ovviando così all'irrogazione delle relative pene detentive. La ricerca di anteriorità può infine essere utilizzata per assistere l'impresa nella scelta del marchio suggerendo opportune modiche affinchè si limiti il rischio di ricevere contestazioni. 5

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