SOMMARIO. Elenco dei mandatari abilitati Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Transcript

1 SOMMARIO GU 1/2005 Pagina Decisione EX-04-4 del presidente dell Ufficio del 25 novembre 2004 recante adozione delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all Ufficio... 7 Decisione EX-04-5 del presidente dell Ufficio del 30 novembre 2004 relativa ai giorni di chiusura dell Ufficio per la ricezione dei documenti ed ai giorni in cui non viene distribuita la normale corrispondenza... 9 Direttive relative ai procedimenti dinanzi all Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) - Parte B, Esame Modifiche (Capitolo 13) Direttive relative ai procedimenti dinanzi all Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) - Parte E, Sezione 2 Trasformazione Direttive relative ai procedimenti dinanzi all Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) - Parte E, Capitolo 5 Licenze Comunicazione n. 11/04 del presidente dell Ufficio del 21 ottobre 2004: Informativa non vincolante circa l esito del procedimento di esame Comunicazione n. 12/04 del presidente dell Ufficio del 20 ottobre 2004 concernente l accettazione ed il trattamento di documenti in formato CD ROM inerenti a rivendicazioni di priorità rilasciati dall Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti (USPTO) per disegni e modelli comunitari Elenco dei mandatari abilitati Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Seconda Sezione) del 30 giugno 2004 nella causa T-107/02 (BIOMATE) Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 10 novembre 2004 nella causa T-402/02 (Bonbonverpackung)

2 DECISIONE EX-04-4 DEL PRESIDENTE DELL UFFICIO del 25 novembre 2004 recante adozione delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all Ufficio IL PRESIDENTE DELL UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCA- TO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, segnatamente l articolo 119, paragrafo 2, lettera a), dopo aver consultato, ai sensi dell articolo 121, paragrafo 5, del citato regolamento, il Consiglio di amministrazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECI- SIONE: Articolo 1 Le seguente direttive relative ai procedimenti dinanzi all Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli), allegate alla presente decisione, sono adottate: 1. parte B, capitolo 13; 2. parte E, capitolo 2, trasformazione; 3. parte E, capitolo 5, licenze. Articolo 2 Le direttive di cui all articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell Ufficio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Ufficio. Fatto ad Alicante, addì 25 novembre 2004 Wubbo de Boer Presidente DECISIONE EX-04-5 DEL PRESIDENTE DELL UFFICIO del 30 novembre 2004 relativa ai giorni di chiusura dell Ufficio per la ricezione dei documenti ed ai giorni in cui non viene distribuita la normale corrispondenza IL PRESIDENTE DELL UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCA- TO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, segnatamente l articolo 119, paragrafo 2, lettera a), considerando che la regola 72, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in appresso «il regolamento di esecuzione»), prevede che il presidente dell Ufficio fissi i giorni in cui l Ufficio non è aperto al pubblico per la ricezione dei documenti; considerando che qualsiasi termine che scade in un giorno in cui l Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti è prorogato al primo giorno lavorativo in cui l Ufficio è aperto per la ricezione dei documenti e in cui viene distribuita la normale corrispondenza; considerando che qualsiasi termine che scade in un giorno in cui l Ufficio, sebbene aperto al pubblico, non riceve la normale corrispondenza è prorogato al primo giorno lavorativo in cui l Ufficio è aperto per la ricezione dei documenti e in cui viene distribuita la normale corrispondenza; considerando che la decisione ADM del presidente dell Ufficio, del 22 dicembre 1995 (GU 1995, p. 487), ha stabilito che l Ufficio non è aperto al pubblico i sabati e le domeniche, Il 28 marzo (Lunedì dell Angelo) Il 7 aprile (Santa Faz) Il 5 maggio (Ascensione) Il 9 maggio (Dichiarazione Schuman) Il 16 maggio (Lunedi di Pentecoste) Il 24 giugno (Santa Faz) Il 15 agosto (Assunzione) Il 12 ottobre (Festa nazionale spagnola) Il 1 novembre (Festa dei Santi) Il 6 dicembre Dal 24 al 31 dicembre. Articolo 2 L 8 dicembre (Immacolata Concezione) 2005 l Ufficio non riceve la normale corrispondenza, ai sensi della regola 72, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1º gennaio Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Ufficio. Fatto ad Alicante, addì 30 novembre 2004 Wubbo de Boer Presidente HA ADOTTATO LA PRESENTE DECI- SIONE: Articolo 1 Nel corso del 2005, i giorni festivi ufficiali nei quali l Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti sono i seguenti: Il 6 gennaio (Epifania) Il 25 marzo (Venerdì Santo)

3 DIRETTIVE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DINANZI ALL UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Parte B, Esame Modifiche (Capitolo 13) Indice 13.A Introduzione 13.B L UAMI in quanto ufficio d origine 13.B.1. Esame e trasmissione di domande internazionali 13.B.1.1. Tassa di trasmissione 13.B.1.2. Corretta compilazione del modulo 13.B.1.3. Trasmissione della domanda internazionale 13.B.2. Designazioni successive 13.B.3. Notifica di fatti riguardanti la registrazione di base 13.B.4. Trasmissione di modificazioni riguardanti la registrazione internazionale 13.B.4.1. Casi in cui le richieste di modificazione devono essere trasmesse senza essere sottoposte ad esame 13.B.4.2. Casi in cui le richieste di modificazione devono essere trasmesse in seguito ad un esame limitato 13.B.4.3. Trasferimento della designazione della CE 13.B.5. Rapporto con l Intesa di Madrid 13.C L UAMI in quanto ufficio designato 13.C.1. Quadro generale 13.C.2. La domanda internazionale o la designazione successiva della CE 13.C.3. Ricezione, prima ripubblicazione, ricerche e formalità 13.C.3.1. Ricezione da parte dell OMPI 13.C.3.2. Prima ripubblicazione 13.C.3.3. Seconda lingua 13.C.3.4. Ricerche 13.C.3.5. Rivendicazione di preesistenza 13.C.3.6. Regolamento d uso 13.C.3.7. Gestione delle tasse e pagamenti 13.C.4. Motivi assoluti di rifiuto 13.C.4.1. Classificazione 13.C.4.2. Esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto 13.C.4.3. Procedura in caso di rifiuto 13.C.5. Osservazioni di terzi 13.C.5.1. Tempi 13.C.5.2. Esame 13.C.5.3. Informazione del titolare e dell autore delle osservazioni 13.C.6. Procedura d opposizione 13.C.6.1. Assenza di opposizioni e «impedimenti assoluti ok» (prima dichiarazione di concessione della protezione inviata) 13.C.6.2. Assenza di opposizioni e rifiuto provvisorio per impedimenti assoluti pendente 13.C.6.3. Presentazione di un opposizione 13.C.6.4. Rifiuto provvisorio (basato su opposizioni ammissibili dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli) 13.C.6.5. Conferma o ritiro del rifiuto provvisorio 13.C.7. Seconda pubblicazione (dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli) 13.C.8. Rivendicazioni di preesistenza dinanzi all UAMI 13.C.9. Designazioni successive 13.C.10. Differenze rispetto al sistema diretto

4 La parte B, Direttive di esame, delle Direttive relative ai procedimenti dinanzi all Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) (GU UAMI 1996, pag. 1324, e GU UAMI 2004, pag. 796) è modificata con l aggiunta del seguente paragrafo A INTRODUZIONE 1. Scopo delle presenti direttive è illustrare le conseguenze pratiche del collegamento del marchio comunitario con il protocollo di Madrid per quanto attiene ai procedimenti e ai criteri applicabili all esame e all opposizione dinanzi all UAMI. Il paragrafo 13.B riguarda i compiti dell UAMI in quanto ufficio d origine, vale a dire in caso di domande internazionali «in uscita». Il paragrafo 13.C riguarda i compiti dell UAMI in quanto ufficio designato, vale a dire in caso di registrazioni internazionali «in entrata», e spiega come il nuovo sistema sarà applicato dall Ufficio, a partire dalla notifica di una registrazione internazionale da parte dell OMPI fino al momento in cui viene trasmessa all OMPI la decisione definitiva di accogliere o respingere la designazione. 2. Le direttive non intendono aggiungere o togliere alcunché dalla sostanza del nuovo titolo XIII RMC e delle regole REMC, né potrebbero farlo. L Ufficio è inoltre vincolato dalle disposizioni del protocollo di Madrid e dal regolamento di esecuzione comune. Gli esaminatori saranno altresì tenuti a consultare la «Guida alla registrazione internazionale dei marchi», pubblicata dall OMPI, e le presenti direttive si propongono di evitare di ripetere quanto in essa già formulato. In caso di conflitto tra le presenti direttive e qualsiasi disposizione contenuta in uno di questi testi, prevarranno questi ultimi. 3. Ai fini delle presenti direttive, saranno utilizzati i seguenti acronimi specifici: DI: domanda internazionale depositata presso l UAMI in quanto ufficio d origine; RI: registrazione internazionale che designa la CE (avente l efficacia di una domanda di marchio comunitario o di una registrazione di marchio comunitario, a seconda del momento determinante); SPM: sistema del protocollo di Madrid (parte del nostro sistema IT); DF: dipartimento Finanze; REC: regolamento di esecuzione comune ai sensi dell Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e il protocollo relativo a tale Intesa; DCP: (prima o seconda) dichiarazione di concessione di protezione. 13.B L UAMI IN QUANTO UFFICIO D ORIGINE I compiti dell UAMI in quanto ufficio d origine includono essenzialmente: l esame e la trasmissione delle domande internazionali (v. 13.B.1.); l esame e la trasmissione delle designazioni successive (v. 13.B.2.); la notifica all OMPI di taluni fatti riguardanti la registrazione di base nel corso dei cinque anni che costituiscono il periodo di dipendenza (v. 13.B.3.); la trasmissione di talune richieste di modificazioni nel registro internazionale (v. 13.B.4.). Tutte queste procedure rientrano nella sfera di competenza del dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli. 13.B.1. Esame e trasmissione di domande internazionali Le domande internazionali possono essere depositate presso l UAMI (articolo 141 RMC). Esse richiedono il pagamento della tassa di trasmissione (v. 13.B.1.1.); l esistenza di una registrazione o di una domanda di marchio comunitario di base («marchio di base») (v. 13.B ); l identità della domanda internazionale con il marchio di base (v. 13.B ); la corretta compilazione del modulo MM 2 o EM 2 (v. 13.B.1.2.). 13.B.1.1. Tassa di trasmissione Una domanda internazionale depositata presso l UAMI non si considera depositata se non a seguito del pagamento della tassa di trasmissione di 300 euro contestualmente alla domanda stessa (articolo 142, paragrafo 5, RMC; articolo 2, punto 31, RTMC). Il pagamento deve essere effettuato presso l UAMI, utilizzando una delle modalità accettate (per ulteriori dettagli, v. parte C, capitolo 1, II. 2). Conto corrente: se la persona che presenta la domanda internazionale dispone di un conto corrente presso l UAMI, tale conto sarà automaticamente addebitato e la tassa sarà considerata pagata per tempo. L errata compilazione delle caselle relative al pagamento della tassa (rigo 0.4 nel modulo UAMI EM 2) non pregiudica la validità del pagamento effettuato. Altre modalità di pagamento: in pratica, quando il pagamento è effettuato mediante bonifico, è pressoché impossibile che la tassa pervenga il giorno stesso della ricezione della domanda internazionale. Anche in questo caso, non si verificano conseguenze negative immediate. Se, tuttavia, nel corso dell esame della domanda internazionale l esaminatore si accorge che la tassa non risulta ancora versata, provvede ad informare il richiedente, mediante lettera standard M 104, che la domanda non verrà considerata depositata fintantoché la tassa richiesta non sia stata versata e che la data del pagamento sarà la data di ricezione che l Ufficio comunicherà all OMPI, confor-

5 memente alla regola 104 (v. regola 103, paragrafo 1, REMC). Qualora il pagamento non sia stato ancora effettuato, l UAMI rifiuterà la trasmissione della domanda internazionale all OMPI inviando la lettera standard M 100. Tutte le altre tasse devono essere pagate direttamente all OMPI (articolo 145 RMC); l UAMI non trasmette tasse all OMPI. Al contrario, esse sono rinviate al mittente. Il tabulato del calcolo delle tasse (allegato al modulo OMPI MM 2) è un elemento essenziale della domanda internazionale, nel senso che la sua mancata compilazione costituisce per l OMPI un irregolarità. I moduli EM 2 in inglese, francese e spagnolo contengono tale tabulato nella rispettiva lingua; in tutte le altre versioni dell EM 2, il richiedente deve allegare il tabulato nella lingua appropriata (ossia quella in cui la DI deve essere trasmessa all OMPI). L UAMI non verifica, tuttavia, la presenza del tabulato di calcolo delle tasse, né la sua corretta compilazione. L esaminatore si limita infatti a trasmettere all OMPI la domanda come allegato scansionato ad un messaggio di posta elettronica, senza però verificarne il contenuto o la lingua di presentazione. Qualsiasi domanda relativa alla modalità o all importo del pagamento deve essere rivolta all OMPI. In alternativa, è possibile consultare il calcolatore delle tasse dell OMPI, disponibile presso il sito Alla ricezione di una domanda internazionale, anche in presenza di irregolarità, l esaminatore rilascia una ricevuta, mediante lettera standard M 101 (v. regola 102, paragrafo 3, REMC). 13.B.1.2. Corretta compilazione del modulo 13.B Le diverse versioni del modulo La domanda internazionale deve essere depositata in una delle 20 lingue ufficiali della CE (articolo 142, paragrafo 1, RMC) e deve essere trasmessa all OMPI in una delle tre lingue del protocollo di Madrid (francese, inglese, spagnolo). La lingua può essere liberamente scelta dal richiedente, a prescindere dalla sua nazionalità o cittadinanza o dalle lingue prescelte per il marchio di base. È obbligatorio utilizzare il modulo ufficiale (articolo 142, paragrafo 1, RMC), vale a dire o il modulo OMPI MM 2 (in francese, inglese o spagnolo) o l adattamento UAMI del modulo MM 2 (modulo UAMI EM 2), disponibile in francese, inglese, spagnolo, nonché in tutte le altre 17 lingue ufficiali della CE. I moduli UAMI EM 2 in francese, inglese e spagnolo hanno il medesimo contenuto e quasi la stessa presentazione del modulo OMPI MM 2, con alcune piccole differenze: una sezione introduttiva 0, per l indicazione dei dati relativi al pagamento (rigo 0.4) e l indicazione del numero delle pagine (rigo 0.5); alcune opzioni sono limitate, secondo quanto è applicabile all UAMI (ad esempio, l UAMI è sempre l ufficio d origine e la nazionalità o cittadinanza del richiedente deve riferirsi ad uno degli Stati membri della CE); data l impossibilità dell autodesignazione, la CE non è inclusa nell elenco delle parti contraenti designabili; la riproduzione del marchio non è necessaria né auspicabile, in quanto sarà disponibile nella banca dati dell UAMI. Tutte le altre versioni linguistiche del modulo UAMI EM 2 sono traduzioni del medesimo, contenenti, in aggiunta: caselle (rigo 0.1) per l indicazione della lingua in cui la domanda internazionale sarà trasmessa all OMPI; caselle (rigo 0.3) in cui indicare se sia allegata una traduzione dell elenco dei prodotti e servizi, ovvero se l UAMI sia autorizzato a provvedere alla traduzione; caselle (rigo 0.2) per l indicazione della lingua per la corrispondenza tra l UAMI e il richiedente in merito alla domanda internazionale, vale a dire la lingua di deposito della domanda internazionale o la lingua in cui la stessa sarà trasmessa all OMPI (v. articolo 142, paragrafo 1, seconda frase, RMC); una sezione A finale, con caselle per l indicazione specifica degli allegati (traduzioni allegate). L indicazione delle opzioni ai righi 0.1, 0.2 e 0.3. è obbligatoria. La mancata compilazione del rigo 0.2 comporta l utilizzo automatico della seconda lingua (la lingua dell EM 2). L uso di uno di questi moduli è obbligatorio (v. regola 103, paragrafo 2, lettera a), REMC) e i richiedenti non possono utilizzare altri formulari o modificare il contenuto o la presentazione dei moduli stessi. Tuttavia entrambi i moduli, OMPI MM 2 e UAMI EM 2, sono disponibili su Internet in formato.doc, in modo da rendere possibile l inserimento integrale di tutti i dati necessari nei righi corrispondenti, evitando così la presentazione di allegati. La numerazione dei righi nel modulo UAMI EM 2 segue quella del modulo OMPI MM 2; pertanto, al medesimo rigo corrisponde il medesimo numero, in tutte le versioni. L omissione di alcuni numeri o lettere relativi a righi non applicabili in una determinata situazione o per una lingua particolare è intenzionale e non è da considerarsi un errore. Il modulo deve essere compilato nella stessa lingua in cui è redatto; non è possibile scegliere una lingua diversa da quella del modulo. Fatte salve le espresse indicazioni in calce, tutti i righi applicabili nel modulo devono essere compilati, pena l irregolarità, ai sensi della regola 103, paragrafo 2, lettera a), REMC. 13.B Indicazioni riguardanti il richiedente e i rappresentanti Per quanto concerne il richiedente (sezione 2), devono essere fornite tutte le indicazioni applicabili ai righi 2.a) d), f). Al rigo 2.e), è possibile indicare una lingua di preferenza per la corrispondenza con l OMPI, qualora essa differisca da quella in cui la DI sarà trasmessa all OMPI, lingua comunque non rilevante per l UAMI. (Va rilevato come nel modulo EM 2 in lingua italiana il richiedente debba o possa indicare:

6 al rigo 0.1, la lingua (inglese, francese o spagnolo) in cui la DI dovrà essere trasmessa all OMPI; al rigo 0.2, la lingua in cui desidera intrattenere la corrispondenza con l UAMI; al rigo 2.e), la lingua in cui desidera intrattenere la corrispondenza con l OMPI. L UAMI corrisponderà con l OMPI nella lingua indicata al rigo 0.1.). Nella sezione 3 si devono fornire le indicazioni relative ai requisiti per la presentazione della domanda. I requisiti per la presentazione della domanda presso l UAMI in quanto ufficio d origine possono essere basati sulla cittadinanza o nazionalità, sul domicilio o sulla presenza di uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in uno Stato membro della CE; il richiedente ha la facoltà di scegliere su quale/i criterio/i basare il proprio diritto di presentazione della domanda. Ad esempio, un cittadino danese domiciliato in Germania potrà optare per l ufficio danese, per l ufficio tedesco o per l UAMI come ufficio d origine (resta inteso che dovrà esistere un marchio di base corrispondente) e, qualora opti per l UAMI, avrà facoltà di scegliere se fondare il proprio diritto a presentare domanda sulla propria cittadinanza oppure sul proprio domicilio. Qualora fondi il proprio diritto sulla cittadinanza, l indirizzo indicato al rigo 2.b) non dovrà necessariamente trovarsi nella Comunità e, in tal caso, non sarà necessario specificare altri indirizzi al rigo 3.b), ma si dovrà designare un rappresentante dinanzi all UAMI (articolo 88 RMC). Qualora fondi il proprio diritto sul domicilio (barrando la casella al rigo 3.b) i)), l indirizzo dovrà essere specificato soltanto al rigo 3.b), se diverso dall indirizzo indicato al rigo 2.b). Lo stesso dicasi nel caso in cui il richiedente fondi il proprio diritto su uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in uno Stato membro della CE. L interpretazione del termine è la stessa adottata in altri casi, come nel contesto della rappresentanza professionale (v. parte A, ); ad esempio, una cassetta per le lettere o un indirizzo per la corrispondenza non sono sufficienti. L UAMI accerta i requisiti per la presentazione della domanda in funzione delle indicazioni contenute nel modulo (regola 103, paragrafo 2, lettera f), REMC). L UAMI intrattiene la corrispondenza con il richiedente all indirizzo indicato al rigo 2.b) o c), qualora non sia designato alcun rappresentante dinanzi all Ufficio. Nel rigo 4.a), l indicazione di un rappresentante dinanzi all OMPI è facoltativa. Tale rappresentante non deve necessariamente essere un mandatario abilitato ai sensi dell articolo 89 RMC (v. regola 3, paragrafo 1, REC). L UAMI non intrattiene la corrispondenza con il rappresentante indicato nel rigo 4.a) e si limita a trasmettere tale indicazione all OMPI. Qualora si intenda che il rappresentante designato dinanzi all OMPI dovrà anche essere la persona con cui l UAMI intratterrà la corrispondenza in merito alla domanda internazionale, si dovrà compilare anche il rigo 4.b). Nel rigo 4.b), il rappresentante dinanzi all UAMI può e, qualora il richiedente non abbia un domicilio o uno stabilimento nella CE, deve essere designato. Il rappresentante deve soddisfare le condizioni di cui all articolo 89 RMC (v. parte A, capitolo 6). Qualora il rigo 4.b) non sia compilato, ma un rappresentante sia già iscritto presso l UAMI per il marchio di base, l UAMI corrisponderà automaticamente con tale rappresentante anche in merito alla domanda internazionale. 13.B Esistenza di un marchio di base Il richiedente deve essere titolare di un marchio di base depositato o registrato presso l ufficio d origine e la domanda internazionale deve essere identica al marchio di base. Identità di persone: l identità richiesta è da intendersi in senso stretto; la domanda internazionale non può essere depositata da un licenziatario o da una società affiliata del titolare del marchio di base. Il marchio di base può essere (v. articolo 141, paragrafi 1 e 2, RMC e sezione 5 del modulo UAMI EM 2): una domanda di marchio comunitario, un marchio comunitario registrato, una domanda di marchio comunitario in corso di registrazione; in questo caso, la domanda internazionale è depositata in una fase in cui la domanda di marchio comunitario non è registrata, ma si considera ricevuta alla data della registrazione del marchio comunitario e soltanto allora l UAMI tratterà e trasmetterà la domanda internazionale. La domanda o la registrazione deve essere in corso o valida, vale a dire, non può essere stata definitivamente respinta o dichiarata nulla. Nella sezione 5 vanno indicati il numero e la data di deposito o di registrazione del marchio di base; nei casi di cui all articolo 141, paragrafo 2, RMC, si dovrà indicare soltanto il numero della domanda di marchio comunitario e la data di registrazione sarà inserita dall UAMI. 13.B Rivendicazione di priorità Qualora nella sezione 6 si rivendichi una priorità, si dovranno indicare l ufficio presso il quale è stato effettuato il deposito anteriore, il numero di deposito (se disponibile) e la data di deposito. Non si richiedono certificati ufficiali di priorità e, quindi, non è necessario allegarne, in quanto non verranno trasmessi all OMPI. L esame da parte dell UAMI si limita ad accertare che la sezione 6 contenga le indicazioni richieste, senza estendersi alla validità della rivendicazione. 13.B Identità con il marchio di base Le sezioni da 7 a 9 riguardano il marchio per il quale è presentata la domanda internazionale, nonché la sua identità con il marchio di base. Nel modulo UAMI EM 2, la casella corrispondente al rigo 7.a) è già barrata e l UAMI trasmette sempre la riproduzione del marchio contenuta nella propria banca dati relativamente al marchio di base. Qualora si utilizzi il modulo OMPI MM 2, la riproduzione del mar-

7 chio deve essere fornita e deve essere identica al marchio di base; l UAMI deve accertare il rispetto di tale condizione (regola 103, paragrafo 2, lettera c), REMC). La casella corrispondente al rigo 7.c) deve essere barrata soltanto nel caso in cui il marchio sia effettivamente presentato in caratteri standard. L OMPI considera tutti i marchi come immagini, anche se il marchio di base era un marchio denominativo; tuttavia accetta l indicazione che il marchio deve essere considerato in caratteri standard, quando è questo il caso. È possibile quindi barrare il rigo 7.c): qualora il marchio di base sia un marchio denominativo, oppure nel caso in cui il marchio di base sia stato depositato come marchio figurativo, ma sia di fatto esclusivamente costituito da parole scritte in tipi di caratteri standard (quali Times New Roman o Arial), senza alcun elemento grafico aggiuntivo o effetti tipografici speciali (quali l uso alternato di minuscole e maiuscole, sottolineature, corsivo). Esempio di marchio depositato come marchio figurativo, benché di fatto costituito da caratteri standard: «electronica» (v. decisione della Commissione di ricorso nel procedimento R 177/1998-2, GU UAMI 2001, pag. 482). Al rigo 8.a) è possibile indicare una rivendicazione di colore e l esaminatore dovrà verificare se la medesima rivendicazione sia stata avanzata nel marchio di base o se il marchio di base abbia effettivamente gli stessi colori (v. regola 103, paragrafo 2, lettera e), REMC e regola 9, paragrafo 4, lettera a), punto vii), REC). Se il marchio di base è: un marchio riferito ad un colore o ad una combinazione di colori in quanto tale, un marchio tridimensionale o sonoro, un marchio collettivo, la medesima indicazione è obbligatoria nella domanda internazionale e i righi 7.d) o 9.d) devono essere barrati (v. regola 103, paragrafo 2, lettera d), REMC e regola 9, paragrafo 4, lettera a), punti vii) bis x), REC). Qualora il marchio di base includa una descrizione, la stessa può essere contenuta nella domanda internazionale (rigo 9.e)) (v. regola 103, paragrafo 2, lettera d), REMC e regola 9, paragrafo 4, lettera a), punto xi), REC). Può essere inclusa una rinuncia ad invocare diritti esclusivi, anche se questa non figura nel marchio di base (rigo 9.g)) (v. regola 103, paragrafo 2, lettera e), REMC e regola 9, paragrafo 4, lettera b), punto v), REC). Ai righi 9.b) o c), è possibile fornire una traduzione del marchio, oppure l indicazione che il marchio non ha alcun significato ed è pertanto intraducibile. Tale indicazione è considerata facoltativa sia dall UAMI (non è prevista dalla regola 103) sia dall OMPI (regola 9, paragrafo 4, lettera b), punto iii), REC) e si ignora se essa abbia una rilevanza giuridica dinanzi ad altri uffici designati. Il rigo 9.f) (elementi verbali del marchio) non ha alcuna rilevanza sostanziale ed ha uno scopo prettamente amministrativo, come illustrato nella Guida OMPI, B.II Il rigo 9.a) si riferisce ad una traslitterazione del marchio. In caso di mancata compilazione di tale rigo, l UAMI non si oppone alla domanda internazionale (v. regola 103, paragrafo 2, in cui questo punto di proposito non viene incluso tra i possibili casi di irregolarità). La ragione è che, fatta eccezione per i caratteri dell alfabeto greco, l UAMI considera i marchi non costituiti da caratteri latini alla stregua di marchi figurativi e non accerta se in altre lingue tali elementi costituiscano veri e propri caratteri. L OMPI richiede, tuttavia, una traslitterazione in caratteri latini, qualora il marchio contenga anche caratteri diversi da quelli latini (v. regola 9, paragrafo 4, lettera a), punto xii), REC); in assenza di traslitterazione, ravvisa un irregolarità, che dovrà essere sanata direttamente dal richiedente dinanzi all OM- PI (v. regola 11, paragrafo 2, REC). Peraltro, i righi 9.a), b), c) e f) non sono omessi nel modulo UAMI EM 2, in quanto possono essere utili per il richiedente nei procedimenti dinanzi all OMPI o agli uffici designati. 13.B Elenco dei prodotti e servizi Al rigo 10 il richiedente è invitato a redigere un elenco dei prodotti e servizi, ordinati in base alle classi di appartenenza. L elenco può essere identico o più limitato, ma non più ampio, rispetto a quello del marchio di base. A tal fine il confronto va fatto con l elenco contenuto nel marchio di base al momento della presentazione della domanda internazionale. Esempio: la domanda di base è stata presentata per cinque classi. In seguito ad una opposizione, viene registrata soltanto per la classe 10. Da quel momento, la domanda internazionale può rivendicare soltanto la classe 10 o singoli prodotti inclusi nella classe 10. Entro questi limiti, l elenco può essere diverso per i vari uffici designati. L elenco di prodotti e servizi deve sempre essere redatto nella lingua della domanda internazionale. Laddove tale lingua non sia il francese, l inglese o lo spagnolo (vale a dire la lingua che sarà utilizzata per trasmettere la domanda internazionale all OMPI), il richiedente può allegare una traduzione in tale lingua (articolo 142, paragrafo 3, RMC). In tal caso, si dovrà barrare la prima casella nel rigo 0.3, così come la casella corrispondente nella sezione A (allegato). Diversamente, si dovrà barrare la seconda casella nel rigo 0.3 e l UAMI sarà autorizzato a provvedere alla traduzione o ad utilizzare una traduzione esistente (regole 102, paragrafo 4, e 103, paragrafo 3, REMC). La traduzione è tratta dal marchio di base, ove disponibile, in particolare quando il marchio di base corrisponde a una domanda pubblicata o un marchio comunitario registrato. Qualora ciò non sia possibile, vale a dire se la traduzione della domanda di base non è ancora disponibile o se l elenco, benché più limitato, presenta una formulazione diversa rispetto all elenco fornito per il marchio di base, o ancora se il richiedente ha fornito elenchi diversi per diversi uffici designati, l elenco (o gli elenchi) dovrà (dovranno) essere fatti pervenire quanto prima al Centro di traduzione. Il Centro si è impegnato a fornire la traduzione entro 4 giorni lavorativi. La richiesta di traduzione include tutte le altre parti di testo, quali le rivendica-

8 zioni di colori o le descrizioni, che il richiedente non abbia tradotto. A tal fine, le sezioni 8 e 9 devono essere accuratamente compilate in riferimento alle indicazioni contenute nella sezione A e agli allegati prodotti dal richiedente. Queste traduzioni non saranno poi incluse in EUROMARC per la domanda di base: sarebbe troppo rischioso trascurare differenze o successive modifiche nei due elenchi. Il richiedente non sarà consultato in merito alle traduzioni effettuate dall UAMI. Laddove la traduzione per il marchio di base è già disponibile, il richiedente è già a conoscenza della traduzione. In tal caso, il fatto che egli stesso abbia depositato la medesima traduzione non fa alcuna differenza. L elenco dei prodotti e servizi deve essere ordinato secondo i gruppi appropriati e correttamente classificato. Ciò risulta già accertato quando la classificazione della domanda di marchio comunitario di base è stata già controllata. Diversamente, la classificazione elaborata dal richiedente, oppure, qualora egli non abbia provveduto al riguardo, l elenco dei prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione internazionale, dovrebbe essere semplicemente accettata in quanto tale ai fini della trasmissione della domanda internazionale. Qualora l OMPI ravvisi un irregolarità, l esaminatore si limiterà ad accettare la proposta dell OMPI senza avvalersi della facoltà di cui alla regola 12, paragrafo 2, REC di esprimere un parere diverso. L esaminatore può non fare nulla, il che equivale ad un accettazione della proposta dell OMPI, ma è preferibile una sua espressa manifestazione di assenso all OMPI entro tre mesi, in modo da evitare che decorra un ulteriore termine (v. regola 12, paragrafo 3, REC). Si noti che il richiedente è informato dell irregolarità dall OMPI e può presentare le proprie osservazioni all UAMI, ma non direttamente all OMPI. Non è escluso che il richiedente abbia ragione e, in tal caso, l esaminatore dovrebbe comunicarlo all OMPI. Tuttavia, se il marchio di base è già stato classificato e le osservazioni del richiedente si limitano ad insistere sul mantenimento della stessa classificazione, esse non dovrebbero essere prese in considerazione, poiché non potrebbero comunque impedire che prevalga la posizione dell OMPI. Quando la domanda di base non è ancora classificata, non si dovrebbe tener conto delle osservazioni del richiedente, non essendo egli stato in grado di fornire in primo luogo una corretta classificazione. 13.B Parti contraenti designate Le domande internazionali depositate presso l UAMI sono disciplinate esclusivamente dal protocollo di Madrid. Possono essere designate come parti contraenti unicamente le parti che hanno aderito al protocollo, a prescindere dal fatto che siano o no vincolate anche dall Intesa di Madrid. Nelle caselle nella sezione 11 del modulo UAMI EM 2 sono elencate tutte le attuali parti contraenti del protocollo di Madrid, ad eccezione della CE, in quanto la CE non può essere designata in una domanda internazionale depositata presso l UAMI (impossibilità dell autodesignazione, articolo 3 bis, seconda frase, del protocollo di Madrid). Le parti contraenti che aderiscano al protocollo posteriormente alla pubblicazione del modulo possono essere aggiunte sotto la voce «altri». Il modulo sarà opportunamente e regolarmente aggiornato in modo da includere nell elenco delle caselle le nuove parti aderenti al protocollo. L esaminatore dovrà verificare che almeno una delle designazioni fatte sia valida. Qualora sotto la voce «altri» siano indicati Stati che non abbiano o non abbiano ancora aderito al protocollo, l esaminatore non vi si opporrà, poiché ciò non influisce sulle altre designazioni e per fare in modo che la domanda possa essere trasmessa nel più breve termine. Tuttavia, il richiedente riceverà sicuramente una comunicazione di irregolarità dall OMPI. 13.B Firma La firma del richiedente (sezione 12) è facoltativa. La Comunità non si è avvalsa della facoltà di cui alla regola 9, paragrafo 2, lettera b), REC di esigere la firma del richiedente, in quanto all OMPI vengono trasmessi soltanto i dati e non l originale o un facsimile del modulo. 13.B Altri moduli Qualora siano designati gli Stati Uniti, il richiedente deve allegare il modulo OMPI MM 18 firmato (v. sezione 11, nota **). Tale modulo deve essere sempre compilato in inglese, a prescindere dalla lingua della domanda internazionale. L esaminatore non solleverà obiezioni qualora il modulo MM 18 sia mancante o non risulti debitamente compilato, in quanto ciò non compromette la validità delle altre designazioni. Il modulo OMPI MM 17 consente di rivendicare la preesistenza di un marchio nazionale in una domanda internazionale in cui sia designata la CE. Dato che questo non è possibile nelle domande internazionali per le quali l UAMI costituisce l ufficio d origine, in questi casi la rivendicazione di preesistenza non potrà essere avanzata. Qualsiasi MM 17 comunque allegato alla domanda internazionale non sarà tenuto in considerazione dall esaminatore e non sarà trasmesso all OMPI. 13.B.1.3. Trasmissione della domanda internazionale Qualora esistano irregolarità che, secondo quanto precedentemente indicato al punto 13.B.1.2, debbano essere sanate dal richiedente, l esaminatore emette la lettera standard M 106 concedendo un termine di due mesi per porvi rimedio. Se l irregolarità non è sanata, l esaminatore rifiuta di trasmettere la domanda internazionale inviando la lettera standard M 100. Ciò non preclude un successivo deposito di un altra domanda internazionale. Qualora la lingua della domanda internazionale non sia il francese, l inglese o lo spagnolo, la corrispondenza scritta con il richiedente avrà luogo nella lingua della domanda internazionale, salvo il caso in cui la prima casella del rigo 0.2 sia stata barrata (v. articolo 142, paragrafo 1, seconda frase, RMC). Gli esaminatori sono invitati a cercare di risolvere i problemi, in particolare, nel caso di irregolarità lievi, e a chiedere chiarimenti per telefono al fine di accelerare la procedura. Da parte loro, i richiedenti e i rappresentanti devono rendersi conto che è rischioso spingersi fino al limite del termine di due mesi; al contrario, dovrebbero essere sollecitati a rispondere immediatamente. Infatti, quanto prima l ir-

9 regolarità è sanata, maggiore sarà la possibilità che l esaminatore trasmetta la domanda internazionale entro due mesi mantenendo la data di ricezione come data della registrazione internazionale. Una volta accertata la regolarità della domanda internazionale, l esaminatore la trasmette all OMPI (regola 104 REMC). La trasmissione è effettuata elettronicamente, fatta eccezione per i documenti che non possono essere ridotti in dati XML, quali i tabulati per il calcolo delle tasse o i moduli MM 18; questi documenti saranno trasmessi come allegati scansionati. La trasmissione elettronica contiene la certificazione dell ufficio d origine di cui all articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Madrid. Questo spiega il motivo per cui la sezione 13 del modulo OMPI MM 2 non compare nel modulo UAMI EM 2. L UAMI può ricevere dall OMPI una comunicazione di irregolarità. L irregolarità deve essere sanata dall UAMI o dal richiedente, secondo il tipo della stessa. L esaminatore deve adoperarsi per porre rimedio alle irregolarità di cui alla regola 11, paragrafo 4, REC. 13.B.2. Designazioni successive Le designazioni successive possono essere fatte soltanto dopo che è stata presentata una domanda internazionale iniziale alla quale abbia fatto seguito una registrazione internazionale. Esse non richiedono il pagamento di una tassa di trasmissione. Le designazioni successive devono essere presentate mediante il modulo ufficiale (regola 102, paragrafi 1 e 2, e regola 103, paragrafo 1, lettera a), REMC). Per il francese, l inglese e lo spagnolo va utilizzato il modulo OMPI MM 4. Per queste lingue non esiste una versione UAMI, in quanto per l UAMI non sono necessarie indicazioni speciali. Per le altre lingue ufficiali della CE, si deve utilizzare il modulo UAMI EM 4. Nei moduli MM 4 e EM 4 le indicazioni da fornire sono alquanto ridotte rispetto al modulo MM 2, in quanto si tratta essenzialmente di indicazioni riguardanti il richiedente e i suoi requisiti per la presentazione della domanda, indicazioni relative al rappresentante, all elenco dei prodotti e servizi e alla designazione di parti contraenti aggiuntive aderenti al protocollo di Madrid. Tali indicazioni devono sostanzialmente coincidere con quelle contenute nel modulo MM 2 e anche l esame deve essere sostanzialmente effettuato nello stesso modo. Anche per le designazioni successive e le relative modifiche si devono utilizzare le lettere standard M 101 e M 100. Per quanto concerne i requisiti per la presentazione della domanda, l unica differenza risiede nel fatto che una designazione successiva può essere stata depositata presso l UAMI quando esso non costituiva l ufficio d origine, nel caso in cui la registrazione internazionale sia stata trasferita ad una persona che abbia la cittadinanza o nazionalità di uno Stato membro della CE o un domicilio o uno stabilimento nella CE (l UA- MI come «ufficio della parte contraente del titolare») (v. regole 1, punto xxvi) bis e 24, paragrafo 2, REC). L elenco dei prodotti e servizi può essere identico a quello della registrazione internazionale (rigo 5.a)), oppure può essere diverso da quello che figura nella registrazione internazionale, a condizione che sia più limitato di quello della registrazione internazionale (rigo. 5.b) o c)). L elenco non può essere più ampio di quello della registrazione internazionale, anche se coperto dal marchio di base (v. regola 105, lettera c), REMC). Il confronto con l elenco del marchio di base non è quindi necessario. Entro tali limiti, è possibile presentare elenchi diversi per Stati diversi designati successivamente. Il marchio è necessariamente lo stesso della registrazione internazionale iniziale. Le designazioni successive devono essere presentate nella stessa lingua della registrazione internazionale iniziale (articolo 144 RMC); diversamente, l UAMI rifiuta di trasmettere la designazione successiva (regola 105, paragrafi 1, lettera a), 2 e 4). Qualora la lingua non sia il francese, l inglese o lo spagnolo, il richiedente deve compilare il rigo 0.1 nel modello UAMI EM 4, indicando la lingua in cui la domanda internazionale deve essere trasmessa all OMPI; tale lingua può essere diversa da quella della registrazione internazionale. Anche le sezioni 0.2 e 0.3 devono essere compilate, relativamente alla traduzione dell elenco dei prodotti e servizi, nonché alla lingua per la corrispondenza tra il richiedente e l UAMI; si applica quanto indicato precedentemente ai punti 13.B e 13.B Contrariamente alle domande internazionali iniziali, le designazioni successive non devono necessariamente essere presentate tramite l ufficio d origine, ma possono essere depositate direttamente presso l OMPI (regola 24, paragrafo 2, lettera a), REC). 13.B.3. Notifica di fatti riguardanti la registrazione di base Se, entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, il marchio di base si estingue in tutto o in parte, la registrazione internazionale viene anch essa cancellata in tutto o in parte. Ciò è quanto, nell uso comune, si definisce come «dipendenza» della RI dal marchio di base, o come «attacco centrale», sebbene la RI non venga meno soltanto quando un terzo impugni il marchio di base, ma anche quando il marchio di base si estingua a causa di un azione o dell inerzia del suo titolare. Nel caso del marchio comunitario, si tratta dei casi in cui, in tutto o in parte (cioè soltanto per alcuni prodotti o servizi): la domanda di marchio comunitario su cui si basava la RI viene ritirata, considerata ritirata o respinta; la registrazione di marchio comunitario su cui si basava la RI è oggetto di rinuncia, non viene rinnovata o viene dichiarata decaduta o nulla dall UAMI o, in seguito ad una domanda riconvenzionale, da un tribunale dei marchi comunitari. Ove si tratti di una decisione (dell UAMI o di un tribunale dei marchi comunitari), tale decisione dovrà essere divenuta definitiva. Se ciò avviene entro il predetto termine di cinque anni, l esaminatore deve darne notifica all OMPI; per i particolari, v. regola 106, paragrafi 1, lettere a) e b), e 2, REMC. La notifica all OMPI deve essere effettuata anche in determinati casi in cui un procedimento venga avviato prima dello scadere del termine di cinque anni, ma non sia ancora stata oggetto di decisione definitiva entro tale termine; la notifica deve essere effettuata immediatamente dopo il decorso del termine di cinque anni. I casi in cui ciò deve avvenire sono i seguenti:

10 un ricorso pendente contro un rigetto per impedimenti assoluti della domanda di marchio comunitario; un opposizione pendente (ed eventuali ricorsi dinanzi alle Commissioni di ricorso o alla Corte di giustizia europea); un procedimento per dichiarazione di nullità pendente dinanzi all UAMI (ed eventuali ricorsi dinanzi alle Commissioni di ricorso o alla Corte di giustizia europea); secondo quanto menzionato nel registro dei marchi comunitari, una domanda riconvenzionale proposta contro un marchio comunitario e pendente dinanzi ad un tribunale dei marchi comunitari. (V., in particolare, regola 106, paragrafo 3, REMC). In questi casi, un ulteriore notifica deve essere fatta pervenire all OMPI non appena sia stata presa una decisione definitiva o siano giunti a termine i procedimenti, nel senso che l OMPI deve essere informata se il marchio di base sia estinto, e in quale misura, o sia ancora pendente o registrato (v. regola 106, paragrafo 4, REMC). Va rilevato come tale notifica non debba essere effettuata qualora, alla data di scadenza precisa del termine di cinque anni, la domanda di marchio comunitario di base sia stata respinta per motivi diversi dagli impedimenti assoluti (classificazione, formalità); la domanda di marchio comunitario di base sia stata respinta sulla base di impedimenti assoluti, ma non sia stato presentato ricorso, oppure il ricorso sia stato presentato successivamente allo spirare del termine di cinque anni; una domanda di opposizione o di nullità venga considerata non presentata per il mancato pagamento della tassa. Va altresì rilevato che non è corretto inviare una notifica semplicemente alla ricezione di un opposizione o di un ricorso. Ad esempio, le opposizioni che si concludono entro il termine di cinque anni in seguito a ritiro non devono essere notificate; tuttavia, qualora un procedimento di opposizione si concluda entro il termine di cinque anni a seguito del ritiro della domanda da parte del richiedente del marchio comunitario, ciò deve essere notificato in quanto rientra nelle previsioni della regola 106, paragrafo 1, lettera a), REMC. Esiste, peraltro, un altro caso che deve essere notificato all OMPI: qualora la domanda o la registrazione di marchio comunitario di base sia stata suddivisa entro il termine di cinque anni (regola 106, paragrafi 1, lettera c), e 2, REMC). Ciò può verificarsi in conseguenza di un trasferimento parziale o in forza dei nuovi articoli 44 bis o 48 bis RMC. Tale notifica presenta due differenze rispetto agli altri casi: deve essere effettuata immediatamente, in particolare non appena la domanda o la registrazione di divisione sia stata inserita in Euromarc; non produce effetti sulla validità della registrazione internazionale; essa serve soltanto a registrare il numero dei marchi su cui si fonda la RI (v. regola 106, paragrafo 2, lettera d), REMC, in cui questo caso è intenzionalmente omesso tra i motivi di nullità della RI. 13.B.4. Trasmissione di modificazioni riguardanti la registrazione internazionale Il registro internazionale è conservato presso l OMPI. In linea di principio, l ufficio d origine non si interessa delle modificazioni intervenute nella registrazione internazionale e gli uffici designati ne sono interessati solo nella misura in cui ricevono notifiche da parte dell OMPI in merito a tali modificazioni, per poi registrarle nelle rispettive banche dati. Il principio è che qualsiasi modificazione relativa alla registrazione internazionale deve essere depositata direttamente presso l OMPI dal titolare della registrazione internazionale. L UAMI non si occupa delle richieste di rinnovo o del pagamento delle tasse di rinnovo (regola 107 REMC). 13.B.4.1. Casi in cui le richieste di modificazione devono essere trasmesse senza essere sottoposte ad esame Le seguenti richieste di iscrizione relative ad una registrazione internazionale possono essere presentate anche all UAMI quale ufficio della parte contraente del titolare (v. regole 20, 20 bis e 25, paragrafo 1, REC): cambio di titolarità, mediante presentazione del modulo OMPI MM5 (anche se soltanto per una parte dei prodotti e servizi o rispetto ad alcuni uffici designati); (nella terminologia del marchio comunitario, ciò corrisponde ad un trasferimento); limitazione dell elenco dei prodotti e servizi oppure rinuncia, mediante presentazione del modulo OMPI MM 6 o MM 7 (nella terminologia del marchio comunitario, ciò corrisponde ad una rinuncia totale o parziale); cancellazione totale o parziale della registrazione internazionale, mediante presentazione del modulo OMPI MM 8 (che corrisponde di fatto ad una limitazione o rinuncia rivolta simultaneamente a tutti gli uffici designati); cambio del nome o dell indirizzo del titolare, mediante presentazione del modulo OMPI MM 9; licenza, mediante presentazione del modulo OMPI MM 13; restrizione del diritto di disporre del titolare (nella terminologia del marchio comunitario, ciò può corrispondere ad un diritto reale, ad un atto di esecuzione forzata o ad un procedimento di insolvenza) (nessun modulo OMPI è disponibile). Allorché tali richieste sono presentate all UAMI dal titolare della RI, esse sono trasmesse direttamente all OMPI senza essere sottoposte ad alcun esame. Le disposizioni di cui al RMC e al REMC relative ai procedimenti corrispondenti non sono applicabili. In particolare, le norme relative alla lingua sono quelle previste dal REC e non è richiesto il pagamento di alcuna tassa all UAMI. Tali richieste possono essere presentate soltanto attraverso l UAMI, se questo è l ufficio della parte contraente del titolare, vale a dire l ufficio d origine, o se diventa competente per il titolare in seguito a un trasferimento della registrazione internazionale (v. regola 1, punto xxvi) bis, REC). Questa condizione, tuttavia, non sarà esaminata dall UAMI: l Ufficio si limiterà a trasmettere la richiesta, che, comunque, avrebbe potuto essere presentata direttamente all OMPI. In sintesi, per tali richieste, quando sono presentate dal titolare della RI, l Ufficio ha semplicemente il ruolo di una cassetta delle lettere.

11 Nella misura in cui la regola 20, paragrafo 1, REC prevede che un ufficio della parte contraente del titolare possa notificare una restrizione del diritto di disporre del titolare di propria iniziativa e che un ufficio designato possa notificare una restrizione del diritto di disporre del titolare, tale facoltà non sarà esercitata. 13.B.4.2. Casi in cui le richieste di modificazione devono essere trasmesse in seguito ad un esame limitato Le regole 20, paragrafo 1, lettera a), 20 bis, paragrafo 1, e 25, paragrafo 1, lettera b), REC dispongono che la richiesta di iscrizione di un cambio di titolarità, di una licenza o di una restrizione del diritto di disporre del titolare può essere presentata soltanto direttamente all OMPI, quando provenga dal titolare della registrazione internazionale. Sarebbe in teoria impossibile registrare un cambio di titolarità o una licenza presso l OMPI nel caso in cui: il titolare originario non esistesse più (fusione, decesso); oppure il titolare fosse inerte nei confronti del suo licenziatario o (più verosimilmente) del beneficiario di un atto di esecuzione forzata. Per questi motivi, al nuovo titolare o al licenziatario o al beneficiario del diritto reale non resta altra soluzione che presentare la richiesta di iscrizione presso l ufficio della parte contraente del titolare. L OMPI registrerà tali richieste senza sottoporle ad un esame sostanziale, appunto in quanto sono state trasmesse dall ufficio della parte contraente del titolare. Pertanto, al fine di evitare che un terzo possa diventare senza giusta causa titolare o licenziatario di una registrazione internazionale, è indispensabile che l UAMI esamini tutte le richieste di iscrizione di cambio di proprietà, di licenza o di restrizione del diritto di disporre del titolare che non provengano dal titolare di una registrazione internazionale, verificando l esistenza di prove che attestino il trasferimento, la licenza o l altro diritto in base a quanto previsto alla regola 120 REMC. L esame è limitato alla prova del trasferimento o della licenza o dell altro diritto e si applicano per analogia la regola 31, paragrafi da 1 a 5, REMC, nonché le parti corrispondenti delle direttive dell UAMI sui trasferimenti e sulle licenze. In mancanza di prove, l esaminatore rifiuta di trasmettere la richiesta all OMPI. Contro tale decisione si può proporre ricorso. Per tutti gli altri aspetti, le norme di cui al RMC e al REMC non trovano applicazione. In particolare, la richiesta deve essere presentata in una delle lingue OMPI mediante l apposito modulo OMPI e non è previsto il pagamento di tasse all UAMI. 13.B.4.3. Trasferimento della designazione della CE È utile chiarire l applicazione di queste norme attraverso l esempio del trasferimento di una registrazione internazionale che designa la CE (vale a dire, di un marchio comunitario depositato secondo il sistema di Madrid). La registrazione internazionale effettuata dall OMPI è una registrazione in termini amministrativi (essendo un iscrizione effettuata nel Registro internazionale ed essendo oggetto di pubblicazioni dell OMPI), ma consiste in realtà in un insieme di marchi nazionali (regionali), ove si tenga conto dei suoi effetti sostanziali e si consideri il marchio come oggetto di proprietà. Per quanto concerne il nesso con il marchio di base, la registrazione internazionale deve essere originariamente a nome del titolare del marchio di base, ma in seguito può essere trasferita indipendentemente dal marchio di base. La registrazione internazionale è subordinata al marchio di base, ma le sue designazioni sono indipendenti tra loro. Di fatto, un «trasferimento della registrazione internazionale» altro non è se non un trasferimento del marchio che produce effetti per una, per più o per tutte le parti contraenti designate ed equivale, quindi, ad un trasferimento del numero corrispondente di marchi nazionali (regionali). L iscrizione di un cambio di titolarità di una RI rispetto alla designazione della CE (cambio di titolarità della parte della RI relativa al marchio comunitario) può essere stata fatta dall OMPI sulla base della richiesta presentata all OMPI o di una richiesta presentata presso un qualsiasi altro ufficio. Ciò sarà notificato dall OMPI all UAMI e sarà automaticamente inserito nella banca dati dell Ufficio, vale a dire nel Sistema del protocollo di Madrid (SPM). Tale notifica è di immediato interesse per l UAMI, poiché nei procedimenti pendenti e futuri dinanzi ad esso (ad esempio, rifiuti provvisori, domande di nullità), l Ufficio dovrà intrattenere la corrispondenza con il nuovo titolare. La richiesta di iscrizione di un cambio di titolarità di una RI può essere presentata anche all UAMI, ma soltanto nel caso in cui l UAMI sia l ufficio competente della parte contraente del titolare. Esistono due sotto-casi: (1) nel 99% dei casi, l UAMI è anche l ufficio d origine. In questi casi, la richiesta di iscrizione interessa necessariamente altri uffici designati soltanto perché manca la designazione della CE (non c è autodesignazione); (2) in rari casi l ufficio d origine è un altro ufficio, ma l UAMI è diventato l ufficio della parte contraente del titolare in quanto è stato registrato un altro trasferimento (non quello oggetto della richiesta) e l attuale titolare della RI ha la cittadinanza o nazionalità o il domicilio o uno stabilimento nella CE. In questi casi, il trasferimento può riguardare la designazione della CE e/o altre designazioni. In entrambi i casi, l UAMI deve occuparsi della richiesta, come illustrato al punto 13.B.4.1. (qualora la richiesta sia presentata dal titolare) o al punto 13.B.4.2. Nel secondo caso; inoltre, l identità degli uffici designati interessati dal trasferimento è irrilevante. Nel secondo caso, l UAMI riceve ugualmente una notifica da parte dell OMPI in quanto ufficio designato. Ciò avviene indipendentemente dall ufficio presso il quale è stata presentata la richiesta di iscrizione del cambio. In quanto ufficio designato, l UAMI non deve esaminare nulla relativamente al trasferimento. La regola 27, paragrafo 4, REC prevede che un ufficio designato possa inviare una dichiarazione all OMPI secondo la quale, per quanto concerne la sua designazione, un cambio di titolarità non produce alcun effetto; tuttavia, questa disposizione non è applicata dall UAMI, per i seguenti motivi: l UAMI non possiede l autorità di riesaminare se la modificazione nel Registro internazionale sia stata accompagnata da prove del trasferimento. Non c è ragione di esaminare il trasferimento come potenzialmente ingannevole (articolo 17, paragrafo 4, RMC), poiché tale evenienza può essere dedotta nell ambito di un procedimento per dichiarazione di nullità.