La tutela del marchio internazionale ai sensi dell Accordo e Protocollo di Madrid Panoramica generale del sistema di Madrid

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1 La tutela del marchio internazionale ai sensi dell Accordo e Protocollo di Madrid Panoramica generale del sistema di Madrid Carlos Espinoza, Program assistant, Quality and Planning Section, Madrid Registry, Brand and Design Sector, World Intellectual Property Organization (WIPO) Torino, Italia 26 Settembre 2013

2 2 Registrazione Internazionale: Accordo e Protocollo di Madrid

3 Percorsi per proteggere un marchio 3 Il percorso nazionale: domanda di deposito presso ogni singolo Ufficio Nazionale Marchi Protezione Nazionale Il percorso regionale: domanda di deposito presso un Ufficio Regionale con effetto di protezione del marchio nei territori degli Stati membri (ARIPO, Ufficio Marchi del Benelux, l'uami e OAPI) Protezione Regionale Il percorso internazionale: domanda di deposito presso l OMPI con effetto di protezione del marchio nei territori degli Stati membri Protezione Internazionale

4 Il percorso nazionale

5 Il percorso internazionale OMPI Sportello unico

6 Vantaggi del Sistema di Madrid Un solo modulo nella presentazione della domanda di registrazione internazionale in una sola lingua Garante dei dati contenuti nella domanda internazionale Pagamento delle tasse in una sola moneta Un numero Internazionale di registrazione Il sistema di Madrid offre la possibilità di registrare il proprio marchio in 91 Paesi diversi con un minimo di formalità Una unica data di scadenza del marchio Una sola domanda di trasmissione per tutte le Parti Contraenti Designate

7 7 Principi fondamentali Il Sistema di Madrid può essere utilizzato da un solo richiedente che sia membro del Sistema di Madrid per designare gli altri membri del Sistema di Madrid che siano legati dallo stesso Trattato, Accordo o Protocollo di Madrid

8 8 L obiettivo del Sistema di Madrid Un sistema semplice, a basso costo ed efficace per facilitare la protezione del marchio nei mercati di esportazione attraverso: una domanda di deposito e di una procedura centralizzata della registrazione dagli effetti in uno o più territori vincolati dal sistema una procedura centralizzata nel mantenere e gestire una registrazione internazionale con effetto in tutti i territori interessati

9 9 Ulteriori vantaggi del Sistema di Madrid La registrazione internazionale può essere ulteriormente estesa geograficamente Le Parti Contraenti Designate non hanno bisogno di esaminare i requisiti formali

10 Lo scopo del Sistema di Registrazione Internazionale 10 Il Sistema di Madrid NON: Determina le condizioni e le procedure per la protezione di un marchio Determina i diritti che derivano dalla protezione Questi aspetti sono disciplinati dalle varie legislazioni nazionali di ciascuna Parte Contraente Designata Il marchio internazionale non è quindi un tipo di marchio che vale anche all'estero, ma è una speciale procedura che permette, depositando una sola domanda, di chiedere la registrazione del proprio marchio in più paesi

11 Caratteristiche di base del Sistema di Madrid 11 Il richiedente di una registrazione internazionale può essere qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia un collegamento giuridico con una Parte Contraente Designata per mezzo di: Stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo Domicilio Nazionalità Il richiedente di una registrazione internazionale può basare la sua domanda non solo su un marchio nazionale o regionale registrato, ma anche su una domanda di registrazione nazionale o regionale depositata presso un ufficio nazionale o regionale di origine La domanda di registrazione internazionale non può essere richiesta direttamente dall'interessato all OMPI ma essa deve essere presentata presso un ufficio della proprietà industriale nazionale o regionale il quale a sua volta lo trasmette all OMPI

12 12 Caratteristiche di base del Sistema di Madrid L opzione di una Estensione territoriale attraverso una designazione tardiva Ciascuna Parte Contraente in cui il richiedente domanda la protezione può dichiarare, con apposita notifica, nel termine di 18 mesi (anziché 12 mesi) che a tale marchio non può essere accordata protezione nel proprio territorio. Questo periodo può essere prorogato in caso di opposizione contro la registrazione internazionale Allo stesso modo una Parte Contraente Designata può dichiarare, con apposita notifica, nel termine di 18 mesi (anziché 12 mesi) che a tale marchio può essere accordata protezione nel proprio territorio

13 13 Caratteristiche di base del Sistema di Madrid La sorte dei marchi nazionali ottenuti dipende per i primi cinque anni dalla sorte del marchio depositato presso il paese d'origine: se in tale periodo viene meno l'esclusiva nel paese d'origine, perde efficacia anche il deposito internazionale Le registrazioni internazionali radiate perché il marchio nazionale o regionale che ne costituisce il fondamento non ha più efficacia (impugnazione del marchio di base o della domanda di base) possono essere trasformate in domande di registrazione nazionale o regionale che beneficiano della stessa data di deposito e, se applicabile, della stessa data di priorità

14 14 Caratteristiche di base del Sistema di Madrid Registrazione delle modifiche e trascrizioni: amministrazione centralizzata della registrazione internazionale Cambio di nome o d indirizzo del titolare/rappresentante Cessioni o fusioni Limitazione Rinuncia Cancellazione Licenza Restrizione del diritto del titolare del marchio

15 Breve panoramica della procedura internazionale Domanda internazionale Ufficio d origine Verifica della corrispondenza tra il marchio di base e la domanda di marchio internazionale WIPO Ufficio di un Parte Contraente Designata Esame delle formalità Registrazione internazionale Notifica della registrazione internazionale alle Parti Contraenti Designate Esame sostanziale

16 16 Ruolo dell'ufficio internazionale L OMPI esamina le formalità come: Le informazioni indicate nella domanda internazionale Classificazione dei prodotti e servizi (Nizza) Classificazione degli elementi figurativi (Vienna) Tasse internazionali Una volta espletate le formalità di esame l OMPI: Registrerà il marchio nel Registro Internazionale Notificherà la registrazione all Ufficio d Origine, agli Uffici delle Parti Contraenti Designate, e manderà una copia del Certificato Internazionale al titolare Pubblicherà il marchio internazionale nella Gazetta Internazionale dell OMPI

17 Dati contenuti in una domanda di registrazione internazionale Nome dell Ufficio di origine (rubrica 1) Dati del richiedente (rubrica 2) Ammissione al deposito (rubrica 3) Rappresentante dinanzi all OMPI (rubrica 4) Dati della domanda o registrazione di base (rubrica 5) Rivendicazione di priorità (rubrica 6) Riproduzione del marchio (rubrica 7) Rivendicazione di colori (rubrica 8) Informazioni varie (rubrica 9) Prodotti e servizi per i quali si richiede la registrazione internazionale (rubrica 10) Stati contraenti designati (rubrica 11) Firma del richiedente o del suo rappresentante (rubirca 12) Certificazione e firma dell Ufficio di origine (rubrica 13) Pagina del calcolo delle tasse

18 Requisiti essenziali 4 elementi obbligatori: Dati del richiedente Riproduzione del marchio Prodotti e servizi Stati contraenti designati

19 Esame delle formalità Esistono tre classi d irregolarità Irregolarità secondo la regola 12 Irregolarità secondo la regola 13 Irregolarità secondo la regola 11 Classificazione Internazionale di Nizza Linguisticamente incorretto od incomprensibile Mancato pagamento delle tasse, mancata dichiarazione d intenzione d uso del marchio

20 Esame delle formalità Come evitare i rilievi WIPO per motivi linguistici o dovuti alla lista dei prodotti e servizi impropriamente classificati secondo la Classifica Internazionale di Nizza

21 Esame delle formalità Come fornire una lista verde? Adeguato uso della punteggiatura in modo che la sequenza dei prodotti e servizi dentro una classe siano chiaramente delimitate da un punto e virgola (;). L uso dei due punti (:), virgole (,) e tra virgolette ( ) dovrebbero essere evitate quando possibile. L uso del correttore ortografico in modo da evitare la presenza di sbagli d ortografia o errori di battitura. L uso della forma plurale nei prodotti e servizi. L uso dello strumento del gestore per prodotti e servizi di Madrid (MGS).

22 Esame delle formalità Vantaggi di una lista verde: Si evita l emissione di rilievi d irregolarità rispetto alla Classificazione Internazionale di Nizza. Si migliora la qualità del esame della lista dei prodotti e servizi. Si snellisce la durata del esame. Si accelera il procedimento di traduzione.

23 Esame delle formalità

24 MGS 24

25 MGS 25

26 MGS 26

27 MGS 27

28 MGS: Tradurre in 28

29 MGS: Inglese 29

30 MGS: Verificare l accettazione della Parte Contraente designata (PCd) 30

31 MGS 31

32 32 Altri contenuti da controllare Calcolo delle tasse internazionali

33 Costo di una registrazione internazionale 33 WIPO Tasse di base - Deposito marchio in bianco e nero franchi svizzeri Deposito marchio a colori franchi svizzeri 903 Tutela per ogni Stato Contraente franchi svizzeri 100 O tasse individuali franchi svizzeri XXXX Tutela per ogni classe oltre la terza franchi svizzeri 100 O tasse individuali franchi svizzeri XXX

34 Calcolatore delle tasse

35 Calcolatore delle tasse

36 Calcolatore delle tasse

37 Calcolatore delle tasse

38 Calcolatore delle tasse

39 Calcolatore delle tasse

40 Foglio di calcolo delle tasse 40 Al fine di individuare chi paga Se si ha il numero di ricevuta WIPO Indicare nella causale il numero della domanda di base o il numero di registrazione di base + altre referenze bancarie TV2009C000292

41 Ricevuta WIPO

42 Istruzioni di pagamento 42

43 Istruzioni di pagamento 43

44 Istruzioni di pagamento 44

45 Sistema Mondiale di Protezione 45

46 Il Sistema di Madrid è un Sistema Mondiale in crescita 46 Oltre 4,2 milioni di marchi sono stati depositati in tutto il mondo nel 2011 Il numero è più che raddoppiato dal da circa

47 47 Un Sistema internazionale in crescita Le domande internazionali presentate attraverso il sistema di Madrid è cresciuto del: 8.5% nel % nel 2012 ( domande internazionali) 5.9% nel 2013 ( domande internazionali ricevuto fino ad Agosto) Registrazioni internazionali in vigore: oltre

48 48 Estensione geografica Unione di Madrid Union Settembre Unicamente Accordo 34 Unicamente Protocollo (incluso UE) 56 Accordo e Protocollo 91 Membri

49 Estensione geografica Aggiornamenti Messico (con effetto dal 19 Febbraio 2013) India (con effetto dal 8 Luglio 2013) Ruanda (con effetto dal 17 Agosto 2013) Tunisia (con effetto dal 16 Ottobre 2013) Possibili future adesioni al Protocollo di Madrid ASEAN-paesi (entro 2015) Barbados, Giamaica, Trinidad etobago (entro 2014) Costa Rica and Repubblica Dominicana Sudafrica

50 50 Registro di Madrid Attività 2012 Madrid System Activity '000 40'000 35'000 30'000 25'000 20'000 15'000 10'000 5' Applications Subsequent designations Renewals

51 Domande internazionali depositate nel ,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, IA 42,074 35,194 39,687 42,270 44,018 Grow th 5.3% -16.4% 12.8% 6.5% 4.1%

52 Top 10 Paesi Depositanti ( ) 52 Contracting Party of Origin European Union 3,600 3,710 4,707 5,859 6,333 United States of America 3,684 3,201 4,147 4,791 5,402 Germany 6,214 4,793 5,006 5,000 4,408 France 4,218 3,523 3,565 3,804 3,735 Switzerland 2,888 2,671 2,893 2,933 2,778 Italy 2,763 1,877 2,596 2,306 2,354 China 1,584 1,358 1,928 2,149 2,100 Japan 1,278 1,312 1,577 1,538 2,054 Benelux 2,668 1,968 1,922 1,920 1,755 Russian Federation 1,190 1,068 1,218 1,652 1,591 Others 11,987 9,713 10,128 10,318 11,508 Total 42,074 35,195 39,687 42,270 44,018

53 Top 10 Paesi Contraenti Designati ( ) 53 Designated contracting party China 17,829 14,766 16,143 18,724 20,120 European Union 14,502 12,564 14,604 16,344 16,889 Russian Federation 16,768 14,150 14,250 15,691 16,634 United States of America 15,715 13,406 14,252 15,890 16,411 Switzerland 14,907 13,161 12,469 13,695 13,464 Japan 12,748 10,386 11,124 12,211 12,493 Australia 10,529 8,575 9,222 10,453 10,753 Republic of Korea 9,539 7,755 8,336 9,821 10,090 Turkey 9,844 7,942 8,210 9,277 9,656 Ukraine 10,635 8,539 8,288 8,903 9,282 Others 245, , , , ,227 Total 378, , , , ,019

54 Sistema di Madrid: i titolari di diritti 54 Trademarks by right-holder Number of right-holders Right-holders (185,503) 1-2 marks 3-10 marks marks marks > 500 marks 147,403 31,400 6, % 16.93% 3.43% 0.16% 0.02% All 185, % marks 9.22% > 500 marks 5.95% 1-2 marks 31.86% Registrations in force (559,826) marks 27.05% 3-10 marks 25.92%

55 55 La tutela della Proprietà industriale per le aziende che operano su mercati esteri

56 Alcune aziende ritengono che, una volta tutelato la registrazione del proprio marchio nel proprio paese, la protezione si estenda a tutti i paesi nel mondo. Tuttavia, i diritti di proprietà intellettuale sono diritti territoriali, e uffici di proprietà intellettuale garantiscono solo la protezione per la normativa nazionale (o regionale) della loro giurisdizione.

57 La singola protezione di un marchio presso ogni singola amministrazione nazionale può essere costosa. Sistemi di protezione regionale e internazionale, se disponibili, sono un modo efficace di domanda di protezione nei vari paesi.

58 L'utilizzo di un marchio in un paese straniero, che è identico o simile a quello che è già stato registrato o è già stato utilizzato da una società terza, potrebbe essere considerato come una violazione dei diritti di marchio di un'altra impresa. Alla vostra ditta può essere chiesto di cessare di utilizzare il proprio marchio o chiesto un risarcimento dei danni per violazione dei diritti di proprietà intelletuale di terzi, Tale azione può essere un duro colpo per l'intera strategia di marketing e di esportazione della vostra azienda.

59 Per alcuni diritti di proprietà intellettuale, come il diritto dei marchi e dei designi industriali, è possibile far domanda di protezione in paesi terzi rivendicando la data della domanda di protezione nazionale o regionale entro un determinato periodo di tempo. Il periodo viene generalmente indicato come il "periodo di priorità", che è di sei mesi per i marchi e i disegni industriali. La mancata domanda di rivendicazione della priorità potrebbe comportare un danno alla vostra azienda.

60 60 Grazie per l attenzione