BREVETTI, MARCHI E MODELLI: REGISTRAZIONE E TUTELA INTERNAZIONALE

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1 Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 22/03/2006. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data 10/02/2008 Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Commercio Estero Piazza Castello, Vicenza tel fax estero@assind.vi.it BREVETTI, MARCHI E MODELLI: REGISTRAZIONE E TUTELA INTERNAZIONALE Introduzione Capitolo n. 1. Introduzione Capitolo n. 2. I brevetti per invenzione industriale Sotto Capitolo n La Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (CBE) Sotto Capitolo n Definizione e titolarità del diritto di brevetto - Le invenzioni dei dipendenti Sotto Capitolo n Estensione temporale e territoriale del diritto Sotto Capitolo n Requisiti di validità del brevetto Sotto Capitolo n Divieto di brevettazione Sotto Capitolo n Diritto di priorità Sotto Capitolo n Il procedimento di brevettazione Sotto Capitolo n Circolazione del brevetto: trasferimenti e licenze Sotto Capitolo n Trasformazione in domanda di brevetto nazionale Sotto Capitolo n La nazionalizzazione (o validazione) del brevetto europeo nei singoli Stati designati Sotto Capitolo n Procedura di opposizione Sotto Capitolo n Commissioni di ricorso - Procedura di ricorso Sotto Capitolo n Procedura internazionale di concessione Sotto Capitolo n Nullità del brevetto Capitolo n. 3. Il brevetto internazionale (Patent Cooperation Treaty - P.C.T.) Sotto Capitolo n Preambolo: normativa nazionale, convenzione internazionale e Stati aderenti Sotto Capitolo n Lo scopo del PCT e sintesi del procedimento di deposito della domanda internazionale di brevetto Sotto Capitolo n La domanda internazionale, con particolare riferimento alla domanda presentata in Italia Sotto Capitolo n Esame preliminare internazionale Sotto Capitolo n Coordinamento del P.C.T. con la Convenzione sul Brevetto Europeo Sotto Capitolo n Domanda internazionale designante l Italia Sotto Capitolo n Varie Capitolo n. 4. Il marchio comunitario Sotto Capitolo n Definizione e titolarità del marchio comunitario Sotto Capitolo n Estensione territoriale e temporale del diritto Sotto Capitolo n Requisiti di validità del marchio comunitario Sotto Capitolo n Acquisto del diritto. Registrazione ed uso Sotto Capitolo n Procedure di registrazione Sotto Capitolo n La procedura di opposizione Sotto Capitolo n Diritti conferiti al titolare del marchio Sotto Capitolo n Circolazione del marchio: cessioni, licenze e principio dell esaurimento del diritto Sotto Capitolo n Tutela giudiziaria del diritto: azioni di contraffazione e procedimenti d urgenza Sotto Capitolo n Nullità e decadenza Sotto Capitolo n La trasformazione del marchio comunitario in marchio nazionale Sotto Capitolo n Marchi comunitari collettivi Sotto Capitolo n L adesione della Comunità Europea al Protocollo relativo all intesa di Madrid Sotto Capitolo n Varie Capitolo n. 5. Il marchio internazionale - Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid Sotto Capitolo n Preambolo: le Convezioni internazionali e gli Stati aderenti

2 Sotto Capitolo n Lo scopo del Marchio Internazionale (Accordo e Protocollo) Sotto Capitolo n Titolarità del Marchio Internazionale Sotto Capitolo n Elemento essenziale e preliminare al deposito del Marchio Internazionale: l esistenza di un marchio nazionale nello Stato di origine (il c.d. Paese di origine) Sotto Capitolo n Requisiti di validità del Marchio Internazionale Sotto Capitolo n Procedura di registrazione del marchio Internazionale Sotto Capitolo n Legame fra marchio nazionale del Paese d origine e Marchio Internazionale - Attacco centrale (c.d. central attak) Sotto Capitolo n Differenze e coordinamento fra il marchio Internazionale secondo l Accordo di Madrid ed il Protocollo di Madrid - La clausola di salvaguardia Sotto Capitolo n Estensione territoriale e temporale del diritto Sotto Capitolo n Diritti conferiti al titolare del Marchio Internazionale Sotto Capitolo n Circolazione del marchio: cessioni e licenze Sotto Capitolo n Nullità, decadenza e tutela giudiziaria del Marchio Internazionale Sotto Capitolo n Varie Capitolo n. 6. I disegni e modelli comunitari Sotto Capitolo n Definizione e titolarità del DC Il design realizzato dal dipendente Sotto Capitolo n Estensione temporale e territoriale del diritto Sotto Capitolo n Requisiti di validità del disegno o modello comunitario Sotto Capitolo n Divieto di registrazione Sotto Capitolo n Procedura di registrazione Sotto Capitolo n Diritti conferiti dal DC - Il diritto di preuso Sotto Capitolo n La circolazione del DC: cessioni, licenze ed "esaurimento" del diritto Sotto Capitolo n Tutela giudiziaria del diritto: azioni di contraffazione e procedimenti d urgenza Sotto Capitolo n Nullità Sotto Capitolo n Varie Capitolo n. 7. I disegni e modelli internazionali Sotto Capitolo n Definizione e titolarità del Modello Internazionale (qui di seguito MI) Sotto Capitolo n Estensione temporale e territoriale del diritto Sotto Capitolo n Requisiti di validità del MI Sotto Capitolo n Divieto di registrazione Sotto Capitolo n Procedura di registrazione Sotto Capitolo n Diritti conferiti dal MI Sotto Capitolo n La circolazione del MI: cessioni e licenze Sotto Capitolo n Tutela giudiziaria del diritto: azioni di contraffazione e procedimenti d urgenza Sotto Capitolo n Nullità Sotto Capitolo n Varie Capitolo n. 8. La redazione dei contratti internazionali per l'utilizzo dei diritti di proprietà industriale: in particolare i contratti di licenza di brevetto e di marchio Sotto Capitolo n Le verifiche preliminari e le fondamentali clausole contrattuali Sotto Capitolo n Il brevetto (modello o marchio) oggetto del contratto: le verifiche preliminari Sotto Capitolo n Le clausole contrattuali Capitolo n. 9. I contratti-tipo di licenza internazionale d'uso di brevetti e di marchi - Il contratto-tipo di distribuzione Sotto Capitolo n Patent License Agreement Sotto Capitolo n Trademark license agreement Sotto Capitolo n Distribution Agreement Capitolo n. 10. La disciplina della proprietà intellettuale in 43 paesi Sotto Capitolo n Arabia Saudita Sotto Capitolo n Argentina Sotto Capitolo n Australia Sotto Capitolo n Belgio Sotto Capitolo n Brasile Sotto Capitolo n Bulgaria Sotto Capitolo n Canada Sotto Capitolo n Corea del Sud Sotto Capitolo n Croazia Sotto Capitolo n Egitto Sotto Capitolo n Francia Sotto Capitolo n Germania Sotto Capitolo n Giappone Sotto Capitolo n Grecia Sotto Capitolo n Hong Kong Sotto Capitolo n India Sotto Capitolo n Indonesia Sotto Capitolo n Iran Sotto Capitolo n Lussemburgo Sotto Capitolo n Malaysia

3 Sotto Capitolo n Marocco Sotto Capitolo n Messico Sotto Capitolo n Norvegia Sotto Capitolo n Paesi Bassi Sotto Capitolo n Polonia Sotto Capitolo n Portogallo Sotto Capitolo n Regno Unito e Irlanda del Nord Sotto Capitolo n Repubblica Ceca Sotto Capitolo n Repubblica Popolare Cinese Sotto Capitolo n Repubblica Slovacca Sotto Capitolo n Romania Sotto Capitolo n Russia Sotto Capitolo n Serbia e Montenegro Sotto Capitolo n Slovenia Sotto Capitolo n Spagna Sotto Capitolo n Stati Uniti d'america Sotto Capitolo n Svezia Sotto Capitolo n Taiwan Sotto Capitolo n Thailandia Sotto Capitolo n Tunisia Sotto Capitolo n Turchia Sotto Capitolo n Ucraina Sotto Capitolo n Vietnam Sotto Capitolo n Fonti Generali di Riferimento Capitolo n. 11. Profilo professionale degli autori e coordinatori Introduzione Brevetti, marchi e modelli: registrazione e tutela internazionale Nel quotidiano dibattito sulla economia italiana, sui presunti segnali di un suo declino e sulle soluzioni da adottare per avviarla ad un futuro di prosperità e successi, un posto di assoluto rilievo è dato ai temi della ricerca e della innovazione tecnologica e a come l industria italiana può tutelare la sua creatività in senso lato, in particolare per competere meglio con l industria delle economie emergenti. Se sviluppare la ricerca e l innovazione rappresentano oggi delle obiettive necessità strategiche delle nostre imprese, sta principalmente alla politica individuare strumenti ed azioni che possano creare un ambiente favorevole e stimolante. Altro problema è quello della tutela dei risultati a cui portano ricerca e sviluppo, in particolare in un economia come quella italiana, dove le fortune di molti settori industriali maturi sono ancora possibili grazie alla creatività, al gusto e alla capacità di interpretare le tendenze del mercato. Gli impetuosi successi economici di alcune economie emergenti, in particolare quella cinese, hanno drammaticamente proposto l attualità del tema di come tutelare la proprietà industriale. Le soluzioni che il dibattito economico ha proposto sono molte ed in buona parte note. Paradossalmente però, è diffusa la sensazione che la globalizzazione non abbia in se gli strumenti per difendere gli imprenditori onesti dalla contraffazione; la difesa andrebbe dunque cercata in altre direzioni, i dazi o le misure di salvaguardia collettiva, dando per scontato l assenza di utili rimedi sul piano individuale. Da un analisi delle normative internazionali il problema parrebbe però un altro; i rimedi e le difese della proprietà industriale non mancano affatto, anzi, proprio per la loro sovrabbondanza, rendono difficile il loro utilizzo, soprattutto, alle aziende medio piccole. La Guida che la nostra Associazione ha realizzato, con la collaborazione tecnica preziosa dello Studio Feltrinelli & Brogi, dimostra l articolazione e la complessità delle discipline che proteggono i marchi, i brevetti ed il copyright, al tempo stesso segnalando le difficoltà che si propongono alla azienda che opera in contesti internazionali, costringendola a misurarsi con discipline diverse, spesso concorrenti o parzialmente sovrapponibili. Attraverso la Guida abbiamo tentato di sintetizzare e illustrare tanto le normative internazionali, in particolare quelle che derivano dalle convenzioni multilaterali, quanto la disciplina dei singoli paesi

4 con cui ci misuriamo, tutti i giorni. Tra questi ultimi abbiamo fatto una scelta, privilegiando i mercati che ci sono sembrati i più significativi per l esportatore italiano. Ciò nonostante ne è venuta fuori ugualmente un opera mastodontica, pur se gli autori si sono impegnati in uno sforzo di sintesi davvero lodevole. Per non appesantire dunque la lettura abbiamo scelto una impostazione editoriale che, speriamo, possa essere apprezzata; accanto ad una parte a stampa che contiene gli argomenti di interesse generale, ivi compresi alcuni modelli di clausole e contratti da utilizzare con la circospezione dovuta ed il supporto continuo dei professionisti, esperi della materia, abbiamo riservato al CD-Rom allegato le schede dedicate ai singoli paesi. Trattasi di oltre 40 schede paese che i lettori potranno consultare e stampare in base ai loro effettivi interessi. Anche in questa scelta formale abbiamo inteso privilegiare quel taglio operativo che da sempre contraddistingue la manualistica realizzata dalla nostra Associazione.

5 Capitolo n. 1 Introduzione I - Premessa Affermare, oggi, che il futuro delle imprese e delle economie occidentali e di quella italiana in particolare dipende in buona parte dalla volontà ed effettiva capacità di investire seriamente nella ricerca e nell innovazione tecnologica e quindi dalla determinazione con la quale saranno tutelati, sulla scena internazionale, i diritti di proprietà intellettuale sui nuovi prodotti e processi industriali e sui marchi e denominazioni che li contraddistinguono, costituisce un osservazione ormai da tutti condivisa e così ovvia da apparire di per sé quasi banale. Ciò che invece non tutti sembrano ancora aver compreso è che non da oggi, per il vero due fenomeni, apparentemente l un l altro non collegati, ma in realtà convergenti verso un unico e ben preciso risultato, si vanno sempre più nettamente affermando negli ordinamenti legislativi e giudiziari occidentali, a livello sia nazionale che sovranazionale. Il primo consiste nel fatto che, per quanto possa a prima vista sembrare quasi paradossale alla luce delle critiche che continuano a levarsi da alcuni ambienti industriali, politici e professionali (forse non sempre ben informati e disinteressati) circa l inadeguatezza delle norme e degli strumenti giudiziari creati a presidio della proprietà intellettuale mai come in questi ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio profluvio di leggi, accordi internazionali e direttive comunitarie che reprimono in maniera sempre più severa (a livello sia civile che penale) la violazione di brevetti, marchi, denominazioni e know-how. Per esempio, leggendo la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2004/48/CE del 24 aprile 2004 si apprende che in caso di accertata violazione degli altrui diritti di proprietà intellettuale può essere disposto anche il risarcimento del danno morale (e quindi non solo di quello materialmente sofferto), e che, in via cautelare e quindi priva dell'accertamento definitivo dell eventuale contraffazione può essere disposto non solo il sequestro dei prodotti sospettati di violare il brevetto o il marchio altrui, ma anche il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del presunto contraffattore ed il blocco dei suoi conti bancari e di ogni altro avere. Il secondo di tali fenomeni ormai da anni sempre più evidente è dato dal continuo abbassamento del livello di originalità dell invenzione richiesta dalle amministrazioni nazionali e sovranazionali (primo fra tutte l Ufficio Brevetti Europeo) per il rilascio di validi brevetti. Con il passaggio del requisito dell originalità del trovato a quello della sua non ovvietà l effettiva portata di quest ultimo si è sempre più ridimensionata, con il passare degli anni, talché è oggi sempre più frequente il caso di brevetti europei concessi, in pratica, sulla base del solo requisito della novità. Parallelamente, il passaggio - nel campo dei modelli e disegni industriali dal requisito dello speciale ornamento a quello del carattere individuale (che ha ormai sostituito il primo in tutte le normative europee ed in quella comunitaria), consente in pratica, oggi, di ottenere registrazioni di design - la cui validità può raggiungere i 25 anni - per qualunque prodotto la cui forma esteriore non sia identica a quella di altri simili prodotti già noti in precedenza. Fenomeno del tutto analogo si verifica nel settore dei marchi d impresa in cui, per esempio, il principio della c.d. nullità relativa, ormai dominante a livello internazionale (in base al quale l invalidità di un marchio per la precedente registrazione di un segno identico da parte di un terzo può essere rilevata solo da quest ultimo e non per esempio da colui che viene attaccato per contraffazione del marchio obiettivamente privo di novità perché preceduto da altra identica registrazione di proprietà altrui) o quello del c.d. secondary meaning (per il quale un marchio totalmente nullo per esempio perché totalmente descrittivo delle caratteristiche del prodotto può diventare valido se oggetto di un uso prolungato e particolarmente inteso), determinano un evidente e drastico abbassamento della soglia di registrabilità. Orbene, la concomitanza, certo non casuale, di tali fenomeni a livello internazionale ha come conseguenza una vera e propria sistematica corsa alla registrazione di marchi e brevetti da parte delle organizzazioni imprenditoriali finanziariamente più forti, non sempre e non solo al fine di tutelare piccole o grandi innovazioni, ma soprattutto per combattere i concorrenti economicamente più deboli (o comunque non disponibili ad investire nella proprietà intellettuale), circondandoli di privative delle quali, più che il contenuto, in termini di effettiva originalità, importa l intrinseca pericolosità giudiziaria.

6 E quindi oggi assolutamente normale assistere alla registrazione internazionale di gruppi di brevetti e modelli per prodotti e processi che hanno ad oggetto solo delle mere varianti di precedenti trovati, pressoché privi di effettivo contenuto innovativo, il cui scopo, infatti, non è in realtà quello della tutela dell innovazione, ma di fungere da strumento di turbativa concorrenziale. In ultima analisi, dunque, uno dei fondamentali obiettivi verso cui pare ormai muoversi la grande industria (e quindi la finanza e la politica) internazionale è quello di rafforzare il più possibile i diritti di proprietà industriale, investendo risorse sempre più consistente nella registrazione di brevetti, modelli e marchi, da impiegarsi come strumento di colonizzazione delle economie più deboli. II Finalità e struttura di questa Guida Orbene, a fronte di tale obiettiva tendenza internazionale, si osserva che l approccio della imprenditoria italiana particolarmente a livello di PMI al tema della proprietà intellettuale è sempre stato (ed ancora oggi in buona parte è) di segno quasi esattamente opposto. In altre parole, oltre ad un mai del tutto sopito scetticismo circa la pratica utilità dei diritti di proprietà industriale nonché circa la loro effettiva tutelabilità in giudizio, la brevettazione viene generalmente considerata come uno strumento il cui costo è giustificato solo a fronte di innovazioni particolarmente significative, tecnologicamente importanti e di più o meno immediato ritorno economico. Inoltre (ed anche per tali ragioni) in momenti di contrazione economica, gli investimenti dedicati alla brevettazione vengono quasi sempre considerati non strategici e di non immediata redditività e sono quindi fra i primi a subire ridimensionamenti più o meno drastici. Spesso si dimentica, inoltre, che gli investimenti nella proprietà industriale servono non solo a tutelare l innovazione propria, ma anche (come nel caso delle ricerche e delle sorveglianze brevettuali dei concorrenti) a conoscere preventivamente il contenuto dei diritti altrui, evitando così di intraprendere attività che potrebbero dar luogo a pericolosi processi per contraffazione. Per tali ragioni ma soprattutto per quelle esposte nel capitolo precedente è assolutamente indispensabile che l imprenditore italiano comprenda l assoluta necessità di sfruttare appieno e sempre più largamente lo strumento della proprietà intellettuale, proteggendo il più possibile i propri prodotti, i processi ed i segni distintivi attraverso lo strumento della registrazione internazionale di brevetti e marchi. Peraltro, poiché è evidente che le aziende italiane - che per l assoluta maggioranza sono costituite da PMI non possono di regola destinare mezzi finanziari particolarmente ingenti alla tutela della proprietà industriale, si pone, innanzitutto, il fondamentale problema di razionalizzare gli investimenti per trarne la più ampia redditività possibile. In questo contesto, è quindi assolutamente indispensabile, per l imprenditore, sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dai diversi Accordi Internazionali (sia a livello europeo che extraeuropeo) di registrazione cumulativa di brevetti e marchi, cui l Italia aderisce, ampliando così al massimo l ambito territoriale di tutela dei propri diritti di proprietà industriale, senza dover ricorrere alla brevettazione per ogni singolo Stato, molto più costosa e complessa. a) La prima parte della Guida è dunque destinata ad un illustrazione pratica dei singoli Accordi di registrazione cumulativa (suddivisi nelle tre categorie di quelli relativi ai brevetti, ai marchi d impresa ed ai modelli e disegni industriali) di cui vengono sinteticamente indicate le caratteristiche di più immediata rilevanza (Paesi coperti, durata e contenuto della protezione, requisiti di registrabilità, procedure di registrazione, azioni per contraffazione, ecc). Per facilitare la lettura e per una più immediata individuazione degli argomenti, si è cercato, nei limiti del possibile, di mantenere sempre la medesima griglia e numerazione degli argomenti. b) Inoltre, tenuto conto che i diritti di proprietà industriale non costituiscono solo lo strumento per la tutela delle creazioni intellettuali direttamente utilizzate dall imprenditore, ma costituiscono anche essi stessi oggetto di sfruttamento economico attraverso la stipulazione di contratti di trasferimento e licenza di brevetti e marchi, nella seconda parte della Guida vengono commentate alcune norme internazionali relative alla ammissibilità o divieto delle clausole contrattuali più frequenti per queste tipologie di accordi. Per un più completo ed immediato supporto pratico in questa parte è stato anche riportato il testo completo di contratti-tipo di licenza di brevetto e di marchio. E stato inoltre aggiunto il testo di un contratto-tipo di distribuzione internazionale : a rigore questo tipo di accordo non avrebbe dovuto trovare ingresso in questa guida poichè esso non ha per oggetto, se non in via del tutto mediata ed indiretta (ed eventuale) diritti di proprietà industriale, bensì specifici prodotti che possono ma non necessariamente formare a loro volta oggetto di tali diritti. Tuttavia, poiché in tutti i contratti di distribuzione sono sempre contenute non poche clausole più o meno articolate - in materia di proprietà intellettuale ed industriale (in particolare al fine di regolare situazioni di possibile conflitto attivo o passivo), sì è ritenuto opportuno fornire una traccia sufficientemente esauriente anche di questo genere di accordi.

7 c) La terza parte - che, per evidenti ragioni di spazio, è interamente contenuta in un CD allegato al testo cartaceo della Guida, il quale avrebbe altrimenti raggiunto dimensioni tali da comprometterne la pratica utilizzabilità - contiene invece, Stato per Stato, l indicazione di tutte le più importanti regole che è necessario conoscere per un primo orientamento sulla registrazione e tutela dei brevetti, modelli, design e marchi in tutti i più importanti paesi dei mondo. Anche in questo caso è stata nettamente privilegiata l illustrazione delle questioni di più immediata rilevanza pratica (durata della registrazione, possibilità di rinnovo, titolarità del diritto, requisiti di brevettabilità e registrabilità, regole per le cessioni e licenze, tutela giudiziaria, ecc.), cercando sempre di seguire, per comodità e più agevole consultazione del lettore, il medesimo schema ed individuazione degli argomenti. Per concludere, un ultima importantissima avvertenza. Tutte le informazioni, i dati ed i suggerimenti riportati in questa Guida, oltre che necessariamente sintetici, rivestono, per evidenti ragioni, carattere del tutto generale e vogliono solo fornire all imprenditore un primo orientamento di massima per meglio inquadrare, in termini pratici e di pi ù agevole comprensione, il tema della tutela internazionale della proprietà industriale. Il contenuto di questa Guida non può pertanto in alcun modo venire considerato come strumento esaustivo per affrontare e risolvere problemi specifici riguardanti la registrazione e tutela internazionale di determinate invenzioni, modelli, marchi ed altri segni distintivi, nè, tanto meno, per procedere alla definitiva redazione di contratti di trasferimento di tecnologia i quali, nel caso concreto, possono presentare (e di regola presentano) problemi specifici che un testo standard non può necessariamente prendere in considerazione e che, comunque, al momento della concreta stesura del contratto potrebbe essere superato dal sopravvenire di nuove disposizioni normative. A tal fine, è invece sempre assolutamente necessario rivolgersi a consulenti specialisti, preferibilmente iscritti all Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*. Gli Autori * Inoltre, per l oggettiva complessità, la vastità ed il continuo evolversi della materia trattata in questa guida, non si assume alcuna responsabilità per qualunque errore od omissione o qualsivoglia imprecisione delle informazioni qui contenute.

8 Capitolo n. 2 I brevetti per invenzione industriale

9 Sotto Capitolo n. 2.1 La Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo (CBE) In attesa che gli Stati comunitari adottino un sistema unificato sovranazionale che disciplini integralmente ogni aspetto correlato alla tutela delle invenzioni industriali (continua ad essere ostacolata dalle reticenze di alcuni Stati, l entrata in vigore del Regolamento sul Brevetto), ad oggi, la disciplina che offre la maggior armonizzazione del sistema brevettuale comunitario è quella prevista dalla Convenzione di Monaco del 5 Ottobre 1973 istitutiva del Brevetto Europeo (CBE). In particolare, la CBE, sinora ratificata da Austria, Belgio, Svizzera, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Portogallo, Svezia, Turchia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Romania, Slovenia, Repubblica Slovacchia (mentre è in corso di negoziazione l adesione di Albania, Lituania, Lettonia, Macedonia), ha istituito una Organizzazione centrale con sede a Monaco di Baviera (OEB), preposta alla gestione del brevetto europeo secondo la procedura unificata stabilita dalla CBE. Quest ultima stabilisce altresì i requisiti di brevettabilità dell invenzione, il procedimento di concessione, le cause di nullità, l ambito della tutela, la durata, i criteri interpretativi ed alcuni requisiti di circolazione del brevetto. L OEB è formata da un Consiglio di Amministrazione e dagli Uffici del Brevetto Europeo (UBE) che, a sua volta, si articolano in Sezione di deposito, Divisione di ricerca, Divisione di esame, Divisione di opposizione, Divisione giuridica e Commissione di Ricorso: unità operative, queste ultime, competenti non solo per la concessione del brevetto attraverso un vero e proprio esame preliminare di validità dello stesso, ma preposte anche all esame di eventuali opposizioni di terzi ed all appello delle relative decisioni. Ogni Stato è quindi tenuto al riconoscimento del brevetto europeo nel rispetto della normativa convenzionale salvo, per quanto riguarda gli aspetti residuali non disciplinati dalla convenzione stessa, poter applicare la normativa statale equiparando ad ogni effetto il brevetto europeo a quello nazionale e ferma restando la competenza dei Tribunali nazionali per ogni azione di nullità o di contraffazione avente ad oggetto il brevetto europeo. Il deposito dei brevetti europei in Italia e gli effetti, in generale dei brevetti europei designanti l Italia, è stato disciplinato dal D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 32 contenente Norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari : decreto che ha consentito l applicazione della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo in Italia.

10 Sotto Capitolo n. 2.2 Definizione e titolarità del diritto di brevetto - Le invenzioni dei dipendenti 2.1. La CBE ha evitato di interferire con le legislazioni nazionali nel tentativo di definire il concetto di invenzione, limitandosi perciò a fornirne i requisiti essenziali di validità del brevetto che può riguardare qualsiasi invenzione nuova, che implichi un attività inventiva e che sia atta ad avere un applicazione industriale. Il diritto al brevetto europeo spetta all inventore o ai suoi aventi causa e sorge nel momento in cui l invenzione viene ad esistenza con tutti i requisiti di validità richiesti dalla Convenzione. L inventore del brevetto mantiene sempre il diritto di essere menzionato nella domanda qualora non sia questi il titolare della domanda. L Ufficio brevetti europeo non è competente ad accertare la titolarità e la legittimazione del richiedente del brevetto; detta indagine compete infatti agli organi giurisdizionali di ogni singolo Stato. Nel caso in cui l invenzione sia stata realizzata da più soggetti indipendentemente l uno dall altro, è riconosciuto esclusivo titolare, con efficacia circoscritta agli Stati contraenti designati all atto del deposito, colui il quale ha depositato per primo la domanda di brevetto. Il Brevetto europeo può essere concesso con riferimento ad una sola invenzione oppure a più invenzioni relative ad un medesimo concetto inventivo. Il requisito dell unitarietà di un invenzione è valutato indipendentemente dalla pluralità o meno delle relative rivendicazioni L invenzione del dipendente non è disciplinata dalla Convenzione che rinvia, quindi, alla disciplina nazionale dello Stato nel quale il dipendente svolge la sua attività principale ovvero, a fronte di una concreta impossibilità di tale determinazione, dello Stato in cui ha sede l azienda.

11 Sotto Capitolo n. 2.3 Estensione temporale e territoriale del diritto 3.1. La durata del brevetto è di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda salvo la facoltà di ogni Stato di concedere proroghe in alcuni casi eccezionali quali lo stato di guerra o la sospensione dell uso del brevetto in attesa di un provvedimento amministrativo di autorizzazione all immissione dei prodotti in commercio. A questo proposito, in forza dei Regolamenti del Consiglio Europeo n. 1768/92 e n. 1610/97 è ora possibile, in ogni Stato appartenente alla Comunità Europea, estendere la tutela di un brevetto farmaceutico o di un brevetto relativo ad impianti di protezione, sino ad un periodo eguale a quello trascorso dalla data del deposito al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato grazie al provvedimento di autorizzazione. Disposizioni analoghe sono previste dalla Legge della Svizzera, del Liechtenstein e di Cipro, per quanto riguarda l'estensione dei brevetti farmaceutici. Del pari, nella Repubblica Ceca, in Estonia, Repubblica Slovacca e Slovenia è possibile ottenere un estensione della tutela di un brevetto farmaceutico o di un brevetto relativo al settore agrochimico Il brevetto europeo è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione della sua concessione nel Bollettino ufficiale ed assicura al suo titolare ogni diritto che verrebbe garantito dal brevetto nazionale dello stato designato dal richiedente (tale concetto è diffusamente riferito indicando che il brevetto europeo, una volta concesso, dà luogo ad un fascio di brevetti nazionali). Il brevetto europeo ha efficacia in ogni singolo Stato purché (se lo Stato lo prevede) sia depositata la traduzione del brevetto (che è redatto in una delle tre lingue ufficiali: inglese, francese e tedesco) presso l Ufficio brevetti nazionale (c.d. nazionalizzazione o validazione). La traduzione nella lingua nazionale deve essere effettuata entro tre mesi dalla pubblicazione, sul Bollettino europeo dei brevetti, della menzione della concessione del brevetto. L Italia ha subordinato l efficacia del brevetto europeo designante l Italia al deposito, presso l Ufficio italiano brevetti e marchi, della traduzione del testo del brevetto. La pubblicazione della domanda conferisce al suo titolare una tutela brevettuale provvisoria che decorre, in ogni singolo Stato, solo dal momento in cui viene fornita una traduzione delle rivendicazioni del brevetto I limiti della protezione del brevetto si evincono dal tenore della rivendicazione mentre la descrizione ed eventuali disegni possono servire di ausilio interpretativo. Se il brevetto concerne un invenzione di procedimento la tutela si estende anche ai prodotti direttamente ottenuti con tale metodo, sempre che questi ultimi presentino i requisiti di brevettabilità.

12 Sotto Capitolo n. 2.4 Requisiti di validità del brevetto 4.1. Il brevetto è nuovo se l invenzione è sconosciuta allo stato della tecnica precedente alla data del deposito della relativa domanda. Sono considerate appartenenti allo stato della tecnica tutte quelle informazioni che sono state rese accessibili al pubblico con qualsiasi mezzo (mediante descrizione scritta od orale, mediante un uso di fatto o sotto altra forma) ed in qualsiasi circostanza. La divulgazione di un documento idoneo a vanificare il carattere di novità di una invenzione è tale solo se le cognizioni tecniche ivi contenute sono comprensibili ad una persona esperta del ramo ed in grado di utilizzarle. L informazione è considerata accessibile al pubblico allorché sia teoricamente possibile prenderne conoscenza ed indipendentemente dalla reale entità della sua diffusione. Ai fini della valutazione del carattere della novità di una domanda, appartiene allo stato della tecnica anche ogni invenzione anteriore oggetto di una domanda di brevetto europea (incluse le domande internazionali sottoposte al regime del Patent Cooperation Treaty - Trattato di Washington del 19 giugno designanti l Ufficio brevetti europeo) che non sia stata in seguito ritirata o sia divenuta invalida, anche se sia stata pubblicata successivamente alla data di deposito della domanda posteriore e sempre che entrambe le domande abbiano designato gli stessi Stati (quest ultima limitazione risulta in via di abolizione con le prossime modifiche della Convenzione). La divulgazione anteriore di un invenzione non incide sulla valutazione della successiva domanda qualora tale divulgazione sia stata effettuata nei sei mesi che precedono la data di deposito a causa di un abuso evidente a danno del richiedente (è il caso ad esempio di taluno che, in violazione di un vincolo di riservatezza, diffonde il contenuto di un invenzione anteriore al fine di danneggiare il successivo richiedente), oppure, nel caso in cui il richiedente, fornendone la prova, abbia dichiarato all atto del deposito che l invenzione è stata esposta in taluna delle manifestazioni internazionali sottoposte al regime della Convenzione di Parigi Sussiste attività inventiva (o originalità o novità intrinseca o altezza inventiva), allorché l invenzione offre una specifica soluzione ad un determinato problema tecnico che non è ovvia per un tecnico esperto del ramo: in altri termini un invenzione è provvista di altezza inventiva qualora l esperto del settore in cui l invenzione si colloca, posto di fronte al problema tecnico la cui soluzione è oggetto della domanda di brevetto, non sarebbe giunto alla medesima soluzione (cosiddetti criteri del problem solution approach e del could/would approach ). Nel caso specifico di una invenzione di combinazione, la presenza del requisito dell attività inventiva deve essere escluso qualora lo stato della tecnica sia tale da suggerire all esperto del ramo l idea della combinazione degli elementi rivendicati nel brevetto. Manca altresì il requisito dell attività inventiva quando un trovato utilizzi (con mezzi c.d. equivalenti) la soluzione tecnica adottata da un brevetto precedente, giungendo al medesimo risultato e quindi attuando, in sostanza, il medesimo principio inventivo ancorché la struttura meccanica del trovato sia apparentemente differente da quella del brevetto Possiede il carattere dell industrialità ogni invenzione che può essere fabbricata od impiegata in ogni genere di industria, comprese quelle agricole.

13 Sotto Capitolo n. 2.5 Divieto di brevettazione 5.1. Ai sensi della CBE non sono suscettibili di formare oggetto di un valido brevetto: (i) le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici; (ii) le creazioni estetiche; (iii) i piani, i principi ed i metodi utilizzabili per le attività intellettuali, ludiche e commerciali; i programmi per elaboratori e la presentazione di informazioni; (iv) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico per il corpo umano ed i metodi di diagnosi per il corpo umano e animale Non possono altresì essere oggetto di brevetto europeo (i) le invenzioni contrarie all ordine pubblico ed al buon costume; (ii) le varietà vegetali, le razze animali ed i procedimenti biologici per la costituzione di vegetali ed animali che sfruttano fenomeni essenzialmente naturali per l incrocio o la selezione nonché (iii) i prodotti chimici in sé considerati ed i procedimenti farmaceutici, alimentari, agricoli astrattamente intesi. Possono tuttavia essere brevettati i procedimenti microbiologici ed i prodotti così ottenuti che si avvalgono dell impiego di microrganismi e batteri. La scoperta che attiene al corpo umano può essere oggetto di brevetto se è il risultato di un processo biotecnologico; sono altresì brevettabili le sequenze artificiali di un gene che corrisponde all elemento naturale. Una sostanza od un composto medicinale può essere brevettato anche se appartiene allo stato della tecnica purché sia destinato ad una nuova applicazione terapeutica e nella misura in cui le relative rivendicazioni siano redatte in modo tale da definire con esattezza la peculiare destinazione terapeutica della sostanza o del composto. Alla stessa stregua, sono brevettabili i composti non medicinali già noti in quanto applicati in maniera innovativa. I programmi per elaboratori sono considerati brevettabili solo in connessione con l effetto tecnico o l applicazione pratica che conseguono, mentre viene esclusa la loro validità qualora si risolvano in pure espressioni dell intelletto. In tal senso, ad esempio, è stato ritenuto non brevettabile un programma funzionale alla concezione ed allo sviluppo di altri programmi per elaboratore; al contrario, si ritengono brevettabili programmi informatici preposti al coordinamento od alla gestione di un processo industriale od alla elaborazione di dati corrispondenti ad entità fisiche.

14 Sotto Capitolo n. 2.6 Diritto di priorità Il titolare di una domanda di brevetto d invenzione, di modello di utilità, di certificato di utilità o di certificato d inventore in uno degli Stati appartenenti alla Convenzione di Parigi, ha il diritto (trasferibile) di priorità al deposito del brevetto europeo per l identica invenzione: diritto di priorità che ha la durata di dodici mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda nazionale. L identità delle invenzioni sussiste allorché tutte le caratteristiche contenute nella domanda europea siano rinvenibili nella domanda anteriore. Secondo un diverso orientamento, meno rigoroso, l identità delle invenzioni sussiste qualora la domanda successiva contenga le caratteristiche essenziali dell invenzione, che possono anche essere desunte implicitamente dal contenuto della domanda medesima. È comunque necessario che l esperto del ramo possa dedurre direttamente, e senza ambiguità, dall oggetto della domanda successiva il contenuto delle rivendicazioni della domanda anteriore considerata nel suo insieme. Possono essere rivendicate sia priorità multiple sia parziali. Nel caso di più rivendicazioni il termine decorre dalla priorità più remota. Entro il termine di sedici mesi dalla data della priorità devono essere forniti all Ufficio europeo i documenti relativi al brevetto originario e segnatamente: copia certificata dall Ufficio brevetti depositario e traduzione di ogni relativo documento in una delle lingue ufficiali della procedura, ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che la domanda di brevetto europeo è la traduzione completa del brevetto di cui si rivendica la priorità.

15 Sotto Capitolo n. 2.7 Il procedimento di brevettazione 7.1. La domanda di brevetto europeo deve essere depositata, direttamente o tramite il servizio postale, in una delle tre lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco), presso una delle sedi dell UEB di Monaco, de L Aja, di Berlino oppure presso gli Uffici brevetti nazionali di ogni Stato contraente. È altresì possibile depositare la domanda presso l Ufficio europeo, in formato elettronico, mediante un servizio di connessione informatica oppure mediante invio dei documenti su CD-Rom. Le persone domiciliate negli Stati contraenti possono agire da sole avanti l UEB mentre i soggetti domiciliati in altri Stati necessitano di un mandatario abilitato. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche che abbiano la sede o il domicilio in Italia, è obbligatorio depositare la domanda direttamente presso l Ufficio italiano brevetti e marchi (anche per il tramite degli Uffici distaccati presenti presso le CCIAA), che potrà così stabilire se l oggetto della domanda deve essere vincolato o meno al segreto. Tale obbligo viene meno allorché la domanda rivendichi la priorità di un brevetto nazionale depositato da più di 90 giorni oppure sia stata ottenuta la preventiva autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive. L Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) provvederà autonomamente a trasferire la domanda alla sezione di deposito dell Aja entro 14 mesi dalla data del deposito o dalla data della priorità eventualmente rivendicata; in difetto, la domanda sarà considerata ritirata e le tasse di deposito eventualmente corrisposte saranno rimborsate. L Ufficio brevetti nazionale o l Ufficio europeo ricevente rilasciano una ricevuta dell avvenuto deposito, attribuendo una data di deposito che coincide con il momento in cui sono pervenuti i documenti relativi alla domanda. Una sola domanda può riguardare anche più invenzioni qualora esse costituiscano espressione di un unico concetto inventivo. A titolo esemplificativo, la CBE considera frutto della medesima idea inventiva la domanda di brevetto che comprende, ad esempio, una rivendicazione principale di prodotto A unitamente ad una rivendicazione principale del procedimento per la fabbricazione del prodotto A e ad una rivendicazione principale per l impianto destinato alla produzione del prodotto A. Il richiedente può presentare una o più domande divisionali del brevetto europeo, ad esempio qualora la domanda di brevetto non soddisfi il requisito dell unità dell idea inventiva. Le domande divisionali devono essere depositate direttamente all UBE e, se successive al deposito della domanda principale, non possono estendersi oltre l ambito di tutela della domanda iniziale né interessare Stati differenti da quelli già designati. Allo stesso modo, tutte le considerazioni svolte nella domanda divisionale devono potersi ritrovare nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni della domanda principale originariamente depositata. La domanda deve contenere (i) la designazione dell inventore od l indicazione del titolo in base al quale il richiedente, non inventore, ha acquisito il diritto; (ii) una richiesta di concessione del brevetto europeo che indichi gli Stati contraenti nei quali si vuole ottenere la tutela; (iii) una descrizione dell invenzione che specifichi il settore tecnico di appartenenza dell'invenzione, lo stato della tecnica preesistente, il problema risolto dall invenzione, l utilità pratica ottenuta ed almeno un modo di impiego dell invenzione; (iv) una o più rivendicazioni che indichino in maniera chiara e sintetica le caratteristiche tecniche dell invenzione e l oggetto della domanda di cui si chiede l esclusiva; (v) i relativi disegni; (vi) un estratto che fornisca una indicazione sintetica del problema risolto e delle implicazioni industriali del brevetto che verrà pubblicato insieme alla domanda di brevetto. La domanda deve inoltre contenere l indicazione (c.d. designazione) degli Stati contraenti nei quali si chiede che l invenzione sia protetta. All atto del deposito, oppure entro un mese dallo stesso, deve essere versata la tassa di deposito, la tassa di ricerca e la tassa per ogni rivendicazione superiore alla decima; il pagamento può anche essere effettuato entro un mese dalla data della comunicazione dell Ufficio che avvisa del mancato rispetto del termine, con una sovrattassa del 50% sull importo totale. Deve essere altresì corrisposta una tassa per ogni Stato designato nella domanda (tassa di designazione) entro sei mesi decorrenti dal giorno in cui il Bollettino Europeo Brevetti menziona la pubblicazione del Rapporto di ricerca. In ogni caso, l ammontare complessivo delle tasse di designazione dovute non eccede la somma che si pagherebbe estendendo la tutela a sette Stati. La traduzione del fascicolo in una lingua della procedura deve pervenire all Ufficio entro tre mesi dal deposito della domanda ovvero entro tredici mesi dalla data della priorità. Depositata la domanda, la Sezione di deposito effettua un esame formale dei requisiti minimi per l accettazione del deposito, comunicando all interessato l eventuale necessità di integrare o correggere la domanda entro un termine assegnato. In tale ipotesi la data del deposito della domanda coinciderà

16 con la data in cui perverranno all Ufficio le integrazioni necessarie. Dopo questa verifica preliminare, l Ufficio provvede ad esaminare le eventuali irregolarità della domanda, per le quali può invitare l interessato a provvedere alle correzioni od integrazioni necessarie entro un certo termine (può trattarsi, ad esempio, di una mancanza di documenti a cui si è fatto riferimento o di una incompleta indicazione delle priorità rivendicate). Se l irregolarità concerne la mancata indicazione della persona dell inventore, il nome deve essere comunicato all Ufficio entro sedici mesi dalla data del deposito della domanda o della priorità, altrimenti la domanda si considererà ritirata. Espletata la verifica formale dei requisiti della domanda, la Divisione di Ricerca dell Ufficio procede all esame dello stato della tecnica pertinente all invenzione. L esito del Rapporto di Ricerca è comunicato al titolare della domanda dalla Sezione di deposito, la quale chiede inoltre conferma circa l intenzione di procedere al deposito Dopo diciotto mesi dal deposito della domanda o dalla data della priorità rivendicata (periodo di segretezza), l Ufficio effettua la pubblicazione della domanda. La pubblicazione della domanda avviene nella lingua della procedura ed include le descrizioni, le rivendicazioni ed i disegni nonché l estratto ed il rapporto di ricerca (se disponibile alla data della pubblicazione; diversamente verrà pubblicato non appena si rende disponibile). Qualsiasi soggetto terzo, dopo la pubblicazione della domanda di brevetto può intervenire nella procedura presentando le proprie osservazioni in merito alla validità dell invenzione. Le parti interessate nella procedura hanno facoltà di prendere posizione e l Ufficio potrà valutare i motivi sottoposti dall interveniente. Alla domanda di brevetto è riconosciuta la stessa tutela accordata ad un brevetto concesso a seguito di esame. Tuttavia, i singoli Stati possono attribuire alla domanda una tutela inferiore rispetto a quella riconosciuta dalla CBE, ciò a due condizioni: (i) che la tutela della domanda di brevetto europeo non sia inferiore a quella accordata alle domande nazionali; (ii) che, in caso di violazioni da parte di terzi del diritto attribuito con la domanda, venga riconosciuto almeno un indennizzo Il procedimento prosegue quindi su impulso di parte. Il depositante, infatti, deve richiedere alla Divisione di Esame dell Ufficio l esame dei requisiti di validità del brevetto, entro sei mesi dalla data della menzione del Rapporto di Ricerca nel Bollettino europeo brevetti, corrispondendo la tassa di esame, oppure, entro un mese dalla comunicazione dell ufficio che informa della omessa richiesta, corrispondendo una sovrattassa pari al 50 % della tassa di esame. L esame comporta una verifica di ogni aspetto relativo alla validità del brevetto e conduce al rigetto od alla concessione del brevetto. Durante detta fase il richiedente è chiamato ad una serie di attività procedurali: può presentare le proprie osservazioni se richieste dall Ufficio nel corso dell esame; confermare la stesura finale del testo del brevetto così come proposto dall Ufficio seguito dell esame; pagare la tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo; fornire le traduzioni del brevetto nelle altre due lingue ufficiali della procedura; rifiutare il testo così come formulato dall Ufficio per ottenere un eventuale riesame nonché proporre eventuale ricorso avverso la decisione della Divisione d esame di rigettare la registrazione per mancanza dei requisiti di validità. La pubblicazione della concessione del brevetto non può avvenire prima che sia trascorso un periodo di cinque mesi dal giorno di decorrenza del termine per il pagamento della tassa di registrazione e di stampa. Il depositante può tuttavia chiedere che la pubblicazione avvenga prima di detto termine a condizione che abbia già approvato il testo finale del brevetto, abbia pagato le tasse di registrazione e stampa nonché ogni altra tassa già maturata ed abbia già depositato la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue della procedura L effetto della decisione di concessione del brevetto decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione stessa. A decorrere dal terzo anno è dovuta una tassa annuale con scadenza il giorno del deposito della domanda. Il versamento di dette tasse è anticipato e la prima tassa relativa al terzo anno di rinnovo della protezione è dovuta entro il termine di due anni dal deposito della domanda. Il pagamento di ogni tassa può essere effettuato al massimo entro un termine di mora di sei mesi oltre la sua scadenza, con l applicazione di una sovrattassa. Il mancato pagamento entro quest ultimo termine fonda la presunzione di ritiro del brevetto. Ad eccezione delle integrazioni richieste dall Ufficio a fronte delle rilevate irregolarità formali della domanda, non è possibile apportare alcuna modifica sino al ricevimento del rapporto di Ricerca. A decorrere da detto termine e sino alla prima comunicazione della Divisione di Esame sull esito dell esame, possono essere modificate le descrizioni le rivendicazioni ed i disegni. Ulteriori modifiche possono essere apportate in risposta alla prima comunicazione della Divisione di Esame. Eventuali modifiche successive dovranno essere autorizzate dall Ufficio che le concederà di volta in volta, a seconda della fattispecie, in base ai motivi addotti e, soprattutto, in relazione alla fase della procedura in cui tale

17 modifica sia stata richiesta. In ogni caso, non possono essere apportate modifiche che estendono il contenuto della domanda rispetto alla formulazione originaria.

18 Sotto Capitolo n. 2.8 Circolazione del brevetto: trasferimenti e licenze 8.1. Il diritto alla concessione del brevetto europeo può essere trasferito, sia integralmente che parzialmente, attraverso la cessione ad uno o più soggetti, anche mediante frazionamento per Stati. È altresì possibile conferire ad altri solo una quota del brevetto dando luogo ad una comunione. Per quanto riguarda l atto di cessione è prevista la forma scritta a pena di nullità nonché la sottoscrizione delle parti contraenti. Nel caso in cui si voglia trasferire la domanda di brevetto depositata è necessario registrare l atto di cessione presso l'ufficio brevetti europeo depositando una richiesta di registrazione nella lingua della procedura, fornendo prova dell'avvenuto trasferimento e corrispondendo la tassa di trasferimento. La procedura di registrazione è richiesta anche per il trasferimento del brevetto effettuata entro il termine (nove mesi) previsto per presentare opposizione alla concessione del brevetto nonché durante l espletamento della stessa. Qualora la domanda sia stata depositata da un soggetto diverso dal titolare del brevetto ed il brevetto non sia stato ancora concesso, il legittimo titolare dell invenzione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato di un accertamento giudiziario che attesti detta titolarità, può domandare il rigetto della domanda oppure può sostituirsi al richiedente iniziale nel proseguire la procedura di concessione; altrimenti, può presentare una nuova domanda di brevetto. Se l accertamento giudiziario della effettiva titolarità del brevetto europeo non è ancora passato in giudicato, l interessato potrà comunque richiedere la sospensione della procedura di registrazione del brevetto in attesa del giudizio sulla titolarità Il brevetto europeo può essere oggetto di licenza esclusiva e non esclusiva; in caso di licenza esclusiva è necessario che parti contraenti presentino domanda di trascrizione dell atto nel registro dei brevetti europei.

19 Sotto Capitolo n. 2.9 Trasformazione in domanda di brevetto nazionale Una domanda di brevetto europeo può essere trasformata in una domanda di brevetto nazionale nel caso in cui (i) la domanda di brevetto europeo non sia stata trasmessa dall Ufficio brevetti nazionale all Ufficio brevetti europeo entro quattordici mesi dalla data di deposito della domanda o dalla data della priorità rivendicata, oppure (ii) nel caso in cui non sia stata fornita la tempestiva traduzione in una delle lingue della procedura. In Italia è possibile trasformare il brevetto europeo, revocato o respinto, in brevetto per modello di utilità, qualora ne ricorrano i requisiti. La richiesta di conversione va presentata all Ufficio brevetti europeo o direttamente all Ufficio nazionale brevetti nel caso sub (i).

20 Sotto Capitolo n La nazionalizzazione (o validazione) del brevetto europeo nei singoli Stati designati Una volta concessa la registrazione, il Brevetto Europeo viene convalidato (nazionalizzato) in ciascuno degli Stati designati all atto del deposito della domanda e, quindi, è equiparato a tutti gli effetti ad un brevetto nazionale. La maggior parte degli Stati contraenti (è il caso dell Italia) condizionano detto riconoscimento al deposito di una traduzione del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato, entro tre mesi dalla pubblicazione internazionale della concessione, salvo la legge nazionale non preveda diversamente (per quanto riguarda l Irlanda, ad esempio, la traduzione deve essere comunicata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione mentre il Lussemburgo ed il Principato di Monaco non impongono detto onere). Al fine di mantenere in vigore il brevetto, in ogni Stato designato, è necessario corrispondere una tassa annuale, a decorrere dall anno successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione internazionale della concessione.