Marchi commerciali e lotta alla contraffazione

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1 Marchi commerciali e lotta alla contraffazione Avv. Francesco Celluprica Barzanò & Zanardo Studio Legale Associato Istituto di Commercio Estero 3-5 febbraio 2015 Poli tecnologici 2015 Barzanò & Zanardo Tutti i diritti riservati

2 Proprietà intellettuale Proprietà industriale Proprietà intellettuale Innovazione Distintività Opera dell'ingegno Brevetti Modelli di utilità Marchi d'impresa Design Copyright

3 MARCHI Fonti di diritto internazionale - Convenzione dell Unione, Parigi Accordi TRIPS, 1994 standard di tutela - Accordo di Madrid, 1891 nasce Unione; marchio internazionale - Protocollo di Madrid, 1989 maggiore adesione perché meno stringente; (Stati Uniti, Corea, Comunità europea) Fonti comunitarie - Direttiva 89/104 ravvicinamento legislazioni marchi d impresa - Regolamento 40/94 nasce il marchio comunitario in Italia: Codice della proprietà industriale, D.lgs. 30/2005

4 MARCHIO - Uso & Registrazione Si tutela mediante il deposito di un marchio verbale o figurativo (o entrambi) e la scelta delle classi merceolo giche da coprire La sua tutela non ha durata massima: può essere rinnovato ogni dieci anni per un periodo di tempo indeterminato

5 in Italia: deposito presso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) domanda cui segue registrazione formale, no esame nel merito effetto sul territorio nazionale opposizione durante la pendenza della domanda; dopo: azione civile di annullamento

6 nell Unione Europea: Marchio Comunitario si deposita una domanda di registrazione presso l Ufficio per l Armonizzazione del mercato interno di Alicante(UAMI/OHIM)

7 Marchio Comunitario se viene concesso, protezione si estende su tutto il territorio dell Unione unica tassa di registrazione se la domanda viene rifiutata, possibile conversione in singole domande nazionali nei paesi dove non risultano impedimenti è possibile rivendicare il diritto di priorità di un precedente deposito nazionale

8 nel Mondo: Marchio Internazionale si deposita presso UIBM italiano, indicando il numero di Paesi aderenti all accordo di Madrid dove si desidera registrare il marchio viene sottoposto a esame, concesso o rifiutato in ciascuno dei Paesi designati (quindi, a differenza che nel marchio comunitario, unica domanda ma diverse registrazioni/più tasse) è possibile rivendicare il diritto di priorità di un precedente deposito nazionale il rifiuto in uno dei Paesi contraenti non pregiudica la vita del marchio nei restanti Paesi designati

9 MARCHIO - Uso & Registrazione Art. 7 Oggetto di Registrazione 1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

10 Dunque il marchio è entità idonea a DISTINGUERE il prodotto (o servizio) da quello di altri imprenditori CARATTERE DISTINTIVO infatti La sua tutela si applica principalmente quando l uso di un terzo può provocare RISCHIO di CONFUSIONE per il PUBBLICO

11 MARCHIO - Uso & Registrazione Art. 9 c.p.i. Marchi di forma Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

12 Marchi di suono, per esempio - Audi - Metro Goldwyn Mayer - Twenty Century Fox Si deposita mediante consegna di un file mp3 e una rappresentazione grafica ( sonogramma ) idonea a rappresentare graficamente anche suoni diversi dalle melodie musicali

13 Marchi di forma o tridimensionali, per esempio Cioccolatino Lindt ipod di Apple Crema Nivea

14 Moleskine: marchio di forma rifiutato perché è la rappresentazione tridimensionale di una comune agenda. Tale forma non è in grado di comunicare all acquirente la provenienza dell articolo. Il marchio non ha capacità distintiva.

15 Marchi di colore (combinazioni e tonalità cromatiche) per esempio Burberry Futbol Club Barcelona Red Bull

16 Secondary meaning: acquisto di capacità distintiva in seguito all uso di un marchio originariamente descrittivo (esempi)

17 MARCHIO - Uso & Registrazione Art. 11 c.p.i. Marchio Collettivo 1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

18 MARCHIO - Novità Diversità del segno rispetto a: Altri marchi e segni distintivi uguali o simili, sui quali un terzo abbia acquistato un diritto anteriore al deposito della domanda di registrazione del marchio Art. 12 c.p.i.: Novità sostanziale = non preesistenza di fatto, nel linguaggio del mercato, di parole, figure o altri segni NOTI ai consumatori o utilizz ati per prodotti dello stesso genere Novità formale = non preesistenza di una domanda di marchio depositata per gli stessi prodotti (o, eccezionalmente, per prodotti di versi)

19 MARCHIO Carattere distintivo Art Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. DESCRITTIVITÀ

20 Art. 13 (segue) Capacità Distintiva 2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. 4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva. VOLGARIZZAZIONE

21 Art. 20 Diritti conferiti dalla registrazione 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso ESCLUSIVO del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: a) un segno IDENTICO al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

22 Art. 20 (segue) Diritti conferiti dalla registrazione b) un segno identico o simile al marchio registrato, per PRODOTTI o servizi IDENTICI o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

23 Art. 20 (segue) Diritti conferiti dalla registrazione c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di RINOMANZA e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

24 L ESCLUSIVA: a) è condizionata dall'uso effettivo del segno stesso a pena di decadenza; l'uso e le modalità dello stesso configurano precise condizioni di validità, efficacia e ambito di protezione del segno stesso; a) è limitata alla designazione di determinati prodotti e limitata al paese rivendicato; a) può essere estesa se il marchio gode di rinomanza, indipendentemente dalle classi rivendicate e dai prodotti contrassegnati, ma deve essere dimostrato INDEBITO VANTAGGIO o PREGIUDIZIO;

25 L ESCLUSIVA : (segue) d) può essere annullata se il segno ha perso la propria capacità distintiva per volgarizzazione; e) può essere concessa se il marchio ha acquistato, nel tempo, la capacità distintiva di cui era in origine privo (secondary meaning); f) può essere dichiarata decaduta per mancato uso quinquennale; g) viene limitata se si tollera per cinque anni la coesistenza di un altro marchio confondibile.

26 LOTTA alla CONTRAFFAZIONE dei marchi commerciali

27 STRUMENTI di TUTELA in via: Amministrativa Civile Penale

28 via Amministrativa in Italia (solo in pendenza di domanda di registrazione): opposizione presso UIBM Commissione di Ricorso in UE (anche dopo registrazione): opposizione presso UAMI Board of Appeal

29 via Civile Milano Torino Genova Firenze Napoli Palermo

30 via Civile Milano Torino Genova Venezia Bolzano Trento Roma Napoli Cagliari Bari Catania

31 via Civile Diffida Azioni civili ordinaria (ev. riconvenzionale) Cautelare (inibitoria, sequestro, descrizione )

32 Risarcimento del danno Il riconoscimento giudiziale della violazione di diritti di propri età intellettuale porta ad un risarcimento del danno calcolato in base all art. 125 c.p.i. In particolare si tiene conto di: tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.

33 via Penale In Italia la contraffazione è REATO PENALE: Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. Chiunque, potendo conoscere dell esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro a euro Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

34 Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro a euro Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

35 Art. 517ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Salva l applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

36 via Penale ESPOSTO Si richiede intervento autorità giudiziaria con Sequestro GdF DENUNCIA- QUERELA Procedimento Penale Ulteriore strumento: Istanza di sospensione doganale > domanda con cui si chiede agli uffici doganali di fermare ( sospendere lo svincolo ) di merce sospetta per accertarne la natura contraffatta > in caso affermativo, merce sequestrata + Procedimento penale

37 SIAC è una banca dati multimediale della Guardia di Finanza contenente le caratteristiche principali dei prodotti e dei diritti che si vogliono tutelare. Tutte le informazioni di carattere tecnico relative al prodotto/marchio sono registrate in una scheda che la banca dati provvede a elaborare per ogni azienda. La banca dati è a disposizione dei funzionari della GDF, innanzitutto ai fini di essere informati ed allertati su prodotti e diritti di privativa industriale contenuti nel database, ma anche ai fini di consentire un confronto in tempo reale tra prodotti sospetti di contraffazione che possano aver scoperto e le caratteristiche dei prodotti genuini rinvenute nel database.