La tutela del marchio

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1 La tutela del marchio INCREDIBOL! l Innovazione CREativa DI BOLogna Bologna, 9 giugno 2015 Avv. Raffaella Pellegrino 1

2 Requisiti validità (novità, capacità distintiva, liceità) Ricerche anteriorità Classi merceologiche Scelta del segno Deposito della domanda UIBM, OHIM, WIPO Esame Registrazione Sorveglianza Rinnovo Licenza Cessione Contratti Sfruttamento 2

3 MARCHIO Nazionale Comunitario Internazionale 3

4 Scelta del segno Cosa è un marchio Cosa può essere registrato come marchio Requisiti di validità Il marchio è un segno distintivo utilizzato per contraddistinguere i beni prodotti e i servizi offerti da un imprenditore rispetto ad un altro I segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (es. parole, nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche) purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Novità Capacità distintiva Liceità 4

5 Novità Il marchio è escluso dalla registrazione se: - sia identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 5

6 Capacità distintiva Sono esclusi dalla registrazione: - i marchi che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; - i marchi costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio 6

7 Volgarizzazione Perdita capacità distintiva Il marchio non individua più il prodotto proveniente da una determinata impresa, ma ogni prodotto che presenta analoghe caratteristiche merceologiche, ossia prodotti dello stesso genere, con conseguente perdita della capacità distintiva. L inserimento del termine nel vocabolario può essere sintomo di volgarizzazione. TUTTAVIA: «Il marchio "aspirina" è tuttora valido, non essendo decaduto per volgarizzazione (a nulla rilevando l inserimento della parola "aspirina" in dizionari ed enciclopedie» (T. Milano ) Secondary meaning Acquisto capacità distintiva Un espressione descrittiva o di uso comune mantiene il proprio significato originario, al quale si affianca un significato secondario che indica la provenienza dei prodotti o servizi da una determinata impresa. 7

8 Scelta di un segno idoneo alla registrazione, nuovo e distintivo Ricerca di anteriorità Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Nizza) Deposito della domanda 8

9 Deposito della domanda Marchio nazionale UIBM La registrazione ha efficacia nazionale. Si presenta domanda all UIBM, depositando appositi moduli con indicazione del segno e delle classi merceologiche. Marchio comunitario OHIM La registrazione ha efficacia sul territorio di tutta l UE. Si presenta domanda all OHIM, depositando appositi moduli con indicazione del segno e delle classi di prodotti. Marchio internazionale WIPO La registrazione ha efficacia nei paesi designati. Si presenta domanda presso l OMPI, tramite gli uffici nazionali, depositando appositi moduli con indicazione del segno e delle classi merceologiche. 9

10 Deposito della domanda Pagamento tasse Esame ufficio competente Pubblicazione della domanda Opposizione (eventuale) Registrazione Rinnovo 10

11 Registrazione Diritti di esclusiva Il marchio conferisce al suo titolare il diritto di uso esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio; c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi. 11

12 Link - Ufficio Italiano Brevetti e marchi (m. nazionale) - Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno (m. comunitario) - Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (m. internazionale) 12

13 Grazie per l attenzione! Avv. Raffaella Pellegrino [email protected] 13