La nozione di Brand, le procedure per la sua tutela e la casistica rilevante

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1 La nozione di Brand, le procedure per la sua tutela e la casistica rilevante Savona, 20 dicembre 2011 Dr. Giorgio Karaghiosoff

2 BRAND MARCA MARCHIO ALTRO? DESIGN

3 Il marchio è un segno distintivo Il marchio è un segno che, apposto a un oggetto o riferito ad un servizio, consente di distinguere i prodotti ed i servizi contrassegnati da quelli che non riportano tale segno o ne riportano uno differente. distinguere i prodotti e i servizi di un impresa da quelli di altre imprese individuare l origine dei prodotti e servizi riconducendoli a un impresa per distinguerli dai prodotti e servizi dei suoi concorrenti.

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5 IL BRAND 1960 AMA Un nome, un termine, un segno, un simbolo, un disegno o una loro combinazione che identifica un prodotto o un servizio di un venditore e che lo differenzia da quello del concorrente

6 IL BRAND 2002 Aaker La marca è un nome o un simbolo distintivo che serve ad identificare i bei o i servizi di un venditore o di un gruppo di venditori e a differenziarli da quelli di altri concorrenti

7 un logo il design un simbolo

8 IL BRAND 1998 Chernatony e McDonald La marca è un prodotto, servizio, persona, luogo aumentato in miusra tale che l acquirente o l utilizzatore percepisca elementi unici e rilevanti di valore aggiunto che incontrino i suoi bisogni e che tale valore sia sostenibile nei confronti dei concorrenti

9 IL BRAND Un insieme di percezioni nella mente dle consumatore La marca comprende tutto: Nome Marchio Prodotti o servizi che identifica Storia Valore che porta L impresa Il consumatore

10 OGGI BRAND: Entità concettuale che presidia il territorio mentale di un individuo ed evoca un insieme di valori predefiniti, definendo il posizionamento sul mercato MARCHIO: Insieme degli elementi connotativi (testuali e visuali, sonori) che compongono il codice interlinguistico della marca e che ne costituiscono l entità legale

11 Il primo prodotto da vendere è la propria marca. Solo grazie a un brand con il suo portato di valori e significati è possibile distinguersi in un panorama straripante di concorrenti. Gaetano Grizzanti Brand Identikit

12 Il Brand è l insieme dei motivi per cui si sceglie una determinata impresa od una determinata offerta Gaetano Grizzanti Brand Identikit

13 GESTIONE DELLA MARCA marketing tecnico grafico comunicazione legale finanziario etico emozionale

14 PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE DELLA MARCA CRITERI DI DEFINIZIONE DEL MARCHIO E DEL DESIGN PROGETTAZIONE DEL MARCHIO E DEL DESIGN PROTEZIONE DEL MARCHIO E DEL DESIGN

15 concept grafica grafica naming Elementi Del Del marchio colori colori tipografia simbolo

16 DA Gaetano Grizzanti Brand Identikit

17 ARCHITETTURA DI BRAND

18 MONOLITICA DA Gaetano Grizzanti Brand Identikit

19 MULTIMARCA DA Gaetano Grizzanti Brand Identikit

20 DERIVATIVO DA Gaetano Grizzanti Brand Identikit

21 IL SISTEMA COMUNITARIO MARCHIO COMUNITARIO DISEGNO COMUNITARIO

22 ASPETTI COMUNI Titolo unico per tutti gli stati membri Un marchio comunitario è valido in tutto il territorio dell Unione europea. È impossibile limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri. Procedura centralizzata di deposito, esame, rilascio. un unica domanda; un unica lingua procedurale; un unico centro amministrativo; un unico fascicolo da gestire

23 IL MARCHIO COMUNITARIO

24 DIRITTO il diritto esclusivo di vietarne l utilizzo sul mercato non autorizzato dal titolare medesimo. vietare a terzi non autorizzati: l apposizione del marchio comunitario registrato sui prodotti o sul loro confezionamento; l offerta, l immissione in commercio o l immagazzinamento dei prodotti a scopi commerciali utilizzando il marchio comunitario registrato; l offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del marchio comunitario registrato; l importazione o l esportazione di prodotti coperti dal marchio registrato; l uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità

25 AZIONI POSSIBILI avviando un procedimento dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari designato ai sensi dell RMC presentando richieste di provvedimenti alle autorità doganali dell Unione europea sequestro di prodotti che si sospetta siano stati contraffatti

26 DOVE AGIRE TRIBUNALI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI (1) Tribunale di Bari Tribunale di Bologna Tribunale di Catania Tribunale di Firenze Tribunale di Genova Tribunale di Milano Tribunale di Napoli Tribunale di Palermo Tribunale di Roma Tribunale di Torino Tribunale di Trieste Tribunale di Venezia (2) Corte d appello di Bari Corte d appello di Bologna Corte d appello di Catania Corte d appello di Firenze Corte d appello di Genova Corte d appello di Milano Corte d appello di Napoli Corte d appello di Palermo Corte d appello di Roma Corte d appello di Torino Corte d appello di Trieste Corte d appello di Venezia

27 PROCEDURA REGIME LINGUISTICO Lingue utilizzabili per il deposito 22 lingue ufficiali degli stati membri Lingue ufficiali presso UAMI IT,DE, FR, ES, EN Scelta di due lingue per la domanda

28 PROCEDURA LA DOMANDA una richiesta di registrazione di un marchio comunitario; identificazione del richiedente; l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto per i quali si richiede la registrazione; la rappresentazione grafica del marchio; il pagamento della tassa di base

29 PROCEDURA DOVE/COME DEPOSITARE e-filing:deposito elettronico invio a mezzo posta ordinaria, invio a mezzo servizio di corriere privato, consegna personale della domanda all'apposito sportello dell'ufficio trasmissione via fax,

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31 REQUISITI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa tutti segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare: le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere e le cifre, i suoni, la forma di un prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese. (Art. 4. REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 DEL CONSIGLIO)

32 REQUISITI IMPEDIMENTI ASSOLUTI (ART. 7 Regolamento Ce 40/94) Sono fatti valere dall esaminatore nell esame IMPEDIMENTI RELATIVI (ART. 8 Regolamento Ce 40/94) Sono fatti valere da terzi nella procedura di opposizione

33 IMPEDIMENTI ASSOLUTI Marchi privi di carattere distintivo; i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; i segni costituiti esclusivamente: dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; i marchi contrari all ordine pubblico o al buon costume; i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell articolo 6 ter della convenzione di Parigi;

34 IMPEDIMENTI ASSOLUTI i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione. i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine. i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità. non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all uso che ne è stato fatto.

35 IMPEDIMENTI RELATIVI opposizione alla registrazione di un marchio comunitario da parte del titolare di un marchio anteriore se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato; se a causa dell identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

36 IMPEDIMENTI RELATIVI Esclusioni di un marchio dalla registrazione se l agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire su opposizione del titolare del marchio su opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale su opposizione del titolare di un marchio anteriore se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, quando questo gode di notorietà e l uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

37 IMPEDIMENTI RELATIVI DEFINIZIONE MARCHI ANTERIORI: marchi comunitari, marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguardo il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l Ufficio dei marchi del Benelux, marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro; marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità; le domande di marchi di cui alla lettera c) i marchi sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell articolo 6 bis della convenzione di Parigi la cui data di deposito o di priorità sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario

38 RICORSI CONTRO LE DECISIONI DELL UFFICIO PUO ESSRE PRESENTATO RICORSO ESAME OPPOSIZIONE CONTRO LE DECISIONI DELLA CAMERA DEI RICORSI E POSSIBILE PRESNETARE APPELLO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

39 SPECIALITA RIVENDICAZIONE DI PREESISTENZA CONVERSIONE IN MARCHIO NAZIONALE

40 Il marchio Tridimensionale

41 DISEGNO COMUNITARIO MOLTO PIU CHE UNA PROTEZIONE ESTETICA

42 COSA E UN DISEGNO o MODELLO aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte, quale risulta dalle linee, dai contorni, dai colori, dalla forma, dalla struttura superficiale, dai materiali e/o dal suo ornamento

43 BRAND? Sinonimo dell immagine di marca di un impresa e può diventare un patrimonio il cui valore monetario è suscettibile di aumentare

44 COSA SI PROTEGGE Qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi l imballaggio, i simboli grafici e i caratteri tipografici, anche i prodotti costituiti da più componenti che possono essere smontati e rimontati. Un disegno o modello protegge soltanto l aspetto esteriore di un prodotto e non può proteggerne la funzione

45 DIRITTO Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo nei 27 Stati membri dell Unione europea e di vietarne l utilizzo a terzi senza il suo consenso. Il titolare ha il diritto di vietare a terzi non autorizzati la fabbricazione, l offerta, la commercializzazione, l importazione, l esportazione o l impiego di un prodotto che incorpora il disegno o modello o su cui quest ultimo è applicato, come pure la detenzione di tale prodotto per i suddetti fini

46 AZIONI avviare un procedimento dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari previsti dall RDC; presentare richieste di provvedimenti alle autorità doganali quali il sequestro da parte delle stesse di prodotti che si sospetta siano stati contraffatti.

47 DOVE AGIRE TRIBUNALI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI (1) Tribunale di Bari Tribunale di Bologna Tribunale di Catania Tribunale di Firenze Tribunale di Genova Tribunale di Milano Tribunale di Napoli Tribunale di Palermo Tribunale di Roma Tribunale di Torino Tribunale di Trieste Tribunale di Venezia (2) Corte d appello di Bari Corte d appello di Bologna Corte d appello di Catania Corte d appello di Firenze Corte d appello di Genova Corte d appello di Milano Corte d appello di Napoli Corte d appello di Palermo Corte d appello di Roma Corte d appello di Torino Corte d appello di Trieste Corte d appello di Venezia

48 DISEGNO O MODELLO REGISTRATO Certezza di una data di deposito Protezione a prescindere dalla volontà di copiatura Durata 25 anni diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne la fabbricazione, l offerta, la commercializzazione, l importazione, l esportazione, l impiego o la detenzione per tali fini, di prodotti che incorporano il disegno o modello e che non producono un impressione generale diversa

49 DISEGNO O MODELLO NON REGISTRATO incertezza di una data di inizio della protezione (atto di pubblicazione) Durata 3 anni dalla data di inizio della protezione diritto di vietare l utilizzo commerciale del disegno o modello soltanto se tale utilizzo sia riconducibile a una copiatura

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51 NULLITA Azione presso le commissioni dei ricorsi presso UAMI Azioni presso tribunali del disegno comunitario

52 RICORSO PER NULLITA DAVANTI ALL UAMI Prima istanza UAMI Seconda Istanza commissione dei ricorsi o commissione allargata dei ricorsi Terza istanza Tribunale di primo grado della corte di giustizia UE

53 REQUISITI Generico prodotto Novità Carattere individuale Prodotto complesso la parte resta riconoscibile durante il normale uso incorporata nel prodotto complesso e Mantiene il carattere di novità ed individualità

54 NOVITA nessun disegno o modello identico è stato divulgato al pubblico Disegno non registrato Anteriormente a data di prima divulgazione Disegno registrato Anteriormente a data di deposito o di priorità della domanda

55 IDENTITA Le caratteristiche di due modelli differiscono soltanto per dettagli irrilevanti

56 CARATTERE INDIVIDUALE l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico Si considera il margine di libertà dell autore nel realizzare il modello

57 CARATTERE INDIVIDUALE TEMPO DELLA DIVULGAZIONE Disegno non registrato Anteriormente a data di prima divulgazione Disegno registrato Anteriormente a data di deposito o di priorità della domanda

58 FUNZIONE TECNICA NON PROTEGGE: caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica NON PROTEGGE: caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione

59 FUNZIONE TECNICA PROTEGGE le forme che hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

60 ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa Si deve considerare il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello

61 FORMA FUNZIONALE? QUALE ESTENSIONE?

62 RECENTI SVILUPPI CORTE DI GIUSTIZIA SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) Nr. C-281/10 P del 20 ottobre 2011 PepsiCo, Inc contro Grupo Promer Mon Graphic, SA

63 FATTI Il disegno o modello comunitario n per «Articoli promozionali per giochi».

64 domanda di dichiarazione di nullità in base a disegno o modello comunitario anteriore registrato con il n «Lastra metallica per giochi»

65 UTILIZZATORE INFORMATO un utilizzatore dotato non già di un attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato bambino di età compresa all incirca tra i 5 e i 10 anni oppure un direttore del marketing di una società che fabbrica prodotti la cui promozione è affidata all offerta di «pog», «rapper» o «tazo». senza essere un progettista o un esperto tecnico, l utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza.

66 LIBERTA DELL AUTORE Nel caso di disegni caratterizzati da notevoli limiti alla libertà creativa dell autore, in linea generale anche piccole differenze possono essere sufficienti per produrre un impressione generale diversa sono limiti alla libertà creativa da prendere in considerazione ai sensi del Regolamento soltanto quelli che sono imposti dalla necessità che il prodotto svolga una certa funzione Per contro, eventuali caratteristiche «standard» che il mercato si attende, ma che non sono tecnicamente necessarie, non possono essere considerate come limiti alla libertà dell autore

67 TIPO DI CONFRONTO non deve essere definito in modo rigido in anticipo: esso sarà piuttosto da valutare caso per caso, sulla base delle circostanze e delle caratteristiche dei prodotti che sono caratterizzati dai disegni in conflitto. La natura stessa dell utilizzatore informato comporta che, quando possibile, esso effettui una comparazione diretta tra i prodotti: nel caso in cui tuttavia ciò sia impossibile o poco realistico, occorrerà immaginare un confronto che, pur non basato solo su vaghi ricordi come nell ambito dei marchi, possa comunque protrarsi nel tempo e nello spazio, nei limiti in cui ciò è concretamente necessario

68 CONSEGUENZE SUL BRAND E STRATEGIA DI PROTEZIONE marchio disegno brevetto invenzione

69 ALTRO MARCHIO DI FATTO CONCORRENZA SLEALE DENOMINAZIONE AZIENDA COPYRIGHT COMUNICAZIONE PRESIDIO POSIZIONAMENTO

70 Grazie per l attenzionel Dr. Giorgio Karaghiosoff TEL mail@karaghiosoff.com