UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

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Albana Parente
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1 UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DELL 8/02/06 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO ICD DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO LINGUA DEL PROCEDIMENTO spagnolo RICHIEDENTE RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE Burberry ltd haymarket Londra sw1y 4dq Regno unito Duran-corretjer & partners Còrsega, 329 (Pº de Gracia/Diagonal) E barcellona TITOLARE Creaciones camal, s.l. DEL DISEGNO O MODELLO C/Illes Balears, 30 COMUNITARIO E santa ponsa (islas baleares) RAPPRESENTANTE DELLA Calvo Polo, Maria Teresa TITOLARE C/ Diagonal, 421, 3 E Barcellona Avenida de Europa, 4 Apartado de Correos 77 E Alicante Tel Fax Internet:

RICHIEDENTE RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE Burberry ltd.

2 LA DIVISIONE ANNULLAMENTO composta da José J. Izquierdo Peris (relatore), Martin Schlötelburg (membro) e Eva Udovc (membro), ha adottato in data 8 febbraio 2006 la seguente decisione: 1. La registrazione del disegno o modello comunitario n è dichiarata nulla. 2. La titolare sopporterà l onere delle spese sostenute per il procedimento. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il disegno o modello comunitario n (in prosieguo: il modello comunitario contestato ) è stato registrato a nome della sua titolare, la CREACIONES CAMAL, S.L., con data di deposito del 27 gennaio 2005 (senza rivendicazione di priorità), ed è stato pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari del 5 aprile 2005 ( Nel modello comunitario, il prodotto è definito come Tessuti (Ornamento per -) ed è riprodotto nella seguente prospettiva: (2) In data 28 settembre 2005 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità contro il modello comunitario. La richiedente ritiene che il modello comunitario debba essere dichiarato nullo ai sensi dell articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC 1, (in quanto non soddisferebbe i requisiti di cui agli articoli 4-7 RDC) e della lettera e) della medesima disposizione (in quanto utilizzerebbe segni distintivi anteriori di cui è titolare la richiedente). In concreto, esisterebbe una somiglianza tale da rasentare l identicità tra i marchi comunitari nn e , i marchi spagnoli nn , e , e i marchi internazionali n , noti come BURBERRY CHECK, consistenti in un insieme di bande di diversi colori e dimensioni incrociantesi l una con l altra, in cui sono utilizzati i colori bianco, nero e rosso su sfondo marrone o beige (riprodotti infra), da un lato, e il modello comunitario, dall altro; tali marchi non potrebbero convivere sul mercato senza dar luogo a un notevole rischio di confusione. Inoltre, sussisterebbe un rischio di associazione, poiché il modello grafico protetto dai marchi possederebbe una riconosciuta reputazione e notorietà sul mercato. La titolare di detti marchi avrebbe quindi il diritto di vietare l uso, all interno del modello comunitario, dei predetti segni, ai sensi dell articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 e dell articolo 34.2.b) della legge spagnola n. 17/2001 sui marchi. Parimenti, il modello comunitario sarebbe privo dei caratteri di novità e di individualità, in quanto sarebbe preceduto dai detti marchi ed esisterebbe una notevole somiglianza con questi ultimi. Il modello comunitario riprodurrebbe nei tratti essenziali i marchi citati, producendo un impressione di quasi identicità, tranne per alcuni particolari irrilevanti. 1 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. 2

FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il disegno o modello comunitario n.

3 Marchio comunitario n Marchio internazionale n Marchi spagnoli nn e Marchio comunitario n (3) La richiedente conclude la propria argomentazione adducendo varie decisioni dell OEPM (Ufficio spagnolo dei marchi e brevetti) relative a diverse registrazioni di modelli e marchi richieste da terzi e negate in quanto anticipate dai marchi citati. In pratica, la richiedente sostiene che il modello comunitario è identico al modello industriale spagnolo n (C), la cui domanda è stata pubblicata il 16 maggio 2003, ma alla fine è stata respinta (v. infra riproduzione del modello citato). Da ultimo, la richiedente ha sollevato la questione della malafede della titolare nel presentare la domanda del modello comunitario. (4) Da parte sua, la titolare, che è stata invitata a presentare le proprie osservazioni il 19 ottobre 2005, non si è manifestata né ha presentato alcuna osservazione. Il 26 gennaio 2006 l Ufficio ha comunicato alle parti la conclusione del procedimento scritto, segnalando loro che la decisione sarebbe stata adottata in base alle prove a sua disposizione (articolo 31, paragrafo 2, REDC 2.) 2 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari. 3

richieste da terzi e negate in quanto anticipate dai marchi citati. In pratica, la richiedente sostiene che il modello comunitario è identico al modello industriale spagnolo n.

4 (5) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si fa rinvio ai documenti del fascicolo di domanda di dichiarazione di nullità. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull ammissibilità (6) La domanda di dichiarazione di nullità si fonda sulle cause di cui all articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in relazione ai requisiti enunciati agli articoli 4-7 RDC, e sulla causa di cui all articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC. In relazione a quest ultima, la richiedente ha dimostrato di avere la legittimazione richiesta dall articolo 25, paragrafo 3, RDC. Pertanto, le condizioni di cui all articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii) e v), REDC sono soddisfatte. Non è di per sé ammissibile, come causa di nullità, il motivo relativo alla malafede da parte della titolare. (7) La tassa per la domanda di nullità è stata pagata. Anche le altre condizioni di cui all articolo 28, paragrafo 1, REDC sono soddisfatte. La domanda è pertanto ammissibile. B. Sul merito B.1. Sulle cause di cui all articolo 25, paragrafo 1, lettera b) (8) Con riferimento all asserita mancanza di novità, è stata provata la divulgazione di un modello anteriore alla presentazione del modello comunitario e identico a quest ultimo. Come ha rilevato la richiedente, esiste identità tra il modello comunitario e il modello industriale spagnolo n (C), la cui domanda è stata pubblicata il 16 maggio 2003 sul BOPI (Bollettino ufficiale spagnolo della proprietà industriale), riprodotto al punto (3), consistente in un insieme di diverse bande che si intersecano l una con l altra e formano connessioni con un fondo più scuro, mentre le parti che separano dette linee hanno un fondo più chiaro, e comprendente anche altre bande di minor larghezza, parallele e perpendicolari alle prime, il tutto su un fondo grigiastro. Il fatto che la domanda di registrazione di tale modello sia stata alla fine respinta dall OEPM (Ufficio spagnolo dei marchi e brevetti) non contraddice la conclusione secondo cui il modello spagnolo è stato divulgato anteriormente al modello comunitario. (9) Va pertanto accolto il motivo fondato sulla causa di nullità di cui all articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC. Conseguentemente, non occorre procedere all esame dei restanti motivi di nullità dedotti dalla richiedente. C. Conclusione (10) La domanda di dichiarazione di nullità è accolta e il modello comunitario è dichiarato non conforme al requisito della novità. 4

Sull ammissibilità (6) La domanda di dichiarazione di nullità si fonda sulle cause di cui all articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in relazione ai requisiti enunciati agli articoli 4-7 RDC, e sulla

5 III. SULLE SPESE (11) Ai sensi dell articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell articolo 79, paragrafo 1, REDC, la parte soccombente deve sopportare l onere delle tasse pagate dalla parte avversa nonché le spese da questa sostenute ai fini del procedimento. Ne consegue che, nel presente procedimento, la titolare deve sopportare l onere delle spese. IV. DIRITTO DI RICORSO (12) Il ricorso deve essere presentato per iscritto all Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 55 e seguenti del RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO José J. Izquierdo Peris Martin Schlötelburg Eva Udovc 5

DIRITTO DI RICORSO (12) Il ricorso deve essere presentato per iscritto all Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione.

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