Camera di Commercio Verona Mercoledì 08/10/2014

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1 Camera di Commercio Verona Mercoledì 08/10/2014

2 BRICS: introduzione / 1 BRICS è l acronimo che raggruppa cinque tra le maggiori economie emergenti (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) Tra i cinque Stati esiste una minima forma di coordinamento, con vertici annuali che si tengono a partire dal 2009 (il Sudafrica partecipa dal 2011) L ultimo vertice BRICS si è tenuto a Fortaleza nel luglio 2014, con la decisione di creare una BRICS New Development Bank 02/41

3 BRICS: introduzione / 2 Gli Stati BRICS rappresentano circa il 40% della popolazione e il 20% dell economia mondiale Domande di brevetto presentate nei rispettivi registri nazionali nel 2012 (fonte WIPO): - Brasile Russia India Cina Sudafrica /41

4 BRICS: introduzione / 3 Brasile Superficie: km 2 Popolazione: circa Aderisce a: Convenzione d Unione di Parigi Brevetto Internazionale (PCT) 04/41

5 BRICS: introduzione / 4 Russia Superficie: km 2 Popolazione: circa Aderisce a: Convenzione d Unione di Parigi Brevetto internazionale (PCT) Protocollo di Madrid 05/41

6 BRICS: introduzione / 5 India Superficie: km 2 Popolazione: circa Aderisce a: Convenzione d Unione di Parigi Brevetto internazionale (PCT) Protocollo di Madrid 06/41

7 BRICS: introduzione / 6 Cina Superficie: km 2 Popolazione: circa Aderisce a: Convenzione d Unione di Parigi Brevetto internazionale (PCT) Protocollo di Madrid 07/41

8 BRICS: introduzione / 7 Sudafrica Superficie: km 2 Popolazione: circa Aderisce a: Convenzione d Unione di Parigi Brevetto internazionale (PCT) 08/41

9 BRICS: Brasile/marchi Per i depositi di marchio il Brasile adotta il sistema Uniclass (deposito a parte per ogni classe merceologica) L Ufficio Marchi e Brevetti locale (INPI) analizza il marchio sia con riferimento ai c.d. requisiti assoluti (descrittività, genericità, ingannevolezza, ecc.) che con riferimento ai requisiti relativi (diritti anteriori di terzi) In assenza di obiezioni c è la pubblicazione del marchio nel Bollettino Ufficiale I terzi possono presentare opposizioni alla registrazione entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino 09/41

10 BRICS: Brasile/marchi Il marchio è protetto per 10 anni che decorrono dalla data di registrazione; è prevista una tassa di registrazione piuttosto elevata La decorrenza della protezione a partire dalla registrazione è importante, visto che la procedura di registrazione (se ci sono opposizioni/obiezioni) può durare moltissimo Onere d uso del marchio entro 5 anni dalla registrazione Il marking (TM, R...) non è obbligatorio e non ha valore legale C è un azione apposita per il riconoscimento dei marchi di rinomanza; tale qualifica può anche essere riconosciuta in via incidentale (in procedura di opposizione, causa di nullità ecc.) La tassa per l azione di riconoscimento della rinomanza del marchio è molto alta (intorno ai Euro) 10/41

11 BRICS: Brasile/brevetti E consentito (a differenza di Europa e USA) il deposito di un brevetto entro un anno dalla data di prima divulgazione dell invenzione La domanda di brevetto può essere presentata sia da una persona fisica che da una persona giuridica C è una particolarità relativa alle invenzioni dei dipendenti (titolarità al 50% tra azienda e dipendente quando c è sia il contributo inventivo del dipendente che l utilizzo delle risorse dell azienda) La procedura di registrazione dura in media 3 anni, ma può diventare molto lunga in presenza di obiezioni/opposizioni 11/41

12 BRICS: Brasile/brevetti L esame di merito deve essere chiesto (dal depositante o da un terzo) entro 36 mesi dalla data di deposito, altrimenti la domanda si considera abbandonata Una volta concluso l esame la domanda di brevetto viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale A partire dalla pubblicazione nel Bollettino sono possibili le osservazioni di terzi e il titolare ha 60 giorni per pagare le tasse di registrazione o fare appello contro il rigetto Tra le materie escluse c è il software puro; per quanto riguarda gli esseri viventi c è un eccezione che consente la brevettabilità dei micro-organismi transgenici E possibile il deposito di modelli di utilità, che hanno una durata massima di 15 anni 12/41

13 BRICS: Brasile/modelli La protezione dei modelli e disegni dura al massimo 25 anni (decennio iniziale + possibile proroga per tre quinquenni) Le tasse di mantenimento sono relativamente basse, specie se consideriamo che il deposito comprende 10 anni di tasse L esame condotto dall INPI è solo formale, non di merito, e non sono possibili opposizioni di terzi L esame di merito (sui requisiti di novità e originalità) può essere chiesto dal depositante in qualsiasi momento Non è consentito il deposito cumulativo 13/41

14 BRICS: Brasile/protezione dei diritti La legge brasiliana in materia di proprietà intellettuale dà alle singole autorità giudiziarie la facoltà di creare sezioni specializzate in materia di IP, sia di primo grado che di appello Al momento tutte le maggiori città brasiliane hanno sezioni specializzate in materia di IP, e il loro numero varia a seconda dell importanza della città (ad es. 12 a Rio de Janeiro) I casi tendono a concentrarsi negli stati di Rio de Janeiro e San Paolo e di conseguenza tali giurisdizioni hanno maggiore esperienza in materia di IP 14/41

15 BRICS: Russia/marchi Sistema Multiclass (un deposito può riguardare più classi merceologiche) L Ufficio Marchi e Brevetti locale (Rospatent) analizza il marchio sia con riferimento ai c.d. requisiti assoluti (descrittività, genericità, ingannevolezza, ecc.) che con riferimento ai requisiti relativi (diritti anteriori di terzi) L esame condotto da Rospatent è piuttosto severo ma non c è procedura di opposizione In caso di presenza di marchi anteriori è consentita la presentazione di un accordo di coesistenza 15/41

16 BRICS: Russia/marchi Il marchio è protetto per 10 anni decorrenti dalla data di deposito, e le tasse ufficiali sono piuttosto basse La procedura di registrazione, in assenza di obiezioni, ha una durata media di un anno circa Onere d uso entro 3 anni dalla registrazione o 3 anni precedenti l avvio di un azione di cancellazione Marking non obbligatorio ma valore della legalmente riconosciuto Per i marchi di rinomanza è possibile presentare una domanda specifica a Rospatent; procedura costosa in cui bisogna presentare una lunga serie di documenti tra il cui il principale è un indagine demoscopica; c è un registro speciale 16/41

17 BRICS: Russia/marchi Rapporto tra marchi in caratteri cirillici e marchi in caratteri latini: gli uni interferiscono con gli altri sia in sede di esame di merito che nelle eventuali cause di contraffazione Non c è l obbligo di depositare la versione in cirillico del proprio marchio in caratteri latini Il deposito di un unico marchio relativo alle due versioni di una stessa dicitura non è consigliabile, salvo il caso in cui sul mercato si usino le due versioni insieme Il consumatore russo medio ha una buona conoscenza dell alfabeto latino per cui il problema della traslitterazione si pone in casi limitati 17/41

18 BRICS: Russia/brevetti La domanda di brevetto può essere presentata sia da una persona fisica che da una persona giuridica La predivulgazione di informazioni essenziali dell invenzione è consentita nei 6 mesi precedenti il deposito, basta che sia effettuata da inventore o da persona da lui informata Non sono brevettabili, in particolare, i procedimenti di clonazione, per embrioni e per procedimenti di modifica di cellule embrionali La procedura prevede esame formale e pubblicazione, con possibili osservazioni di terzi; qualora l esame sostanziale sia superato c è una decisione di concessione con richiesta di pagamento di tasse e delle annualità fino alla quinta 18/41

19 BRICS: Russia/brevetti L esame di merito va richiesto, dal depositante o da un terzo, entro 3 anni dalla data della domanda Non è prevista una procedura di opposizione ma c è comunque, per i terzi, la possibilità di ricorrere contro la decisione di concessione del brevetto Le tasse sono generalmente medio-basse; una particolarità della Russia è costituita dalla possibilità di rimessione in termini entro 3 anni per il pagamento di qualunque tassa in materia di brevetti, marchi e modelli E possibile il deposito di modelli di utilità, che hanno una durata massima di 10 anni 19/41

20 BRICS: Russia/modelli La protezione dei modelli e disegni dura al massimo 15 anni ed è previsto il pagamento di annualità di mantenimento (relativamente basse) L esame condotto da Rospatent è sia formale che di merito (solo per il requisito della novità), e non sono possibili opposizioni di terzi Il deposito cumulativo è consentito, con grandi vantaggi sia in termini di costi che di gestione delle procedure 20/41

21 BRICS: Russia/protezione dei diritti Nel 2013 è stato istituito un tribunale specializzato in materia di IP (Russian Patent Court - RPC) RPC opera come tribunale di prima istanza contro le decisioni relative alla concessione o all annullamento di brevetti, marchi e modelli RPC opera come come tribunale di ultima istanza per le decisioni in materia di contraffazione, che in primo grado sono di competenza dei Tribunali Commerciali C è quindi una divisione tra competenza in materia di validità del titolo e in materia di contraffazione 21/41

22 BRICS: India/marchi Sistema Multiclass (un deposito può riguardare più classi merceologiche) L Ufficio Marchi e Brevetti locale (IP India) analizza il marchio sia con riferimento ai c.d. requisiti assoluti (descrittività, genericità, ingannevolezza, ecc.; anche non contrarietà alle varie sensibilità religiose del Paese) che con riferimento ai requisiti relativi (diritti anteriori di terzi) La durata media di una procedura di registrazione è di mesi ma ci sono spesso ritardi dovuti ad errori; si può comunque richiedere un esame accelerato Il marchio è protetto per 10 anni che decorrono dalla data di deposito 22/41

23 BRICS: India/marchi C è onere d uso a partire da 5 anni e 3 mesi dall inserimento del marchio nell apposito registro con la dicitura marchio registrato (sealing date) Marking non obbligatorio ma valore della legalmente riconosciuto Marchi di rinomanza riconosciuti ufficialmente a partire dal 2003; è possibile ottenere il riconoscimento della rinomanza in via incidentale all interno di una causa o di un opposizione; c è una lista ufficiale nel Registro dei Marchi L Ufficio Marchi e Brevetti (IP India) ha sedi a New Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, ognuna con una competenza territoriale specifica; se il richiedente è straniero la competenza dipende dalla sede del mandatario indiano nominato 23/41

24 BRICS: India/brevetti Può brevettare l inventore oppure una terza persona o società; se non brevetta l inventore bisogna che nel formulario di deposito si specifichi che il richiedente è autorizzato a procedere dall inventore La predivulgazione del trovato in linea di massima non è consentita, salvo il caso di esibizioni organizzate dallo Stato o di divulgazioni a scopo meramente pedagogico Possibilità di domanda provvisoria (senza rivendicazioni, deve contenere titolo e descrizione) che deve essere seguita da definitiva entro 12 mesi Non esiste l istituto del modello di utilità 24/41

25 BRICS: India/brevetti IP India esamina i requisiti formali; quanto all esame di merito, va chiesto entro 48 mesi dal deposito e in mancanza la domanda viene considerata abbandonata Non ammessa opposizione prima della registrazione ma c è postgrant opposition entro 12 mesi dalla decisione di concessione Sono brevettabili i micro-organismi mentre c è un esplicita esclusione per conoscenza tradizionale e per sistemi di agricoltura e orticultura Tasse complessivamente basse e a scalare a seconda che si tratti di persone fisiche, di piccole-medie imprese o di grandi imprese, e a seconda che il deposito sia elettronico o cartaceo; le tasse per una formalità cartacea di una grande impresa sono mediamente 5-6 volte le tasse per una formalità elettronica da parte di una persona fisica 25/41

26 BRICS: India/modelli La protezione dei modelli e disegni ha una durata iniziale di 10 anni, con possibile estensione per ulteriori 5 Tasse relativamente basse, specie considerando il primo decennio di protezione L esame, pur essendo solo formale, è piuttosto severo; no opposizione di terzi Il deposito cumulativo non è ammesso, ma è ammesso il deposito come unico modello di un set di prodotti (ad es. servizio da tè) 26/41

27 BRICS: India/protezione dei diritti Per gli appelli contro le decisioni dell Ufficio Brevetti e Marchi c è l IPAB (Intellectual Property Appellate Board) Le cause in materia di contraffazione ricadono invece nella competenza generale delle High Courts of India; c è una proposta che mira all istituzione di Commercial Courts L India è uno Stato federale per cui sia IPAB che High Courts hanno varie sedi 27/41

28 BRICS: Cina/marchi Protezione per 10 anni dalla data di registrazione Sistema Multiclass solo da pochi mesi (entrata in vigore di nuova Legge Marchi) Esame sia con riferimento ai requisiti assoluti (descrittività, genericità, ingannevolezza ecc.) che con riferimento ai requisiti relativi (diritti anteriori di terzi) Particolarità per quanto riguarda il requisito della contrarietà all ordine pubblico In assenza di obiezioni c è la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, da cui decorre un termine di 3 mesi per eventuali opposizioni di terzi 28/41

29 BRICS: Cina/marchi La procedura di registrazione dura in media mesi se non ci sono intoppi (ma dovrebbe velocizzarsi dopo l entrata in vigore della nuova legge) Tasse generalmente basse, no tassa di registrazione, onere d uso entro 5 anni dalla registrazione Marking non obbligatorio ma valore della legalmente riconosciuto E possibile chiedere il riconoscimento di marchio di rinomanza nell ambito di una procedura di opposizione o di un azione di contraffazione, ma non c è un registro ufficiale di tali marchi 29/41

30 BRICS: Cina/marchi C è un problema legato alla differenza tra alfabeto latino e ideogrammi cinesi I due ambiti interferiscono, per cui un marchio in cinese con un certo significato, ad es., viene citato nell esame di un marchio in caratteri latini con lo stesso significato Nella pratica le traslitterazioni in cinese di marchi occidentali seguono o la regola dell affinità fonetica (ad es. Ferrari=Falali, Nokia=Nuojiya) o dell affinità di significato (ad es. Apple=Pingguo, Palmolive=Zonglan), o un mix tra i due criteri Non è obbligatorio depositare il marchio in ideogrammi ma bisogna considerare che la Cina è un mercato particolare e c è un ampia fascia di consumatori che ha poca familiarità con i caratteri latini 30/41

31 BRICS: Cina/brevetti Può essere titolare del brevetto sia l inventore che una terza persona o società Predivulgazione consentita nei 6 mesi precedenti a domanda di brevetto (fiere ufficiali, presentazioni accademiche, divulgazioni senza consenso dell inventore) Esame formale e sostanziale (in cui possono essere emesse più azioni ufficiali), requisito di novità assoluta La procedura può essere relativamente breve (2-3 anni) se non ci sono intoppi ma i tempi si dilatano qualora ci siano più azioni ufficiali 31/41

32 BRICS: Cina/brevetti L esame di merito va richiesto entro 3 anni dalla data di deposito, altrimenti la domanda è da considerarsi abbandonata Possono esserci osservazioni di terzi prima della concessione oppure una procedura (giudiziale, non amministrativa) di nullità che può essere instaurata in qualsiasi momento Il software puro è escluso ma le linee guida del SIPO prevedono la brevettabilità del software che abbia un effetto tecnico esterno; c è un esplicita esclusione in caso di violazione dell etica sociale e di danno per l interesse pubblico Tasse relativamente basse, le annualità si pagano dopo la registrazione Modelli di utilità: sì (durata 10 anni, esame solo formale) 32/41

33 BRICS: Cina/modelli La protezione è concessa per un massimo di 10 anni, con pagamento di annualità Il deposito cumulativo non è ammesso, ma è ammesso il deposito come unico modello di un set di prodotti (ad es. servizio da tè) Le tasse sono relativamente basse ma frequenti (annualità) Esame solo formale, non ammessa opposizione di terzi Non c è il c.d. grace period, quindi i modelli non devono essere stati diffusi prima del deposito 33/41

34 BRICS: Cina/protezione dei diritti Esistono sezioni specializzate in materia di IP in quasi tutti i Tribunali di grado intermedio e di Appello, e c è una sezione specializzata presso la Corte Suprema In primo grado le decisioni sono rese in tempi relativamente brevi (in media 5 mesi a Pechino, 7 mesi a Shanghai, 9 mesi a Guangzhou) La situazione è in continua evoluzione nel tentativo di migliorare l efficienza del sistema Da una parte alcuni Tribunali stanno sperimentando il c.d. threein-one system (cioè l accorpamento in un unica causa degli aspetti civili, penali e amministrativi) Dall altra si studia l introduzione di un Tribunale unico di ultima istanza in materia di IP, da introdurre entro il 2020 e ispirato agli analoghi tribunali tedeschi e giapponesi 34/41

35 BRICS: Sudafrica/marchi La protezione dura 10 anni dalla data di deposito Grazie alla tradizione di common law del Sudafrica, la registrazione di un marchio non è considerata obbligatoria e c è il riconoscimento dei marchi di fatto Sistema Uniclass (un deposito per ogni classe merceologica) L esame tocca sia requisiti assoluti che relativi; poi pubblicazione e opposizione possibile entro 3 mesi La procedura di registrazione dura in media 2 anni circa 35/41

36 BRICS: Sudafrica/marchi Le tasse sono medie, di livello europeo, e non c è tassa di registrazione Onere d uso del marchio entro 5 anni dal rilascio del certificato di registrazione Marking non obbligatorio ma valore della legalmente riconosciuto Per i marchi di rinomanza non c è un registro particolare, ma la loro protezione può essere riconosciuta in via incidentale 36/41

37 BRICS: Sudafrica/brevetti La domanda può essere presentata dall inventore oppure da un altro soggetto (ad es. società), ma in questo secondo caso bisogna depositare anche un atto di cessione Si può depositare una domanda di brevetto provvisoria (anche senza assistenza di mandatario) o completa (in tal caso deve essere firmata da un mandatario) La domanda provvisoria deve essere seguita entro 12 mesi dalla domanda completa; nel frattempo si possono effettuare test di mercato e quindi divulgare il trovato C è un esplicita esclusione relativa al software 37/41

38 BRICS: Sudafrica/brevetti La procedura è piuttosto breve (in media meno di un anno) ma questo perché l esame compiuto dall Ufficio Brevetti Sudafricano (CIPC: Companies and Intellectual Property Commission) è solo formale e quindi non riguarda né novità né attività inventiva Non c è esame di merito né opposizione di terzi La tassa di base copre i primi 3 anni; sia la tassa di deposito (intorno ai 40 Euro) che le annualità sono molto basse (circa 15 Euro per le ultime due annualità) 38/41

39 BRICS: Sudafrica/modelli Protezione per massimo di 15 anni con pagamento di annualità a partire dal quarto anno L esame è solo formale; prima della registrazione c è la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ma non c è opposizione di terzi Deposito cumulativo non possibile Le tasse di mantenimento, considerando le annualità e l impossibilità, sono importanti; è tuttavia possibile pagare tutte le annualità in unica soluzione 39/41

40 BRICS: Sudafrica/protezione dei diritti Per i brevetti c è un tribunale apposito (Court of the Commissioner of Patents) mentre per marchi e modelli c è la competenza generale della High Court Gli appelli si propongono generalmente alla Supreme Court of Appeal ma per le decisioni della Court of the Commissioner of Patents c è la possibilità di presentare gli appelli anche presso la High Court che in quel caso opera con un collegio di tre membri Ci sono dubbi sull effettiva specializzazione della Court of the Commissioner of Patents dato che raramente i giudici assegnati a tale organo hanno una specifica formazione in campo IP In materia di marchi è lo stesso Ufficio Brevetti e Marchi ad avere competenze giudiziali in materia di cancellazione di marchi registrati e di vertenze relative a proprietà degli stessi e a licenze 40/41

41 BRICS: la nuova frontiera della proprietà intellettuale Grazie per l attenzione Avv. Stefano Ferro stefano@europatent.it Avv. Fabián I. Gatti fabiangatti@gattiasoc.com.ar