Valorizzazione IP & gestione della proprietà intellettuale nelle forme di ricerca collaborativa e commissionata

Valorizzazione IP & gestione della proprietà intellettuale nelle forme di ricerca collaborativa e commissionata

Valorizzazione IP

STRATEGIE E FORME DI VALORIZZAZION E: sono dipendenti dall approccio che l ente titolare della tecnologia assume circa i canali di divulgazione e valorizzazione della conoscenza, nonché della natura della conoscenza prodotta A. Se la scelta di fondo consiste nel mettere a disposizione la conoscenza generata senza in alcun modo vantare i diritti di proprietà intellettuale B. Se la scelta di fondo consiste nel valorizzare la conoscenza prodotta attraverso il ricorso della proprietà intellettuale ed alle relative forme di sfruttamento A.1. Pubblicazioni scientifiche e presentazioni a convegni e seminari: la conoscenza cade immediatamente in pubblico dominio ed i contenuti delle pubblicazioni o delle presentazioni sono liberamente e gratuitamente utilizzabili da chiunque B.1. Se si è in presenza di conoscenza codificata o codificabile si può procedere al deposito di una domanda di brevetto, per poi sfruttarla commercialmente. B.2. Se la conoscenza non è codificata o codificabile non è possibile procedere al deposito di una domanda di brevetto. B.1.1. Sfruttamento del brevetto mediante cessione a titolo definitivo; il titolare dismette completamente la proprietà del titolo e della tecnologia da esso protetta B.1.2. Sfruttamento del titolo mediante licenza B.1.3. Sfruttamento del brevetto in via diretta se ed in quanto la tecnologia protetta è funzionale a rendere servizi di consulenza da parte del titolare (ad esempio: servizi di misurazione, taratura ecc. B.1.2.1. Licenza esclusiva o non esclusiva a imprese di grandi, medie o piccole dimensioni già esistenti sul mercato; si cerca di far sfruttare la tecnologia favorendo la comparsa di nuovi prodotti o l utilizzo di nuovi procedimenti, al contempo ottenendo ritorni economici B.1.2.2. Licenza esclusiva o non esclusiva a impresa spin-off di nuova costituzione: si cerca di favorire lo sfruttamento da parte di un soggetto imprenditoriale nel quale partecipano a vario titolo gli inventori, con la prospettiva di ottenere nuovi prodotti (o processi) sulla base della tecnologia e creare occupazione qualificata B.2.1. Si procede al trasferimento del know-how, mediante cessione o licenza (a titolo esclusivo o non esclusivo): l accordo è per lo più accompagnato da prestazioni di consulenza, che presuppongono l interazione e l addestramento da parte del personale detentore della conoscenza B.2.2. Si procede alla creazione di una impresa spin-off, con eventuale partecipazione dell ateneo ed il coinvolgimento diretto degli inventori, in quanto depositari della conoscenza (v. anche sopra, B.1.2.2.). In questa ipotesi alla quale possono associarsi eventuali brevetti per porzioni di conoscenza codificata si realizza il massimo livello di trasferimento tecnologico

Sfruttamento negoziale, diritti di esclusiva e libertà di attuazione Fondamenti normativi dello sfruttamento negoziale Differenza tra diritto di esclusiva e libertà di attuazione Art. 66. Diritto di brevetto 1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Concetti elementari dello sfruttamento per via negoziale Distinzione tra mercato del prodotto e mercato della tecnologia. Brevetto come input intermedio di processi produttivi Forme di sfruttamento per via negoziale (intermediate-market transactions) Accordo cooperativo di ricerca e sviluppo Cessione Licenza Material Transfer Agreement

Il rischio nella gestione IP e il ruolo dello strumento contrattuale Rischi che incidono sul successo dell operazione di trasferimento tecnologico Rischio tecnologico (funzionerà?) Rischio di mercato (si venderà?) Rischio di protezione (sarà copiata?)

Strumenti negoziali e gestione del rischio Trasferimento totale del rischio: cessione Gestione del rischio tecnologico: accordo di cooperazione tecnologica (R&D oppure R&D&I agreement; CRADA) Gestione del rischio di mercato: licenza (sharing agreement) con remunerazione variabile Gestione dei rischi legati alla protezione: patto di gestione della lite

Strumenti negoziali di governo della relazione tra le parti (prima e dopo l accordo) Gestione della confidenzialità NDA prima del deposito della domanda di brevetto Accordo di riservatezza (CA; NDA) NDA dopo il deposito Per tutelare conoscenza implicita e know-how segreto connessi Per mantenere l opzione di tutela del segreto durante la fase di segretezza della domanda Gestione di alcuni eventi successivi alla conclusione dell accordo

Segue: ulteriori strumenti negoziali della relazione tra le parti (prima e dopo l accordo) Eventi successivi rispetto alla conclusione della licenza che incidono sul rischio Contenzioso Dannosità del prodotto Eventi di dissesto del licenziatario

Tipologie di licenza Licenza esclusiva Licenza non-esclusiva Licenza co-esclusiva Licenza e sub-licenza Grant-back (contratto o clausola) e licenza incrociata Definizione della variabile sulla quale viene creata la licenza esclusiva (spazio, tempo, uso)

Corrispettivi Rimborso delle spese di protezione e accollo delle spese di manutenzione annuale (soprattutto in caso di licenza esclusiva) Option fee e/o issue fee (downpayments); licenze paid-up (pagamenti non ricorrenti) Milestone fee (soggetti a condizione positiva o negativa, solitamente con relativi effetti sulla risoluzione o manutenzione del contratto) Running royalties (e minimum annual royalties); post-expiration royalties e royalties nei contratti di cessione Sublicensing fees Equities (per licenze a start up e spin off) Contribuzioni in natura (in kind consideration)

Interessi delle parti nella negoziazione LICENZIANTE Università LICENZIATARIO Azienda Durata Ammontare Rischio Estendere il flusso di entrate Massimizzare le entrare prima della scadenza Includere nella licenza know-how o altri diritti per estendere la durata della licenza oltre la scadenza del brevetto Aumentare i pagamenti di royalties Incoraggiare le sub-licenze Essere pagato per assistenza tecnica Stabilire milestone Trasferire i costi di sviluppo interamente al licenziatario Licenziare non in esclusiva Accorciare i termini entro i quali pagare le di royalties Differire/ritardare i pagamenti Ridurre il pagamento di royalties Ottenere l esclusiva Ottenere la massima protezione territoriale Evitare pagamenti di somme fisse e di grande ammontare

Marketing della tecnologia (modalità push) DIRITTO DI PRELAZIONE O OPZIONE DELLO SPONSOR O CESSIONE IN CASO DI RICERCA COMMISSIONATA PERIODO DI PRELAZIONE O TERMINE DELL OPZIONE PROTEZIONE DELLA INNOVAZIONE MANCATO ESERCIZIO O RIFIUTO NEGOZIATO CONCLUSIONE DELL ACCORD O DI LICENZA NESSUN DIRITTO DI SPONSOR FALLIMENTO DEL NEGOZIATO INIZIATIVE DI MARKETING DELLA TECNOLOGIA MARKETING TECNOLOGIA IDENTIFICAZIONE DEL LICENZIATARIO

Le fasi del negoziato e i relativi strumenti Accordi di riservatezza Firma di lettere di intenti, memorandum of understanding, termsheet (vincolanti/non vincolanti) Checklist Documenti di due diligence Puntuazioni delle negoziazioni Firma del contratto Closing e post-closing

Disciplina delle garanzie contrattuali TIPOLOGIA RACCOMANDATA NOTE Garanzia sulla titolarità Sì Garanzia sulla validità dei titoli No (per i casi di cessione e licenza su titoli già concessi) Garanzia sulla futura concessione dei titoli dei titoli Garanzia sull idoneità della tecnologia all uso No No (per i casi di titoli non ancora concessi o concessi soltanto in alcuni stati) Garanzia sulla contraffazione attiva Limitatamente (garanzia relativa alla freedom of operation) Garanzia sulla contraffazione passiva Limitatamente

Conclusioni valorizzazione Capire risultato proteggerlo bene capire applicazione Dividere brevetto e know how Seguire fasi e processo di valorizzazione Attenzione alle clausole dei contratti

Gestione della proprietà intellettuale nelle forme di ricerca collaborativa e commissionata

Contesto Il processo di creazione della conoscenza e valorizzazione della ricerca è cambiato Anni 1960 1980 Ricerca di base Contratti di ricerca, consulenza, formazione Ricerca applicata, ingegnerizzazione, produzione, mercato Processo lineare Da ricerca di base (università) a ricerca applicata, ingegnerizzazione, produzione, mercato (impresa) Separazione istituzionale e fisica Separazione di tempi e ruoli 18

Contesto Oggi Mercato, ricerca applicata, ingegnerizzazione Ricerca di base Ricerca applicata, ingegnerizzazione, produzione, mercato Ricerca commissionata, ricerca collaborativa in ambiti multidisciplinari complessi, relazioni di medio-lungo termine Processo non lineare e non sequenziale Processo che inizia dal mercato, caratterizzato da ritorni dalle fasi di ricerca applicata e ingegnerizzazione alla ricerca di base Interazioni più complesse 19

Contesto attuale Ricerca multidisciplinare (complessità delle tecnologie moderne richiede un approccio multidisciplinare, competenze complementari) Competizione tra organizzazioni di ricerca del settore pubblico e privato creano un mercato della ricerca Internazionalizzazione della ricerca (necessità di accedere alle migliori competenze di ricerca a livello mondiale) Specializzazione della ricerca (le organizzazioni sono diventate più specializzate e quindi tendono a collaborare assieme in progetti comuni) Aumentata velocità di cambiamento dovuto ad una competizione più ampia a livello internazionale

Ricerca collaborativa vs ricerca commissionata Ricerca collaborativa Università e imprese lavorano assieme in team nell ambito di un progetto congiunto. Hanno un interesse comune. nel raggiungere gli obiettivi e i risultati del progetto. Nel caso specifico dell Università, il progetto riveste un interesse istituzionale Ogni parte è proprietaria dei risultati che produce. In caso di risultati sviluppati congiuntamente, si prevede un regime di contitolarità Ricerca commissionata Le università svolgono attività di ricerca nell interesse delle imprese che affidano loro la commessa (subcontratto) La titolarità e i diritti di sfruttamento dei risultati devono essere negoziati. Le imprese solitamente richiedono il diritto di usare (non necessariamente a titolo esclusivo) i risultati a proprio beneficio Le università e le imprese condividono i costi e i benefici Le imprese che commissionano la ricerca impegnano risorse finanziarie per ottenere un servizio scientifico mentre le università dedicano competenze e risorse umane/strumentali per svolgere il servizio

Ricerca collaborativa vs ricerca commissionata Ricerca collaborativa Le imprese hanno le risorse e le competenze per svolgere le attività di ricerca Ricerca commissionata Le imprese non hanno le competenze e le risorse per svolgere ricerca internamente Gli accordi che regolamentano i progetti di collaborazione considerano tutti i partner allo stesso livello Gli accordi che regolamentano i contratti di ricerca commissionata solitamente vedono l istituzione di ricerca che svolge il servizio in una posizione contrattuale più debole

Questioni IP Identificazione del background rilevante per gli obiettivi della collaborazione Definizione della titolarità del foreground Definizione dei diritti di accesso al background e al foreground durante la collaborazione e dopo il suo termine

Foreground (FG)/Risultati Informazioni, materiali e conoscenza, generata in un progetto (protetta e non protetta) Diritti di proprietà intellettuale (diritto d autore, design, brevetti, varietà vegetali, etc) e know-how segreto Risultati tangibili (prototipi, micro-organismi, codice sorgente, etc) e non tangibili (IP) di un progetto Non sono foreground i risultati generati al di fuori del progetto (prima, dopo o in parallelo)

Background (BG) Informazioni, conoscenza e IPR detenuti dai partecipanti prima del progetto, che sono necessari per svolgere il progetto o per utilizzare i risultati del progetto! Attenzione: i partecipanti sono entità legali, quindi Se un dipartimento specifico di un università o azienda è coinvolto in un progetto, il BG sarà quello dell intera università o azienda Ad un partecipante può essere richiesto si concedere ad altri partecipanti diritti di accesso al BG di altri dipartimenti a determinate condizioni Vedi lista background incluso/escluso

Questioni IP.. Solo una sintesi Una collaborazione di ricerca ha un passato e un futuro Sideground IP Partner A Background Partner A Foreground IP Partner A Residual information Postground Partner A Joint FG Background Partner B Foreground IP Partner B Postground Partner B Sideground IP Partner B t

Titolarità Titolarità del BG: di chi lo ha generato Titolarità del FG: Individuale (sole ownership) relativamente a conoscenza sviluppata da un solo partner Congiunta (joint ownership) relativamente a conoscenza prodotta congiuntamente (laddove non sia possibile scindere i contributi dei singoli partecipanti

Titolarità congiunta Per dimostrare la titolarità del FG è consigliato mantenere documentazione che attesti il conseguimento del FG (quaderni di laboratorio, etc) I contitolari devono concordare le quote di titolarità, la gestione e il mantenimento degli eventuali brevetti, con relativa suddivisione dei costi, le strategie di sfruttamento commerciale

Titolarità congiunta Regime di default difficoltà per università ogni contitolare può concedere licenze non esclusive a terzi, senza richiedere l autorizzazione degli altri contitolari ai quali tuttavia: deve essere dato un preavviso di 45 giorni deve essere corrisposto un corrispettivo equo

IP Consulenza I risultati attesi sono report scientifici La proprietà dei report è del committente mentre l Università può utilizzare i dati e le informazioni contenuti nei report per attività di didattica e ricerca istituzionale Qualora vengano generati risultati suscettibili di protezione IP, le parti avvieranno trattative per concludere accordi relativi a titolarità e utilizzo di tali risultati

IP ricerca commissionata Proteggere l IP sulle conoscenze e informazioni pregresse (Background) Proteggere l IP sulle conoscenze e sulle informazioni che derivano dalla collaborazione (Foreground) Proteggere la confidenzialità delle informazioni reciprocamente scambiate Garantire ai ricercatori la possibilità di effettuare pubblicazioni Applicare correttamente la normativa sull uso dei segni distintivi (marchio) dell Ateneo da parte dei committenti

Criticità/esperienze (clausole IP) Specificità dei vari settori di ricerca Rapporti consolidati Corrispettivi per licenza/cessione Cessione a fronte di royalties invece di corrispettivo fisso Vincoli a monte del contratto di ricerca commissionata Background Software

Criticità/esperienze (conto terzi in generale) Confine Background/Foreground (Descrizione allegato tecnico) Effetto «telefono senza fili» (Ruolo tecnico/legale)

Accordi Quadro IP Cosa vuole l Università: La giusta «reputazione» per il trasferimento tecnologico (richiede la contitolarità dei brevetti) Premi inventivi ragionevoli per motivare i propri ricercatori La possibilità di continuare a fare ricerca nel settore Uso gratuito del know-how/brevetti per la didattica Possibilità di effettuare pubblicazioni scientifiche Stabilire rapporti duraturi con le (grandi) imprese Cosa vuole l Impresa: Acquisire la titolarità esclusiva dei risultati generati Libertà di sfruttare commercialmente i risultati senza vincoli Titolarità/licenza esclusiva dei brevetti Possibilità di governare il processo di scrittura, deposito ed estensione dei brevetti Possibilità di condurre la difesa legale dei brevetti in caso di contraffazione Riservatezza sui risultati di interesse industriale

Link utili https://www.iprhelpdesk.eu/ https://www.gov.uk/lambert-toolkit http://www.cipp.mcgill.ca/data/publications/00000065.pdf