Brevetto Europeo Unitario: quali strategie di utilizzo? Marco Paolizzi Consulente in Brevetti Europei

Brevetto Europeo Unitario: quali strategie di utilizzo? Marco Paolizzi Consulente in Brevetti Europei

Brevetto Europeo con effetto unitario (UPP) Alcune osservazioni introduttive 1) È un brevetto europeo a tutti gli effetti, cui viene conferito, a scelta del titolare effettuata dopo la concessione, un effetto unitario per un accordo particolare tra i paesi aderenti (Art. 1(2) Reg. EU 1257/2012: Special Agreement ex Art. 142 EPC) 2) È un titolo dell Unione Europea, in quanto l accordo è tra i paesi membri UE che aderiscono alla cooperazione rafforzata che ha portato al Reg. EU 1257/2012 (Art. 1(1) e Art. 2(a) Reg. EU 1257/2012) ossia 26 dei 28 Paesi EU (Spagna e Croazia non aderiscono) 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 2

Brevetto Europeo con effetto unitario (UPP) Alcune osservazioni introduttive 3) L effetto unitario si esercita sui paesi per i quali (tra quelli che aderiscono alla cooperazione rafforzata alla data in cui si richiede l effetto unitario) ha efficacia la loro ratifica (non la semplice adesione ) dell Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (UPCA) alla data in cui la concessione dell effetto unitario è registrata (Artt. 2(a) e 18(2) Reg. EU 1257/2012). Pertanto si potranno avere brevetti con effetto unitario su territori differenti, in funzione sia del momento in cui l effetto unitario viene chiesto, sia del momento in cui viene concesso. 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 3

Brevetto Europeo con effetto unitario (UPP) Alcune osservazioni introduttive 4) Nei paesi su cui si può esercitare, l effetto unitario è un opzione aggiuntiva (anche se alternativa) rispetto a quella di un brevetto europeo tradizionale (senza effetto unitario). Una volta scelta, però, non può coesistere in uno stesso paese con un brevetto europeo senza effetto unitario (Art. 4(2) Reg. EU 1257/2012). L eventuale coesistenza con un titolo nazionale è materia di legge nazionale. 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 4

Brevetto Europeo con effetto unitario (UPP) Alcune osservazioni introduttive 5) Per i paesi su cui si può esercitare, definisce: un unico titolo, con un unica procedura di validazione dopo la concessione (la richiesta dell effetto unitario), con un unico ufficio di riferimento (EPO) per il pagamento delle tasse di mantenimento in vita. 6) Un unico tribunale (il Tribunale Unitario dei Brevetti - UPC) ha competenza esclusiva a giudicare in materia di Brevetto Europeo con effetto unitario (Art.18(2) Reg. EU 1257/2012; UPCA). 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 5

Brevetto Europeo con effetto unitario (UPP) Alcune osservazioni introduttive 7) Come oggetto di proprietà, viene trattato come un titolo nazionale: del paese aderente alla cooperazione rafforzata in cui aveva almeno una sede di attività almeno uno dei titolari registrati alla data di deposito della domanda di brevetto europeo, oppure, se questa condizione non è soddisfatta, della Germania, in quanto paese aderente alla cooperazione rafforzata in cui ha sede la European Patent Organization. (Art. 7 Reg. EU 1257/2012) 8) Come oggetto di proprietà, può essere dato in licenza anche su base nazionale (Art. 3(2) Reg. EU 1257/2012) 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 6

Brevetto Europeo senza effetto unitario Alcune notazioni Nei paesi che hanno ratificato l UPCA -per un periodo transitorio di 7 anni (estendibile di altri 7) dal momento dell entrata in vigore dell UPCA, su di esso avranno competenza sia le corti nazionali che l UPC; -nel periodo transitorio, i titolari di domande di brevetto europeo e di brevetti europei senza effetto unitario potranno chiedere che solo le corti nazionali abbiano competenza (procedura di opt-out ex Art. 83(3) UPCA) -trascorso il periodo transitorio, avrà competenza solo l UPC, tranne che su quei brevetti per i quali nel periodo transitorio sia stato chiesto (e mai ritirato) l opt-out. 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 7

Stato delle adesioni e delle ratifiche all UPCA Al 29/03/2017, hanno aderito all UPCA: -25 paesi membri dell UE (tutti, tranne: Croazia, Spagna, Polonia) Al 29/03/2017, hanno aderito all UPCA: -12 paesi membri dell UE (AT, BE, BG, DK, FR, IT, LU, MT, NL, PT, SE, FI) Perché tutto il sistema possa partire, dovranno ratificare anche DE, UK (? Quale sarà l effetto della BREXIT?). Una ratifica prende efficacia il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dello strumento di ratifica. 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 8

STRATEGIE Possibili alternative a) Brevetti Europei tradizionali concessi prima dell entrata in vigore di UPP-UPCA: rimanere sotto la competenza di UPC o chiedere opt-out? b) Domande di brevetto europeo pendenti al momento dell entrata in vigore di UPP-UPCA e domande di brevetto europeo depositate successivamente all entrata in vigore di UPP-UPCA: chiedere l effetto unitario o no? In caso negativo, chiedere opt-out o no? c) In caso si sia chiesto opt-out, se e quando rientrare sotto la competenza di UPC? 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 9

STRATEGIE Possibili alternative Varie possibilità per la tutela di un invenzione (deposito): Domanda di brevetto nazionale Domanda di brevetto internazionale (PCT) Domanda di brevetto europeo Varie possibilità per una domanda di brevetto europeo nei paesi aderenti a UPP-UPCA: Richiesta di effetto unitario Validazione nazionale tradizionale Validazione nazionale tradizionale, con opt-out dalla competenza esclusiva di UPC 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 10

STRATEGIE Possibili alternative Non esiste una strategia unica possibile. Occorre decidere caso per caso per ogni domanda di brevetto europeo/brevetto europeo, sulla base di considerazioni relative a: Campo territoriale di protezione Rapporto costi/complicazione gestionale-amministrativa Flessibilità di utilizzo nel tempo Gestione del titolo come oggetto di proprietà Opponibilità dei cosiddetti National Prior rights Tempistica procedurale per ottenere l effetto unitario Leggi applicabili Tribunali competenti per le azioni di contraffazione/nullità 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 11

STRATEGIE Possibili alternative Attenzione! I criteri possibili vanno considerati assieme, ciascuno con i suoi pro e con i suoi contro per poter prendere una decisione ragionata. Utilizzare un solo criterio come guida può condurre a commettere gravi errori. 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 12

STRATEGIE Estensione territoriale Allo stato attuale, se il sistema partisse oggi (quindi ipotizzando la ratifica da parte di DE e UK), la scelta dell effetto unitario coprirebbe AT, BE, BG, DE, DK, FR, IT, LU, MT, NL, PT, SE, FI, UK e tutti i rimanenti paesi dovrebbero essere tutelati con una validazione nazionale. Criteri: Mercato di riferimento aziendale Mercato potenziale/attuale dell invenzione tutelata Sedi dei potenziali/reali/principali concorrenti Interessano i cosiddetti territori oltremare (territori su cui un paese membro - come FR, NL, UK - ha influenza)? Risorse finanziarie (budget) Rapporto costo/beneficio 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 13

STRATEGIE Costi e gestione Per tutti i paesi per i quali vale UPP-UPCA: La procedura di concessione europea è la stessa (stesso costo) La richiesta di effetto unitario non ha costi di deposito e richiede (almeno nel regime linguistico transitorio) il deposito di una sola traduzione; la convalida nazionale, invece, spesso richiede tasse di deposito e il deposito di una traduzione in lingua nazionale, oltre alla nomina di un mandatario locale (fortemente consigliata anche dove non è richiesto nulla). Nota: Costo medio di una traduzione professionale di un testo brevettuale di circa 4000 parole: 600-800 circa. Si paga una sola tassa di mantenimento annuale contro tante tasse quanti sono i paesi. 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 14

STRATEGIE Costi: tasse di mantenimento annuale (1) Annualità in Italia (fonte: National Law Related to the EPC, dal sito web dell EPO) 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 15

STRATEGIE Costi: tasse di mantenimento annuale (2) Annualità in Austria(fonte: National Law Related to the EPC, dal sito web dell EPO) 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 16

STRATEGIE Costi: tasse di mantenimento annuale (3) Annualità in Germania (fonte: National Law Related to the EPC, dal sito web dell EPO) 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 17

STRATEGIE Costi: tasse di mantenimento annuale (4) Annualità in Francia (fonte: National Law Related to the EPC, dal sito web dell EPO) 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 18

STRATEGIE Costi: tasse di mantenimento annuale (5) Annualità in UPP: 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 19

STRATEGIE Costi: esempio (1) Paesi di interesse: DE, ES, FR, IT, PL a)effetto unitario: DE, FR, IT sotto effetto unitario. Una sola traduzione. Annualità da pagare all EPO ES, PL con convalida nazionale (deposito traduzione in lingua nazionale + nomina mandatario locale + tasse di deposito; Annualità da pagare sia a ES-PTO che a PL- PTO) 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 20

STRATEGIE Costi: esempio (1) continua Paesi di interesse: DE, ES, FR, IT, PL b)convalida tradizionale: DE, FR: traduzione non necessaria; nomina mandatario locale (facoltativa); annualità al DE-PTO e al FR-PTO IT, ES, PL: deposito traduzione + nomina mandatario locale. Annualità da pagare all IT-PTO, all ES-PTO e al PL-PTO 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 21

STRATEGIE Costi: esempio (2) Paesi di interesse: AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, SE a)effetto unitario: AT, BE, DE, FR, GB, IT, NL, SE sotto effetto unitario. Una sola traduzione. Annualità da pagare all EPO CH, ES, PL con convalida nazionale (deposito traduzione in lingua nazionale + nomina mandatario locale + tasse di deposito. Annualità da pagare a ciascuno dei rispettivi uffici brevetti nazionali) 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 22

STRATEGIE Costi: esempio (2) continua Paesi di interesse: AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, SE b)convalida tradizionale: CH, DE, FR, GB: traduzione non necessaria; nomina mandatario locale (facoltativa); annualità a ciascuno dei relativi uffici brevetti nazionali AT, BE, ES, IT, NL, PL, SE: deposito traduzione + nomina mandatario locale. Annualità da pagare a ciascuno dei relativi uffici brevetti nazionali 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 23

STRATEGIE Flessibilità di utilizzo nel tempo e gestione come titolo di proprietà Il brevetto europeo con effetto unitario è un titolo unico, e può essere abbandonato solo nella sua totalità può essere ceduto a terzi solo nella sua totalità. Il brevetto europeo tradizionale, una volta convalidato nei vari paesi, è un fascio di titoli nazionali che possono esseretrattati separatamente: quanto all abbandono quanto alla cessione. 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 24

STRATEGIE Opponibilità dei cosiddetti National Prior rights (1) Un National Prior Right è una domanda di brevetto/brevetto nazionale avente data di deposito/di priorità antecedente a quella del brevetto europeo su cui scegliere, ma pubblicato successivamente al brevetto europeo, e il cui contenuto può essere rilevante per la novità del brevetto europeo stesso. Facendo l ipotesi che si tratti di un titolo nazionale di un paese tra quelli per cui vale UPP-UPCA, questo titolo influenza: nel caso di un brevetto europeo tradizionale, solo la porzione nazionale corrispondente nel caso di un brevetto europeo ad effetto unitario, tutto il brevetto per l estensione territoriale interessata da UPP-UPCA 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 25

STRATEGIE Opponibilità dei cosiddetti National Prior rights (2) Quindi, prima di scegliere, occorre valutare bene l esistenza di questo tipo di titoli nell estensione territoriale di interesse. Nota: L EPO dovrebbe effettuare le cosiddette top-up searches per ricercare i titoli nazionali rilevanti a questo proposito e comunicarli al richiedente un brevetto europeo, ma con quale affidabilità? Come possibile rimedio, in alcuni paesi si sta pensando alla possibilità di una procedura di conversione del titolo con effetto unitario in relativi titoli nazionali nei paesi dove il National Prior Right non ha efficacia. 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 26

STRATEGIE Tempistica procedurale per l effetto unitario (1) La procedura di richiesta dell effetto unitario va iniziata entro un mese dalla pubblicazione della Mention of Grant sul Bollettino Europeo dei Brevetti e richiede un certo tempo per raggiungere la registrazione o una decisione di rifiuto In caso di rifiuto, si può procedere (se l interesse per l effetto unitario è determinante) a chiedere appello alla UPC (unica corte competente a questo fine, ex Art. 32(1)(i) UPCA e arrivare ad una decisione richiede tempo La convalida nazionale tradizionale va eseguita entro tre mesi dalla pubblicazione della Mention of Grant sul Bollettino Europeo dei Brevetti (e richiede un tempo preliminare per la preparazione delle traduzioni in lingua locale dove richiesto) 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 27

STRATEGIE Tempistica procedurale per l effetto unitario (2) Occorre valutare bene il rischio che trascorrano i tre mesi utili alle convalide nazionali tradizionali senza che si ottenga la registrazione dell effetto unitario. Dovesse verificarsi questa eventualità: perdita del titolo nei paesi in cui UPP-UPCA vale. Non esiste, a conoscenza di chi scrive, un paese che nella legge nazionale preveda la possibilità di procedere alla convalida nazionale tradizionale anche oltre i termini, in questo caso. Problema destinato ad essere risolto in un senso o nell altro dalle leggi nazionali di adeguamento a UPP-UPCA. 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 28

STRATEGIE Leggi applicabili: Brevetto Europeo tradizionale a) In caso di opt-out : Legge nazionale; Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) per quanto applicabile b) In caso non ci sia opt-out : Leggi applicabili dalla UPC Legge nazionale del paese del titolare registrato al deposito per le questioni di diritto di proprietà 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 29

STRATEGIE Leggi applicabili: Brevetto Europeo con effetto unitario Leggi applicabili dalla UPC Legge nazionale del paese del titolare registrato al deposito per le questioni di diritto di proprietà 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 30

STRATEGIE Tribunali competenti (1) Per il brevetto europeo con effetto unitario: Competenza esclusiva della UPC Per il brevetto europeo tradizionale : In regime di opt-out : Competenza esclusiva delle corti nazionali Non in regime di opt-out : In regime transitorio: competenza sia della UPC che delle corti nazionali In regime non transitorio: competenza esclusiva della UPC 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 31

STRATEGIE Tribunali competenti (2) In caso di competenza esclusiva della UPC Un unico giudizio di contraffazione per tutti i paesi Un unico giudizio per la validità del brevetto (Nota: Eccezione alla competenza esclusiva per le questioni di legittimazione ad essere titolari del brevetto) 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 32

STRATEGIE Tribunali competenti (3) Effetto unitario o no? In caso negativo, opt-out o no? Forza del brevetto Prevedibilità/imprevedibilità dei giudizi da parte delle Corti Domanda di brevetto nazionale parallela là dove la legge permette la doppia tutela unitaria-nazionale? 29 marzo 2017 Camera di Commercio - Torino 33

Grazie per l attenzione