Avv. Astrid Wiedersich Avena L iter di registrazione dei marchi, la sorveglianza e il procedimento di opposizione

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1 Avv. Astrid Wiedersich Avena L iter di registrazione dei marchi, la sorveglianza e il procedimento di opposizione ASI AGENZIA SPAZIALE ITALIANA IP in pillole: la tutela dei marchi Workshop interno di orientamento teorico-pratico in tema di tutela dei marchi Sala Cassini ASI sede di Tor Vergata Roma, 5 dicembre 2018

2 Registrare un marchio IMPORTANTI VALUTAZIONI STRATEGICHE Copertura geografica: è importante pianificare le strategie di deposito/registrazione in relazione alle potenzialità di espansione commerciale dell impresa valutando i sistemi più efficaci (depositi nazionali, esteri, UE e internazionali). Diritti anteriori: occorre verificare di non violare diritti anteriori di terzi utilizzando o depositando marchi (con particolare attenzione all estero). Sorveglianza: è consigliabile attuare una strategia di sorveglianza e monitoraggio per assicurare una pronta tutela dei diritti da azioni di contraffazione o da depositi successivi incompatibili. 2

3 Registrare un marchio LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI NIZZA DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI Dal momento che un marchio serve a identificare l origine di prodotti o servizi e a distinguerli da quelli dei concorrenti del richiedente, la scelta dell elenco di prodotti e/o servizi da allegare alla domanda di registrazione determina, unitamente alla scelta del marchio, l ambito della protezione richiesta. L elenco dei prodotti/servizi rivendicati deve essere redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti/servizi e permettere la classificazione di ciascuno. Tutti i prodotti e servizi che possiamo trovare sul mercato sono categorizzati in «classi», sulla base di un accordo internazionale: l Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. La classificazione di Nizza classifica i prodotti nelle classi dalla 1 alla 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45. Ciascuna classe è rappresentata da un titolo che fornisce informazioni generali sul tipo di prodotti o sevizi in essa contemplati. 3

4 Registrare un marchio SISTEMI DI REGISTRAZIONE Nazionale: in Italia il sistema di registrazione nazionale è regolato dal Codice di Proprietà Industriale (Decreto lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) e la domanda si deposita presso qualsiasi CCIAA in forma cartacea oppure telematicamente presso l UIBM. Tale forma di registrazione conferisce protezione solo in Italia. UE: il marchio UE è valido in tutto il territorio dell Unione Europea; la domanda si deposita telematicamente presso EUIPO ad Alicante. Internazionale: Secondo il sistema dell Accordo e del Protocollo di Madrid (Sistema di Madrid) relativi alla Registrazione internazionale dei Marchi. La domanda si deposita presso WIPO; tale sistema di registrazione conferisce protezione nei Paesi designati nella domanda. 4

5 Il nuovo marchio UE REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Il regolamento modificativo ha apportato cambiamenti in diversi settori: 1. aspetti formali 2. tasse relative ai marchi 3. aspetti tecnici 1. ASPETTI FORMALI La terminologia del Regolamento Modificativo è stata emendata conformemente al trattato di Lisbona e dunque i riferimenti alla Comunità sono stati sostituiti con i riferimenti all Unione Europea: a partire dal 23 marzo 2016 il marchio comunitario è divenuto il marchio dell Unione europea e l Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) ha assunto la denominazione di Ufficio dell Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). 5

6 Il nuovo marchio UE REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 2. TASSE Il sistema delle tasse EUIPO è cambiato, passando da una tassa di base che copriva fino a 3 classi ( per ogni classe successiva) di prodotti e servizi ad un sistema pay-perclass. Dunque, in materia di tasse, il regolamento modificativo ha introdotto le seguenti modifiche: un sistema one-fee-per-class per le tasse di deposito e rinnovo; una riduzione generale delle tasse. Una tassa inferiore se la domanda riguarda una sola classe (850 ), la stessa tassa se comprende due classi (+ 50 ) e una tassa più elevata la domanda comprende tre o più classi (+ 150 per ogni classe aggiuntiva). Le tasse di rinnovo sono ridotte considerevolmente in tutti i casi e sono fissate allo stesso livello delle tasse di deposito. Inoltre, sono state ridotte anche le tasse per le domande di opposizione, cancellazione e ricorso. 6

7 Il nuovo marchio UE REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 3. ASPETTI TECNICI Alcuni cambiamenti riguardano la procedura d esame, ad esempio: Non è più possibile depositare domande di marchio UE attraverso gli uffici nazionali; Si chiarisce la decadenza di un marchio anteriore sul quale si basa una rivendicazione di priorità, che ora dipenderà dalla data di decorrenza della decadenza. Altri riguardano gli impedimenti assoluti e quelli relativi alla registrazione, ad esempio: Viene soppresso il requisito della rappresentazione grafica; I segni funzionali (ad esempio, colore o suono) sono ora soggetti agli stessi divieti applicati ai marchi definiti da forme (art.7); Non più disclaimer in relazione agli elementi non distintivi dei marchi. Viene introdotto un motivo di opposizione e annullamento separato e specifico, basato su DOP e IGP; 7

8 a) segni che non possono essere riprodotti graficamente IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE b) i marchi privi di carattere distintivo c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio e) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio g) i marchi contrari all ordine pubblico o al buon costume; (ed altre ipotesi) impedimento viene meno se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all uso che ne è stato fatto. f) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, che dà un valore sostanziale al prodotto

9 L iter di Registrazione Prima Fase Verifica dell Ufficio Marchi In tale fase l Ufficio Marchi verifica se sono rispettati tutti i requisiti formali della domanda e che non vi siano impedimenti assoluti alla registrazione. In Italia l UIBM non effettua un controllo di anteriorità (verifica conflitto con marchi anteriori già depositati e/o registrati). Nemmeno l EUIPO, a livello di marchi UE, effettua tale controllo. Se l Ufficio ritiene che ci siano vizi nella domanda si apre un contenzioso. In tal caso è possibile difendere il marchio oppure non replicare. Contro ogni decisione dell Ufficio è possibile il Ricorso Seconda Fase - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Se non vengono sollevati rilievi da parte dell Ufficio o gli eventuali rilievi vengono superati il marchio viene pubblicato nella Gazzetta Marchi. A partire dalla pubblicazione i titolari di diritti anteriori hanno un termine di TRE MESI per depositare un opposizione avverso la domanda di registrazione. 9

10 L iter di Registrazione Terza Fase Eventuali Opposizioni Qualora soggetti terzi ritengano che il marchio non debba essere registrato in quanto confliggente con un proprio diritto anteriore identico o simile per beni e/o servizi identici o affini, ovvero che il marchio di cui si richiede la registrazione presenti un impedimento assoluto, possono depositare un opposizione. Il deposito dell'opposizione viene sottoposto ad un controllo di ammissibilità da parte dell Ufficio marchi, e si apre un "periodo di riflessione", il cosiddetto "cooling-off period", durante il quale le parti possono trovare un accordo per dirimere in modo amichevole la controversia. Le parti potranno concludere un accordo di co-esistenza nel quale regolare la prosecuzione dell utilizzo di entrambi i marchi. Nel caso i cui le parti addivengano ad un tale accordo l opposizione sarà ritirata e l iter della registrazione del marchio entrerà nella sua fase conclusiva. In alternativa si aprirà la fase contenziosa, nel corso della quale si realizzerà un contraddittorio tra le parti coinvolte, invitate a depositare memorie supplementari e prove a sostegno delle rispettive posizioni. 10

11 L iter di Registrazione Opposizione - fase contenziosa La fase contenziosa dell opposizione, si apre con la possibilità da parte del richiedente di depositare delle memorie di difesa e richiedere le prove d uso al titolare del marchio anteriore nel caso che lo stesso sia stato registrato da più di 5 anni. L opponente potrà depositare a sua volta delle contro deduzioni nonché le eventuali prove d uso. L Ufficio Marchi esaminerà gli elementi in suo possesso e deciderà sull opposizione. La valutazione dell Ufficio Marchi si baserà su tre livelli: somiglianza visiva somiglianza fonetica somiglianza concettuale. 11

12 L iter di Registrazione Opposizione - fase contenziosa «Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo in considerazione tutti i fattori relativi alle circostanze del caso. La valutazione globale della somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei marchi in questione deve essere basata sull impressione complessiva data dai marchi, considerando, in particolare, i loro componenti distintivi e dominanti» (CdG Caso C-251/95, 1997, Sabel, par ) Somiglianza tra i marchi Rischio di Confusione Somiglianza tra i prodotti e i servizi 12

13 L iter di Registrazione Opposizione fase contenziosa La fase contenziosa sarà decisa dalla Divisione di Opposizione (dell UIBM o dell EUIPO) e potrà comportare tre distinti esiti: - la domanda non è in conflitto con eventuali diritti anteriori: l'opponente si fa quindi carico delle spese e la domanda passa alla registrazione; - la domanda di marchio comunitario è in conflitto con uno o più diritti anteriori: viene quindi rigettata e il richiedente del marchio comunitario si fa carico delle spese dell'opposizione; - la domanda di marchio comunitario è parzialmente in conflitto con uno o più diritti anteriori: i prodotti o servizi in conflitto sono eliminati dall'elenco e la domanda passa alla registrazione; in tal caso le spese sono generalmente divise tra le parti. È inoltre possibile terminare i procedimenti in qualunque momento se il richiedente rinuncia alla propria domanda o se l'opponente rinuncia all'opposizione. In ogni caso è ammesso ricorso contro le decisioni della Divisione di Opposizione. 13

14 Marchio di fatto UTILIZZARE UN MARCHIO SENZA REGISTRARLO Il marchio «di fatto» è quello utilizzato ma non registrato. Il CPI e l art c.c. accordano una certa protezione a tale tipo di marchio, a livello locale, purché abbia acquisito una notorietà. Tuttavia, si tratta di una protezione debole in quanto il marchio di fatto è soggetto a tutti i rischi di contraffazione o limitazione d uso che possono derivare da una successiva registrazione altrui. Il preuso di un marchio anteriore non registrato può, in alcune circostanze, (quando abbia ottenuto una rinomanza a livello nazionale e sia stato utilizzato in maniera continuativa per un determinato lasso di tempo) privare di novità un marchio registrato successivamente da un altro soggetto per un segno identico o confondibilmente simile, conferendo al preutente il diritto all uso esclusivo del segno distintivo in questione. L esperienza dimostra che registrare un marchio è molto conveniente, sia per i bassi costi che per gli enormi vantaggi, pratici ed economici, che se ne traggono. 14

15 Servizi di sorveglianza TUTELARE UN MARCHIO REGISTRATO Se, da un lato, l'attività di ricerca di anteriorità è volta ad individuare marchi preesistenti, identici o simili, a quello per cui si intende procedere con il deposito, dall'altro l'attività di sorveglianza, che si pone comunemente in un momento successivo al deposito della domanda di registrazione, è fondamentale per il mantenimento della privativa con caratteri di esclusività e ampiezza. In sostanza, i servizi di sorveglianza sono uno strumento indispensabile per individuare e bloccare tempestivamente la registrazione di segni confondibili in tutti i Paesi del mondo. Una volta riscontrati eventuali depositi, pubblicazioni o registrazioni di marchi identici o confondibilmente simili, il titolare potrà decidere se proporre opposizione amministrativa avverso tali domande di registrazione nel Paese in cui sono state depositate - se ancora pendenti gli eventuali termini per proporre opposizione ovvero se optare per altre soluzioni (ad esempio, l'invio di una lettera di diffida o l avvio di un azione giudiziale). 15

16 Grazie! Avv. Astrid Wiedersich Avena