La Tutela del Marchio: perché, quando, dove e come registrare

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1 Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Divisione VIII- Marchi, Disegni e Modelli La Tutela del Marchio: perché, quando, dove e come registrare Agenzia Spaziale Italiana «IP in pillole: la tutela dei marchi» Tor Vergata 5 Dicembre

2 Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa Codice della Proprietà Industriale Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 Art. 7 (Oggetto della registrazione) 1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. 2

3 Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa DIRETTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa Articolo 3 Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare. 3

4 Perché registrare un marchio Un marchio registrato gode di maggior tutela rispetto ai cosiddetti marchi di fatto (cioè i marchi non registrati) che pur essendo contemplati dal nostro ordinamento, hanno una protezione ridotta e sono certamente più difficili da difendere contro eventuali appropriazioni indebite, dal momento che provarne l uso (nonché la data di inizio di tale uso) risulta spesso difficoltoso. Il marchio registrato costituisce uno dei beni immateriali di maggiore rilevanza nella stima del capitale economico delle aziende. Esso può essere oggetto di operazioni di sfruttamento commerciale tramite la concessione di licenze, di contratti d'esclusiva, mediante il merchandising e la sponsorizzazione. Può inoltre essere utilizzato per accedere a nuove fonti di finanziamento, quali strumenti finanziari tradizionali (mutui, leasing ecc.) o soluzioni strutturate studiate specificatamente per le esigenze 4 dell impresa (ad esempio, cartolarizzazioni dei contratti di licenza).

5 Quando registrare un marchio Una domanda di registrazione di marchio può essere presentata in qualsiasi momento ma occorre ben considerare: quanto disposto dal Codice della Proprietà Industriale al comma 1 dell art.24 (Uso del marchio): 1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. che l uso di un marchio non registrato espone al rischio che altri possano appropriarsi del diritto di utilizzare un marchio uguale o simile al nostro, per cui: Verrebbero invalidati gli investimenti fatti per promuovere la propria attività Si rischierebbe un danno di immagine e reputazione tra i consumatori confusi dall origine dei prodotti/servizi qualora quelli della concorrenza fossero di qualità inferiore Valutare i tempi e l opportunità di proteggere il proprio segno è fondamentale, tenuto conto che quel che oggi può sembrare irrilevante potrebbe non esserlo in futuro 5

6 Dove proteggere un marchio Marchio Nazionale Marchio Europeo Marchio Internazionale 6

7 Marchio Nazionale Codice della Proprietà Industriale Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 7

8 Deposito delle domande di registrazione di marchio nazionale DEPOSITO TELEMATICO: Per il deposito telematico è necessario registrarsi seguendo le istruzioni al seguente link Per registrarsi è necessaria una firma digitale Dopo aver effettuato la registrazione con la firma digitale, bisognerà andare avanti secondo le richieste, non caricare la domanda cartacea precompilata L immagine deve essere in Jpeg Al termine della compilazione, dopo aver inoltrato la domanda, verrà inviata una con il mod. F24 con il quale effettuare il pagamento della tassa di concessione governativa. La tassa è di 101, per ogni classe aggiuntiva. Per il deposito della domanda è necessario acquistare una marca da bollo fisica da 42 per inserire i dati che verranno richiesti (numero seriale e data di emissione) Le ONLUS registrate non pagano né bolli né tasse (è necessario presentare documentazione attestante l iscrizione) La data del deposito della domanda sarà quella del pagamento dell F24 8

9 Deposito delle domande di registrazione di marchio nazionale DEPOSITO CARTACEO: Al seguente link è reperibili il modulo della domanda Si deve utilizzare il PDF scrivibile e compilare il modulo al computer Preventivamente deve essere corrisposto un diritto di segreteria di 40 alla CCIAA. Se si desidera copia autentica di quanto depositato, il costo è di 43 (anziché 40 ) + una marca da bollo da 16 Presentata la domanda alla Camera di Commercio, questa genererà un mod. F.24 Versamento con elementi identificativi per il pagamento della tassa di concessione governativa. La tassa è di 101, per ogni classe aggiuntiva. Per il deposito della domanda è necessaria un marca da bollo da 16 Le ONLUS registrate non pagano né bolli né tasse (è necessario presentare documentazione attestante l iscrizione) La data del deposito della domanda sarà quella del pagamento del mod. F24 9

10 QUANTO COSTA REGISTRARE 10

11 Procedura di esame delle domande L esame delle domande di registrazione dei marchi nazionali prevede un iter che si svolge in tre fasi: ricevibilità esame formale esame tecnico 11

12 a) Ricevibilità Fase preliminare all esame delle domande è la verifica dei requisiti di ricevibilità, previsti dall art A tal fine è necessario accertare che la documentazione allegata alla domanda contenga: Le generalità del richiedente (identificabile e raggiungibile) La riproduzione del marchio L elenco dei prodotti e/o servizi che si intendono proteggere La domanda deve avere per oggetto un solo marchio. E importante: 1) l indicazione del tipo di marchio ossia se si tratti di marchio verbale, quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali; se figurativo quando costituito da elementi grafici o figurativi accompagnati o meno da elementi verbali; se tridimensionale; se sonoro; 2) se il marchio è a colori: l indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e il nero, quando tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso; l indicazione del codice pantone quando il marchio consiste esclusivamente nelle combinazioni o nelle tonalità cromatiche; 3) se il marchio è collettivo: l indicazione che si tratta di domanda di registrazione di un marchio collettivo; in tale caso occorre allegare alla domanda il regolamento concernente l uso, i controlli e le sanzioni di cui all articolo 11 co. 2 CPI 12

13 Classificazione di Nizza Prima di procedere al deposito è bene individuare i prodotti/ servizi afferenti alla vostra attività in modo da raggrupparle correttamente per classi secondo la classificazione di Nizza. Questo il link attraverso cui è possibile accedere a tutte le informazioni necessarie aggiornate all ultima edizione: classificazione-di-nizza-ix-edizione E possibile chiedere la registrazione del marchio in più classi. I costi variano a seconda del numero delle classi indicate. (tasse di deposito comprensive di una classe= 101,00; per ogni classe in aggiunta= 34,00) 13

14 b) Esame Formale La domanda di registrazione di marchio deve contenere (art. 156): A) L identificazione del richiedente e del suo mandatario, se vi sia; B) L eventuale rivendicazione della priorità; C) La riproduzione del marchio; D) L'elenco dei prodotti o dei servizi. 14

15 c) Esame Tecnico L esame tecnico è diretto a valutare se esistono impedimenti assoluti alla registrazione del marchio. Si svolge ai sensi dell art. 170, comma 1. lett. a): L esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare: a) per i marchi: se può trovare applicazione l art.11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio, a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1 e 14, comma 1, lett. a) e b); se concorrono le condizioni di cui all art. 3 * ; * art.3:trattamento dello straniero 15

16 c) Esame Tecnico (segue) A tal fine, trovano applicazione i seguenti articoli: Art. 7 oggetto del marchio: i segni rappresentabili graficamente atti a distinguere i prodotti/servizi di un impresa da quelli di altre imprese. Art. 8 ritratti/nomi di persona (se notori o ritratti deve essere allegato il consenso legalizzato dato dall avente diritto). Art. 9 per i marchi di forma è richiesta la capacità distintiva e non deve prevalere il valore estetico o funzionale. Art. 10 stemmi/segni considerati nelle convenzioni internazionali o di interesse pubblico o contenenti parole, figure o segni con significazione politica o alto valore simbolico o elementi araldici (autorizzazione delle autorità competenti). Art. 11 marchio collettivo può essere registrato dai soggetti che svolgono la funzione di garantire l origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Alla domanda deve essere allegato il regolamento: uso, controlli e sanzioni. In deroga all art. 13, comma 1 può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti/servizi. 16

17 c) Esame Tecnico (segue) Art. 13 comma 1: i segni privi di carattere distintivo costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti/servizi o da indicazioni meramente descrittive di specie, quantità, qualità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio (es. latte per l omonimo prodotto). Art. 14 comma 1 lett.a) e b): a)i segni contrari alla legge all ordine pubblico o al buon costume; b) idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti/servizi (decettivo). 17

18 Conclusione della procedura RIFIUTO L Ufficio, qualora, a seguito dell esame effettuato ai sensi dell art. 170 del Codice, ritenga che la domanda di registrazione debba essere respinta in tutto o in parte, assegna al richiedente, ai sensi dell art. 173, comma 7 del codice, il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto il termine di due mesi, se non sono state presentate osservazioni o se quelle presentate non possono essere accolte, perché contrastanti con quanto stabilito dall articolo 170 del codice, la domanda è respinta in tutto o in parte. Contro il provvedimento di rifiuto della domanda, ai sensi dell art. 173, comma 7, è ammesso il ricorso entro il termine di sessanta giorni davanti alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell art REGISTRAZIONE Una volta accertata la regolarità formale della domanda e la mancanza di impedimenti assoluti alla registrazione, l Ufficio accoglie la domanda che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa. Se entro il termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione non viene presentata domanda di opposizione il marchio sarà registrato e verrà rilasciato l attestato di registrazione. In caso di opposizione ed eventuale ricorso in Commissione bisognerà attendere che si completi l iter previsto che porterà al o alla registrazione o al rifiuto definitivo della domanda. 18

19 Marchio dell Unione Europea La domanda di registrazione di marchio dell Unione europea si presenta all EUIPO (Ufficio dell Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), con sede ad Alicante (Spagna), conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti che lo disciplinano. E valido in tutto il territorio dell Unione europea: è impossibile limitarne la portata geografica della tutela solo ad alcuni Stati membri. A ogni successivo allargamento dell Unione europea, ogni marchio dell UE registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza la necessità di sbrigare formalità o di pagare ulteriori tasse. I marchi europei continueranno ad essere protetti sul territorio del Regno Unito anche a seguito della Brexit. 19

20 Registrazione di Marchio dell Unione Europea Il deposito può essere effettuato solo presso l EUIPO tramite e-filing (deposito elettronico) o attraverso modulo cartaceo da richiedere direttamente all Ufficio europeo. Il sistema prevede un iter di registrazione semplificato, che consiste in: un unica lingua procedurale un unica domanda un unico centro amministrativo un unico fascicolo da gestire un unica tassa da pagare: 850 euro per il deposito elettronico (e-filing) o 1000 euro in caso di deposito della domanda in formato cartaceo (a tale importo bisogna aggiungere 50 se si intende proteggere una seconda classe di prodotti e servizi, 150 per ogni classe protetta oltre la seconda). Per ulteriori informazioni: 20

21 Marchio Internazionale Sulla base di una domanda o di una registrazione di marchio nazionale italiano è possibile, con un'unica procedura amministrata dall'organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), registrare lo stesso marchio nei 118 Paesi aderenti all'unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). Il sistema di Madrid si basa sulla cooperazione tra gli Uffici Nazionali dei Paesi Contraenti (detti Uffici d Origine ) e l Ufficio Internazionale che detiene il registro internazionale dei marchi. Il principale vantaggio è costituito dalla presentazione di un unica domanda internazionale, in un unica lingua, attraverso il pagamento di un unica serie di tasse e in base a un unica serie di scadenze. 21

22 Registrazione di Marchio Internazionale Per avviare la procedure di registrazione internazionale bisogna presentare presso le Camere di Commercio: una domanda di registrazione redatta in bollo da 16,00 formulario MM2 del WIPO/OMPI in duplice copia (2 originali), compilato nella lingua (inglese o francese) disponibile al link: atto di procura o lettera di incarico in bollo o riferimento ad altra già presentata all'ufficio, corredata dalla ricevuta di versamento di 34,00 da effettuarsi esclusivamente attraverso l'utilizzo del modello F24 qualora vi sia un mandatario per la presentazione della domanda; in alternativa è possibile autocertificare la qualità di mandatario secondo le norme vigenti, fermo restando il versamento della tassa prevista. ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 135,00 da effettuarsi esclusivamente attraverso l'utilizzo del modello F24 ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore di WIPO/OMPI, qualora non si abbia un conto corrente aperto presso lo stesso (gli importi sono espressi in franchi svizzeri) 22

23 Registrazione di Marchio Internazionale Tassa di base: se la riproduzione del marchio non è a colori CHF 653 se la riproduzione del marchio è a colori CHF 903 Se le Parti designate hanno aderito all Accordo di Madrid: per le prime tre classi CHF 100 per ogni classe in più oltre la terza CHF 100 per ciascuna Parte designata CHF 100 Se le Parti designate hanno aderito al solo Protocollo di Madrid: per ciascun Paese designato, la tassa individuale riportata sul sito internet di WIPO/OMPI Per tutte le informazioni necessarie alla registrazione di un marchio internazionale: 23

24 Caratteristiche dei due Sistemi CARATTERISTICHE MARCHIO INTERNAZIONALE MARCHIO dell UNIONE EUROPEA VALIDITA 10 anni 10 anni NATURA GIURIDICA Fascio di marchi nazionali Titolo unico PROTEZIONE Nei Paesi membri designati fra quelli dell Unione di Madrid Nei 28 stati membri dell Unione Europea RINNOVO Ogni 10 anni illimitatamente Ogni 10 anni illimitatamente REGISTRO Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale di Ginevra Ufficio dell Unione Europea per la Proprietà Intellettuale TASSE ITALIANE Si pagano tasse in Italia Non si pagano tasse in Italia 24

25 GRAZIE PER L ATTENZIONE Dott.ssa Bruna Gioia Divisione VIII - Marchi, Disegni e Modelli Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione UIBM 25