Il marchio: per proteggere la tua identità

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1 Il marchio: per proteggere la tua identità Avv. Cristiana Brega Vicenza 2 maggio 2016

2 Cos è un marchio? Definizione: Il marchio è il segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi forniti da un imprenditore. Art. 7 c.p.i. Oggetto della registrazione: «possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese» 2

3 Cos è un marchio? Il marchio d impresa può essere: Individuale: se appartiene a una singola impresa o a persona fisica; Collettivo: è richiesto da un «soggetto preponente» (persona fisica o giuridica) per poi essere concesso in uso a tutte le imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d uso. 3

4 Cos è un marchio? Funzioni: 1) Funzione di origine, cioè di indicare la provenienza del prodotto o servizio da una determinata impresa, con conseguente diritto di esclusiva in base al quale solo il proprietario del marchio può utilizzarlo. In relazione al messaggio che viene comunicato dal marchio al pubblico si può distinguere tra marchio generale e marchio speciale. Esempio: lafiatpunto prodotta dalla casa automobilistica FIAT (marchio generale) e ha le caratteristiche dell automobile Punto (marchio speciale) 4

5 Cos è un marchio? Funzioni 2) Funzione di garanzia: assicura che il prodotto o il servizio abbia determinati standard qualitativi. È la funzione tipica del marchio collettivo che garantisce l origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Esempi: 5

6 Cos è un marchio? Funzioni 2) Funzione di attrazione: capacità di vendita del prodotto o servizio che prescinde dalla sua provenienza e tipologia merceologica o qualità. 6

7 Principali requisiti di registrabilità 1) Rappresentazione grafica 2) Capacità distintiva 3) Liceità 4) Novità 7

8 Requisiti di registrabilità: 1) rappresentazione grafica L art. 7 c.p.i. subordina la registrazione del marchio alla possibilità di una sua rappresentazione grafica. Il marchio può essere: Denominativo Figurativo Complesso Di forma o tridimensionale Di colore Sonoro Olfattivo Slogan e pay off Mascotte 8

9 Requisiti di registrabilità: 1) rappresentazione grafica Marchio denominativo: può essere composto da lettere, numeri, parole inventate, nomi propri di persona (reale o inventata) ecc.. Esempi: 9

10 Marchio figurativo Esempi: Requisiti di registrabilità: 1) rappresentazione grafica 10

11 Marchio complesso Esempi: Requisiti di registrabilità: 1) rappresentazione grafica 11

12 Requisiti di registrabilità: 1) rappresentazione grafica Marchio di forma o tridimensionale Esempi: 12

13 Requisiti di registrabilità: 1) rappresentazione grafica Marchio di colore: è un marchio non convenzionale. Deve essere idoneo a indicare l origine di un prodotto o servizio, da solo o in combinazione con altri colori. Esempi: a) Lilla registrato da Kraft Foods per i prodotti a marchio Milka b) Suola rossa delle scarpe Louboutin riconosciuta quale marchio di fabbrica a condizione che la suola sia di colore diverso dalla tomaia 13

14 Requisiti di registrabilità: 1) rappresentazione grafica Marchio sonoro: si rappresenta graficamente il pentagramma con le note relative al brano se possibile; altrimenti si può depositare la registrazione MP3 e un grafico che rappresenti il suono diverso da melodia musicale: cd. sonogramma. Esempi: Audiovisivo Sonoro 14

15 Requisiti di registrabilità: 1) rappresentazione grafica Marchio olfattivo: sono astrattamente registrabili ma sia l UAMI, sia la CGUE sia il Tribunale hanno dato interpretazioni molto rigide sull interpretazione grafica dell odore. Tentativi di registrazione: odore di fragole mature odore di erba tagliata 15

16 Requisiti di registrabilità: 1) rappresentazione grafica Slogan e pay off: è utile a rafforzare il brand Esempi: 16

17 Requisiti di registrabilità: 1) rappresentazione grafica Mascotte Esempi: 17

18 Requisiti di registrabilità: 2) capacità distintiva Il legislatore non dà una definizione di capacità distintiva ma si limita ad indicare quali marchi non sono tutelabili. Il marchio deve distinguersi dai segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio e dalla denominazione generica odallaforma generica del prodotto o servizio che contraddistingue. Il marchio non deve essere costituito esclusivamente da segni che descrivono qualità, quantità, origine geografica o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 18

19 Requisiti di registrabilità: 2) capacità distintiva Marchio forte: non hanno nessuna attinenza concettuale con il prodotto o il servizio offerto Esempi: 19

20 Requisiti di registrabilità: 2) capacità distintiva Marchio debole: ilsignificatodelmarchiorichiamaconcettualmenteil prodotto o il servizio fornito. Tutela minore. Esempi: 20

21 Requisiti di registrabilità: 2) capacità distintiva Riabilitazione: «possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo» (art 13 c.p.i.) Secondary meaning: rafforzamento di un marchio debole con l uso 21

22 Requisiti di registrabilità: 2) capacità distintiva Volgarizzazione: «il marchio decade se, per il fatto dell attività o dell inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva» (art. 13, c. 4 c.p.i.) Esempi: 22

23 Requisiti di registrabilità: 3) liceità L art. 14 c.p.i. stabilisce quali sono i segni che non possono essere registrati quali marchi d impresa (o che decadono) per mancanza (anche sopravvenuta) del requisito della liceità: «a) i segni contrari alla legge, all ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi» 23

24 Requisiti di registrabilità: 3) liceità a) I segni contrari alla legge, all ordine pubblico e al buon costume Esempi: MAFIA COJONES ROCK N FUCK Contrario al buon costume Contrario all ordine pubblico 24

25 Requisiti di registrabilità: 3) liceità b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi Casi: se l indicazione di un area geografica nel marchio è elemento di pura fantasia ne è ammesso l uso Se il marchio evoca la presenza di un certo tipo di materiale che non è presente nei prodotti non può essere registrato: Cotonelle non è stato registrato per dei prodotti cartacei 25

26 Requisiti di registrabilità: 3) liceità L art 10 c.p.i. prevede che non possano essere registrati quali marchi d impresa, a meno che l autorità competente lo autorizzi, «gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico» 26

27 Requisiti di registrabilità: 4) novità L art. 12 c.p.i. richiede che il marchio che si intende registrare non violi diritti anteriori altrui, inclusi i marchi di fatto, anche di altri Paesi unionisti non usati in Italia ma ivi noti, la ditta, la denominazione sociale, l insegna e il nome a dominio. Se il diritto anteriore è un marchio registrato, il segno posteriore è nullo se c è identità di segni e di prodotti/servizi. In tutti gli altri casi, il segno posteriore è nullo se l identità o similitudine dei segni o l identità o affinità dei prodotti comportano un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.si applica in maniera diversa a seconda che il marchio anteriore sia ordinario o dotato di rinomanza. 27

28 Requisiti di registrabilità: 4) novità Marchio ordinario: il divieto riguarda solo i prodotti/servizi identici o affini Marchio celebre: il divieto riguarda tutti i prodotti o servizi. Esempi di marchi celebri: 28

29 Requisiti di registrabilità: 4) novità Preuso: utilizzo di un marchio in via di fatto anteriormente alla registrazione da parte di un terzo. Il marchio di fatto, che abbia tutti i requisiti di validità e che abbia acquisito una notorietà diffusa a livello nazionale e sia attuale al momento della successiva registrazione, può invalidare la registrazione del marchio o comunque essere causa di nullità dello stesso. Se la notorietà è solo locale, non invalida la registrazione né il marchio, e il preutente può continuare l uso del segno nei limiti della diffusione locale. 29

30 Registrazione del marchio È possibile scegliere uno o più dei seguenti strumenti di tutela: 1) Marchio italiano 2) Marchio dell UE 3) Marchio internazionale 30

31 1) Registrazione marchio in Italia Deposito della domanda presso l U.I.B.M. Domanda rigettata Esame solo formale della domanda Domanda accettata Pubblicazione della domanda Opposizione di terzi alla registrazione Nullità/Decadenza del marchio Registrazione del marchio (durata: 10 anni rinnovabili) Opposizione respinta 31

32 2) Registrazione marchio dell UE La procedura è sostanzialmente la stessa ma ci sono alcune particolarità: La domanda si presenta all EUIPO (Ufficio dell UE per la Proprietà Intellettuale) Il marchio ha carattere unitario: un unico titolo che vale in tutti i Paesi membri UE In caso di rigetto della domanda, è possibile trasformarla in una o più domande di registrazione nazionali È possibile presentare un unica domanda per ottenere l intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri sul blocco delle merci 32

33 3) Registrazione marchio internazionale Per registrare un marchio presso il WIPO è necessario aver già registrato, o aver depositato una domanda di registrazione del marchio, presso l U.I.B.M. (c.d. basic mark) Il WIPO effettuerà un esame meramente formale L esame sostanziale viene effettuato dagli Uffici nazionali dei Paesi nei quali si desidera avere la protezione e la registrazione del marchio Il marchio internazionale è un fascio di marchi nazionali, i quali sono soggetti alla legge del Paese in cui sono registrati 33

34 3) Registrazione marchio internazionale Procedura Basic mark Deposito domanda all U.I.B.M. U.I.B.M. invia la domanda al WIPO Accettazione della domanda Esame formale WIPO invia a tutti Uffici nazionali richiesti nella domanda Esame sostanziale 34

35 Cosa può succedere al marchio? 1) Rinnovazione Si può rinnovare il marchio ogni 10 anni con riguardo allo stesso genere di prodotti o servizi secondo la classificazione di Nizza (art. 16 c.p.i.). La tutela del marchio è potenzialmente perpetua: non ci sono limiti sul numero di rinnovazioni che è possibile effettuare. Dalla riforma del 1992 non è più possibile un restyling del marchio ma è necessario un nuovo deposito. 35

36 Esempi di restyling Cosa può succedere al marchio? 1) Rinnovazione 36

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38 Cosa può succedere al marchio? 2) Uso del marchio altrui L art. 21 c.p.i. stabilisce quando è lecito utilizzare il marchio altrui nell attività economica. È lecito a condizione che l uso sia conforme ai principi di correttezza professionale. Al contrario non è consentito usare il marchio in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato o da indurre comunque in inganno il pubblico. 38

39 Il marchio è nullo se: Cosa può succedere al marchio? 3) Nullità non corrisponde al tipo di segno di cui all art. 7 c.p.i., mancalanovità,la distintività, la liceità, è una forma non registrabile, uno stemma o emblema, se è stato domandato in malafede; sono stati registrati ritratti di persone, nomi e segni notori senza che fossero rispettate le condizioni stabilite dall art. 8 c.p.i. ilmarchioèstatoregistratoa nome di chi non ne aveva diritto (art. 25 c.p.i.) 39

40 Il marchio decade: Per volgarizzazione Per illiceità sopravvenuta Per non uso (art. 26 c.p.i.) Cosa può succedere al marchio? 4) Decadenza La nullità e la decadenza possono anche essere parziali, nel caso in cui coinvolgano solo una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato 40

41 Cosa può succedere al marchio? 5) Convalidazione L art. 28 c.p.i. stabilisce che nel caso in cui il titolare di un marchio o di un diritto di preuso tolleri, essendone a conoscenza, che venga utilizzato un marchio registrato simile o uguale al suo per 5 anni consecutivi, non può domandare la nullità del marchio posteriore. La convalida non opera se il marchio posteriore è stato registrato in mala fede. 41

42 Cosa può succedere al marchio? 6) Esaurimento L art. 5 c.p.i stabilisce che «Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità Europea o nello Spazio Economico Europeo.[ ]» Il titolare del marchio può opporsi all ulteriore commercializzazione del prodotto nel caso in cui se ne sia alterato lo stato: non si applica la limitazione stabilita dall art. 5, 1 comma, c.p.i. 42

43 Attività propedeutiche alla registrazione Discutere le proposte tra ufficio commerciale e legale Verificare che il marchio possieda le caratteristiche intrinseche necessarie Verificare che il marchio non leda diritti altrui nei Paesi di maggior interesse commerciale. 43

44 Attività propedeutiche alla registrazione Ricerche di anteriorità: 1. Identità: permettono di verificare l esistenza di marchi pressoché identici nelle stesse categorie di prodotti e servizi 2. Similitudine: consentono di individuare marchi anteriori simili al proprio, sul piano visivo e/o fonetico e/o concettuale e che coprono servizi e/o prodotti affini È consigliabile effettuare anche ricerche sul Registro delle Imprese etrai nomi a dominio 44

45 Grazie per l attenzione 45