Il concetto di marchio registrabile

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1 Il concetto di marchio registrabile

2 Tipologie di marchio principali distinzioni DENOMINATIVI ADIDAS PHILIPS LEVI S In base all'oggetto MISTI Avv. Luca L. Capoluongo 2

3 Avv. Luca L. Capoluongo 3

4 Marchi FIGURATIVI FIGURATIVI Avv. Luca L. Capoluongo 4

5 DI FORMA......con elementi denominativi Avv. Luca L. Capoluongo 5

6 DI POSIZIONE Avv. Luca L. Capoluongo 6

7 a MOTIVI RIPETUTI Avv. Luca L. Capoluongo 7

8 DI COLORE Marchi Marchio a colore unico / Marchio combinazione di colori a colore unico a combinazione di colori Avv. Luca L. Capoluongo 8

9 SONORO Con l abolizione del requisito della rappresentazione grafica a partire dal 1 ottobre 2017, le domande di MUE per i marchi sonori possono essere corredate solamente di un file audio che riproduce il suono oppure di una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale. Attualmente non vi sono esempi di marchi sonori rappresentati esclusivamente da un file audio L'URLO DELLA GIUNGLA Avv. Luca L. Capoluongo 9

10 Ultimi nati Avv. Luca L. Capoluongo 10

11 MULTIMEDIALI Combinazione di Immagine Suono Nuova (dal 1 ottobre 2017) categoria di marchio EU Avv. Luca L. Capoluongo 11

12 Marchio pubblicato in data28 novembre 2018 a nome Google LLC OLOGRAMMI Marchio pubblicato in data 28 novembre 2018, a nome Google LLC Definizione...un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche (...) Rappresentazione: file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l effetto olografico nella sua interezza Avv. Luca L. Capoluongo 12

13 DI MOVIMENTO DI MOVIMENTO Un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento: SEQUENZA DI IMMAGINI Avv. Luca L. Capoluongo 13

14 Tipologie di marchio principali distinzioni In base al SOGGETTO Avv. Luca L. Capoluongo 14

15 Marchio INDIVIDUALE Se appartiene a una singola impresa o a persona fisica (è il caso più comune) Avv. Luca L. Capoluongo 15

16 garantisce COLLETTIVO l origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. La registrazione può difatti essere conseguita dalle persone giuridiche di diritto pubblico e dalle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti. Non sono invece legittimate a richiedere la registrazione le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata. Avv. Luca L. Capoluongo 16

17 DI CERTIFICAZIONE Sono dei segni che hanno lo scopo di certificare determinate caratteristiche dei prodotti o dei servizi (ad esempio la qualità). Il marchio di certificazione può essere registrato dalle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, al fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Regolamenti (disciplinari) concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni. Avv. Luca L. Capoluongo 17

18 REQUISITI DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO Avv. Luca L. Capoluongo 18

19 Codice della proprietà industriale art. 12 Novità Si tratta della diversità che il marchio deve presentare rispetto ad altri marchi e segni distintivi, ed in particolare ai marchi e ai segni distintivi uguali o simili, sui quali un terzo abbia acquistato un diritto anteriore al deposito della domanda di registrazione del marchio di cui si tratta. Avv. Luca L. Capoluongo 19

20 Codice della proprietà industriale art. 12 L art. 12 indica ciò che NON è nuovo La norma fa riferimento: Novità nelle lettere a) e b), ad un dato sostanziale (preesistenza di fatto, nel linguaggio del mercato, di parole, figure o di segni noti ai consumatori) nelle lettere c), d) ed e), ad un dato formale (preesistenza di una o più domande di marchio depositate da terzi per gli stessi prodotti) Avv. Luca L. Capoluongo 20

21 Codice della proprietà industriale art. 12 Non è nuovo il marchio identico o simile ad un segno già noto come marchio di fatto. Dato sostanziale L uso è presupposto costitutivo, ma solo la notorietà non puramente locale è presupposto costitutivo della tutela nei confronti di un successivo marchio registrato uguale o simile. L uso del marchio deve essere continuo e diffuso. Avv. Luca L. Capoluongo 21

22 Codice della proprietà industriale art. 12 In concreto: ricerca di identità e similitudine tra tutti i marchi validi nel paese dove si deve depositare. Dato sostanziale Database privati, ricerca eseguita da analisti esperti. Può essere utile, ma non certo e sicuro, una ricerca informale tra i vari database pubblici TMview e ricerca sui vari motori di ricerca. Avv. Luca L. Capoluongo 22

23 Codice della proprietà industriale art. 12 Non è nuovo il deposito di una domanda di marchio per lo stesso segno o un segno confondibile che sia divenuto registrazione. Dato formale Rileva sia il marchio identico per prodotti identici ( rischio di confusione per il pubblico ), sia quello identico (o simile)in caso di deposito per prodotti identici o affini ( quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo ). Marchi identici per prodotti identici: rischio di confusione certo. Avv. Luca L. Capoluongo 23

24 Codice della proprietà industriale La capacità distintiva Non possono essere registrati i marchi privi di carattere distintivo (denominazioni generiche, indicazioni descrittive) come ad esempio: Tavolo per tavoli. ULTRABOND (prodotti chimici adesivi) Sono privi di capacità distintiva i segni che consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio : STANDARD, DELUXE, UNIVERSAL, EURO, SUPER Art. 13 Avv. Luca L. Capoluongo 24

25 Codice della proprietà industriale La capacità distintiva Sono privi di capacità distintiva: quantità, specie, qualità, dimensioni, le singole lettere dell alfabeto, i numeri, le sigle, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, le denominazioni generiche. Art 7 c.p.i. sono validi come marchi i segni atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese. Art. 13 Avv. Luca L. Capoluongo 25

26 Codice della proprietà industriale La capacità distintiva Più ci si allontana dalle denominazioni generiche più il marchio è forte: marchi di fantasia: "ROLEX" (per orologi) "ADIDAS" (per scarpe); Marchi con proprio significato: "STREGA" (per liquore) "PANDA" (auto); Marchi espressivi "PANEM" "ORANSODA" "DERMAX", "AMPLIFON", "BRILLO", "NO GAS" "BENAGOL" "DERMAX" (settore farmaceutico i marchi sono generalmente descrittivi), "VISTA PIU " (per occhiali) Art. 13 Avv. Luca L. Capoluongo 26

27 Codice della proprietà industriale La capacità distintiva La legge prevede una sorta di riabilitazione del marchio originariamente nullo per mancanza di carattere distintivo al momento della domanda. Tale riabilitazione si verifica se prima della proposizione della domanda di nullità il segno, a seguito dell uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. Art. 13 marchi di servizio: «BANCA COMMERCIALE ITALIANA»; marchi di prodotto: «DIVANI & DIVANI» «SCARPA» Avv. Luca L. Capoluongo 27

28 Codice della proprietà industriale Il terzo requisito di validità dei marchi - oltre come già visto capacità distintiva e novità è definito come il requisito della liceità. Non sono ammessi come marchi validi gli stemmi, le bandiere, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali governative. Liceità Avv. Luca L. Capoluongo 28

29 Codice della proprietà industriale Illiceità per nuove disposizioni (in vigore dal ): Denominazioni d origine e indicazioni geografiche (DOP/IGP) protette per a) prodotti agroalimentari, b) vini, vini aromatizzati, bevande spiritose menzioni tradizionali per i vini (MTV) specialità tradizionali garantite (STG) una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata. Contrarietà all'ordine pubblico - buon costume: Marchi contenenti il fascio littorio o diciture come il duce, Brigate Rosse, il marchio BIN LADEN. Liceità Avv. Luca L. Capoluongo 29

30 Codice della proprietà industriale È stato ritenuto illecito un marchio avente ad oggetto una «A» maiuscola accompagnata da due punti impressi in modo tale da far trasparire la rappresentazione di due figure umane stilizzate nel compimento di un atto sessuale (Trib. Milano , GADI 06, 569) Liceità Avv. Luca L. Capoluongo 30

31 Codice della proprietà industriale Art. 14 c. 1 lett. b) c.p.i.: non possono costituire oggetto di valido marchio i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, nulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. Esempi ritenuti decettivi: «BIO-ENE» (per prodotti non biologici), «COTONELLE» (per carta igienica), «Gelati Rossi dal 1875» (registrato da un impresa fondata nel 2010). Liceità Avv. Luca L. Capoluongo 31

32 Avv. Luca L. Capoluongo 32