I Marchi Procedure di registrazione a livello italiano, comunitario e internazionale

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1 I Marchi Procedure di registrazione a livello italiano, comunitario e internazionale

2 Ho un idea la tutelo? Una estetica originale, tale da essere differente dalle forme di oggetti simili già esistenti, è registrabile come Modello o Design. Se invece l idea o l oggetto gode del requisito di attività inventiva, è possibile la tutela con un Brevetto per Invenzione o per Modello d Utilità. Il Marchio d impresa tutela vari aspetti (parole, grafica, slogan, ) per indicare prodotti/servizi/aziende. Ciò permette di distinguersi in modo chiaro agli occhi del consumatore, senza confondersi con le aziende concorrenti. Segreto industriale Marchi Invenzioni Indicazioni Geografiche Disegn/modelli Nomi a dominio

3 Esempio marchi Geox brevetto per invenzione registrazione di disegno e modello

4 Il marchio Valore commerciale dei segni distintivi È un segno per distinguere sul mercato i prodotti e servizi da quelli del proprio concorrente, all interno di una stessa classe o categoria merceologica È un mezzo di comunicazione con il consumatore (il marchio può avere un considerevole valore commerciale e può addirittura costituire il bene di maggior valore per un impresa) Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente purché idonei a distinguere i prodotti o servizi di un impresa da quelli di altre imprese (art. 7 CPI) Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di impedire l utilizzazione dello stesso marchio o di un marchio simile (e dunque idoneo a confondere i consumatori), nella commercializzazione di prodotti identici, o simili, a quelli dell impresa che registra il marchio stesso.

5 Marchi individuali e collettivi Il marchio individuale ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore. Il marchio collettivo serve a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. La registrazione di marchi collettivi è concessa a quei soggetti - enti e/o consorzi e/o associazioni - che svolgono la funzione di valorizzare e garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che possono concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che rispettino determinati requisiti.

6 Requisiti la novità Requisiti: Novità Capacità distintiva Liceità Novità Il marchio deve essere nuovo, rispetto ai segni già adottati da altri Non deve essere identico o simile ad uno già registrato

7 Capacità distintiva Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio, ad es.: acqua, patata, wolly, Fantasia rapportata ai prodotti o servizi rivendicati. Per esempio, la giurisprudenza italiana ha unanimamente accolto la registrabilità del nome geografico se utilizzato nella sua accezione fantastica Non è permesso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

8 Liceità Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (marchi decettivi, per esempio, un marchio raffigurante una mucca per contrassegnare un prodotto vegetale come la margarina, in quanto potenzialmente ingannevole per il consumatore, che potrebbe essere indotto ad associarlo a prodotti di origine animale come il burro); i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. Non possono essere registrati come marchi: Ritratti di persone senza consenso Nomi di persona diversi da quello del richiedente se lesivi Stemmi, bandiere, emblemi di Stati ed organizzazioni internazionali, senza l autorizzazione delle autorità competenti

9 Contenuti del marchio DENOMINATIVI costituiti da parole, nomi di persona, diciture, etc. FIGURATIVI costituiti da emblemi e colori, parole abbinate ad una grafia particolare, fino a rappresentazioni più elaborate, quali disegni, vignette, ritratti, etc. COMPLESSI costituiti sia da elementi figurativi che da elementi denominativi. DI COLORE costituiti da una tonalità cromatica o combinazione di colori. SONORI ad esempio suoni e sigle dei programmi radiotelevisivi. DI FORMA O TRIDIMENSIONALI costituiti dalle forme dei prodotti o dalle loro confezioni. OLFATTIVI costituiti da odori riproducibili tramite formula chimica o composizione galenica.

10 Esempi Elementi che compongo un marchio: International Business Machines una parola un insieme di parole lettere (acronimo) o numeri un disegno la combinazione di parole e disegni Ma anche suoni, colori,.

11 Forza del marchio Per marchio forte si intende un marchio con spiccata originalità in cui la particolare grafica, denominazione o altro sono tali da attribuirgli un elevata capacità distintiva. Non ha attinenza concettuale con il prodotto o servizio a cui si riferisce. Ad es. Rolex (orologi), Strega (liquore), Pippo (scopa), Barilla (pasta) Il marchio debole è invece contraddistinto da segni e indicazioni che si avvicinano molto alla natura del prodotto o del servizio a cui si riferiscono Presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per essere tutelato. Ad es. Benagol, Mentadent, Carciofetti, Il marchio di fatto I marchi che godono di rinomanza

12 Efficacia del marchio Efficacia temporale 10 anni rinnovabili Efficacia territoriale Limitata al Paese/Paesi per cui si richiede la tutela - Nazionale - Comunitario - carattere unitario - Internazionale - si scelgono i Paesi Efficacia merceologica Limitata alle classi di prodotti e servizi secondo la classificazione internazionale di Nizza (10^ edizione): adottata ai fini della registrazione dei marchi, serve a determinare la portata della protezione offerta ai prodotti ed ai servizi.

13 Classificazione di Nizza La lista delle classi di prodotti e servizi secondo la classificazione internazionale di Nizza (10^ edizione) adottata ai fini della registrazione dei marchi, serve a determinare la portata della protezione offerta ai prodotti ed ai servizi. Un prodotto può essere classificato mediante la lista delle classi o quella alfabetica. Inoltre, è possibile fare riferimento a: - criteri generali da applicare - TM Class

14 Registrazione del marchio italiano marchi-primo-deposito-o-rinnovo-con-modifiche

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16 Il deposito cartaceo Le domande di registrazione di marchi italiani e gli eventuali seguiti e ricorsi sono depositati: - mediante consegna presso una delle Camere di commercio - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'ufficio Italiano brevetti e marchi, sede della DGLC-UIBM - Via Molise, ROMA Con una domanda può essere richiesta la registrazione di un solo marchio

17 Cosa depositare n. 1 originale + 2/3 copie del modulo Modulo di domanda (e degli eventuali fogli aggiuntivi, se utilizzati) un ulteriore esemplare del marchio su foglio A4, oltre al marchio applicato sulla domanda fotocopia del documento d'identità in corso di validità una marca da bollo da 16,00 da apporre sull'originale originale dell attestazione del pagamento dei diritti di segreteria a favore della Camera di commercio Eventualmente: atto di delega procura notarile o lettera d incarico, copia lettera di incarico generale o procura notarile già depositate regolamenti concernenti l uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni

18 Costi per il deposito cartaceo Versamento delle Tasse di concessione governativa (da eseguire dopo il deposito della domanda) da effettuare tramite F24. - Importi: Diritti di segreteria - a favore della Camera di commercio presso cui si effettua il deposito Marche da bollo

19 Esenzioni Sono esonerate dal pagamento delle tasse di CC.GG. e dall'imposta di bollo, relativamente alle domande di marchio: ONLUS, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dal d. lgs. n. 460/1997 art. 10, iscritte nell'anagrafe delle Onlus tenuta dal Ministero delle Finanze - Agenzia Regionale delle Entrate Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI Sono equiparate alle Onlus, le Associazioni di Volontariato e le Cooperative sociali iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Regione Sono esonerate dal pagamento delle tasse di CC.GG. relativamente alle domande di marchio: - le Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche

20 Conversione della domanda IL FUNZIONARIO CAMERALE - effettua il controllo formale della domanda (per esempio, controlla che la domanda sia stata compilata in maniera corretta, allegati, diritti) - accede alla piattaforma telematica UIBM al fine della conversione della domanda cartacea in telematica e dell attribuzione del NUMERO DI DOMANDA - redige il verbale di presentazione Consegna del Verbale, del Modulo F24 e della Ricevuta di Deposito Data di Deposito coincide con la data di pagamento

21 Registrazione del marchio Esame della domanda da parte dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi c/o il Ministero dello Sviluppo Economico Attestato di Registrazione a conclusione del procedimento di registrazione del marchio

22 Adempimenti successivi Annotazioni: per le comunicazioni successive al deposito dei marchi che non costituiscono o trasferiscono diritti reali, quali: 1) cambiamenti del domicilio elettivo 2) mutamenti di denominazione 3) Trascrizioni: per rendere pubblici tutti gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale, quali: 1) Cessioni 2) Licenze 3) Successioni o donazioni 4)

23 Rinnovo del marchio Il marchio può essere rinnovato a tempo indeterminato Procedura di rinnovo come per il primo deposito con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi entro 10 anni dalla data di primo deposito Decadenza Per mancato uso

24 Il deposito telematico Per utilizzare tale procedura è necessario registrarsi alla piattaforma dei servizi on line dell'ufficio Italiano Brevetti e Marchi all'indirizzo (bisogna possedere un dispositivo per la firma digitale dei documenti) Effettuata la registrazione al sistema e consultate le FAQ, occorre procedere in autonomia al deposito della domanda. Non è più necessario stipulare un contratto "Telemaco Pay" per la gestione dei pagamenti telematici. Il sistema, a conclusione della procedura di deposito, invierà all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, la ricevuta di deposito ed il facsimile di modello F24 con importo da pagare e codici tributo. Il richiedente dovrà inserire sull'f24 i dati anagrafici e provvedere al pagamento: la data di deposito della domanda coinciderà con la data di effettivo pagamento.

25 IL MARCHIO COMUNITARIO

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27 Punti di forza e di debolezza Carattere unitario ed efficacia sovranazionale La novità è richiesta su tutto il territorio dell Unione Europea (28 Paesi) Durata: 10 anni, rinnovabili Lingua di deposito La lingua italiana è ammessa, è necessario indicare una seconda lingua Principio del tutto o nulla Priorità (6 mesi)

28 Deposito del marchio comunitario un unico deposito (che non necessita di formalità presso gli uffici nazionali) direttamente presso l UAMI (Ufficio per l'armonizzazione del Mercato Interno) istituito ad Alicante (Spagna), oppure per il tramite dell'uibm o di altro Ufficio Brevetti e Marchi nazionale di uno Stato membro della Comunità. Modulistica >>> Deposito Elettronico >>> Costi: tassa per il deposito telematico di una domanda di marchio comunitario: 900, a cui vanno aggiunti 150 per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza tassa per il deposito cartaceo di una domanda di marchio comunitario: 1050, a cui vanno aggiunti 150 per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza

29 Procedura di registrazione DEPOSITO ESAME RELAZIONE DI RICERCA LETTERA DI SORVEGLIANZA PUBBLICAZIONE - OPPOSIZIONE - REGISTRAZIONE - NULLITA /DECADENZA

30 IL MARCHIO INTERNAZIONALE

31 Procedura disciplinata da: - Accordo di Madrid - Protocollo di Madrid Legislazione L Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO World Intellectual Property Organization) offre la possibilità di registrare un marchio in circa 80 Paesi firmatari dell Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e/o del relativo Protocollo ( Durata: 10 anni Unica domanda presso l OMPI per ottenere un fascio di marchi nazionali Il presupposto per la richiesta di un marchio internazionale è il deposito di una domanda di base (nazionale o comunitaria), eventualmente facendo valere la priorità, entro 6 mesi dal deposito È necessario scegliere gli Stati in cui si richiede la protezione. Il marchio depositato a livello internazionale è soggetto ai procedimenti di esame di tutti i Paesi nei quali è richiesta la tutela. Non vale il principio del tutto o nulla"

32 Procedura di registrazione domanda redatta su carta bollata da 16 euro con i seguenti documenti: 1. Formulari OMPI dattiloscritti e compilati nella lingua del modulo 2. Riproduzioni del marchio nitide e identiche al marchio di base, 3. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di 135,00 all Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara + ulteriori 34,00 per eventuale lettera di incarico 4. Attestazione di versamento delle tasse internazionali a favore dell'ompi ( 5. Attestazione di versamento dei diritti di segreteria alla Camera di commercio 6. Eventuale atto di procura o lettera d'incarico in bollo se è stato conferito incarico ad un Avvocato oppure ad un Mandatario, iscritto nell Albo dei consulenti in proprietà industriale. Sul sito dell'ompi è disponibile un "International Application Simulator" per verificare la correttezza della scelta dei moduli da compilare e dei costi da sostenere >>> L elenco completo dei moduli di domanda per la registrazione di marchio internazionale, delle tasse, delle note esplicative e dei fac-simile si trova agli indirizzi:

33 I NOMI A DOMINIO I NOMI A DOMINIO

34 Domini vs. marchi registrati Con il termine nome a dominio si indica l indirizzo di una homepage in internet, che può essere composto da lettere e cifre. Anche in questo ambito la tutela di un marchio può rappresentare una sicurezza, poiché la protezione di norma si estende automaticamente al nome del dominio. In tal modo attraverso la registrazione tempestiva di un marchio si può tutelare anche il dominio internet corrispondente. Sostanzialmente un nome a dominio non svolge alcuna funzione di identificazione. Ciò significa che, in assenza di altri diritti sul nome o sul marchio, il dominio da solo non svolge alcuna funzione di tutela nei confronti di denominazioni identiche Diversa autorità e Visibilità

35 Coesistenza con marchi registrati Un DN è come un marchio, serve per orientare il consumatore nelle sue scelte quotidiane su Internet. E uno strumento di comunicazione Il dominio deve essere - il più identico possibile (almeno simile!) al nome del prodotto o servizio - il più breve possibile Deve essere sufficientemente distintivo. Non deve essere identico o simile ad un marchio già esistente Una ricerca di anteriorità è una buona soluzione per evitare problemi con i marchi già esistenti.

36 Da soli o con l aiuto di un esperto? DA SOLI: per togliersi delle curiosità, consultando banche dati on line gratuite CON L ESPERTO: per verifiche strategiche (soprattutto per risparmiare tempo e denaro!)

37 I CONSULENTI IN PROPRIETA INDUSTRIALE Cosa si intende per creatività invenzione e innovazione

38 In Italia Un richiedente può depositare la domanda di registrazione di un marchio senza l assistenza di un mandatario abilitato. Tuttavia, spesso è consigliabile il ricorso a professionisti esperti in proprietà intellettuale È previsto un severo esame di qualificazione per aver accesso alla professione di mandatario abilitato. In particolare, per l iscrizione all Albo dei Consulenti in PI sono richieste: formazione adeguata superamento dell esame di abilitazione Elenco degli iscritti:

39 Qualche considerazione Scegliere un buon marchio - Verificare che rispetti tutti i requisiti - Facile da leggere e da essere utilizzato per campagne pubblicitarie - Evitare possibili connotazioni negative in altre lingue o culture - Ricerche di anteriorità - Verificare la possibilità di registrare anche il nome a dominio - Proteggerne tutti gli aspetti (parole, forma, logotipo, confezione, suono, odore) Selezionare il mercato adeguato - Verificare il mercato - Verificare gli accordi di licenza e franchigia - Proteggere i propri diritti (contraffazione) Situazioni di conflitto - via giudiziale - via stra-giudiziale

40 Siti utili Siti degli Uffici Brevetti e Marchi per: normativa; modulistica ed istruzioni; tabelle dei costi; accesso al deposito telematico; siti anticontraffazione; link ai siti nazionali esteri, europei e internazionali Per altre informazioni: Camera di commercio ( Azienda Speciale IN.FORM.A. ( Punto Cartesiano ( puntocartesiano.it) Piattaforma Innovazione delle Camere di Commercio (

41 Giuseppa Ariobazzone tel

42 Angelica Pirrello tel