CONTRATTI DI LICENZA E DI CESSIONE DI MARCHIO

Transcript

1 - APTA CONTRATTI DI LICENZA E DI CESSIONE DI MARCHIO Verifiche preliminari FELTRINELLI & BROGI APTA CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE PATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS APTA 1 MARCHIO Diritto di vietare a chiunque di usare la parola o la figura oggetto del marchio in relazione a certi prodotti/servizi. APTA 2 convegno PI 1

2 - APTA LE RICERCHE DI MARCHIO L efficacia della registrazione del marchio Principio della territorialità Principio della novità relativa APTA 3 LA VERIFICA DEL MARCHIO NEI CONTRATTI DI CESSIONE E LICENZA Ricerca preventiva di novità Ricerca preventiva di marchi successivi (convalidati) In tutti i paesi del territorio contrattuale APTA 4 convegno PI 2

3 - APTA LE RICERCHE DI MARCHIO RICERCHE NOMINATIVE RICERCHE PER MARCHIO APTA 5 CONCRETO AMBITO DI PROTEZIONE DEL MARCHIO Evitare di pagare corrispettivi per una privativa destinata a monopolizzare solo alcuni dei prodotti o servizi di interesse per l acquirente/licenziatario APTA 6 convegno PI 3

4 - APTA MODALITA DI CESSIONE DEL MARCHIO CESSIONE PARZIALE NO Per quanto riguarda l ambito territoriale (questo principio non si applica al Marchio Internazionale) Sì Per quanto riguarda l ambito merceologico, purché si tratti di prodotti/servizi diversi e non affini a quelli del primo titolare APTA 7 MODALITA DI LICENZA DEL MARCHIO LICENZA PARZIALE Sì Per quanto riguarda l ambito territoriale Sì Per quanto riguarda l ambito merceologico APTA 8 convegno PI 4

5 - APTA LA TRASCRIZIONE Art. 138 CPI Devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l Ufficio Marchi e Brevetti gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutte o in parte i diritti sui titoli di proprietà industriale (marchi, brevetti, modelli di utilità, designs). Forma degli atti non è richiesta dalla legge la forma scritta (tranne per il marchio e modello comunitario), ma essa si rende necessaria alla luce delle regole sulla trascrizione. APTA 9 ART. 138 & 196 CPI Per ottenere la trascrizione il richiedente deve presentare: - Nota di trascrizione modulistica fornita dall Ufficio Marchi e Brevetti) - Copia autentica dell atto pubblico documento redatto con le richieste formalità da un Notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. (Art cc) L atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Art cc), oppure APTA 10 convegno PI 5

6 - APTA ART. 138 & 196 CPI - Originale o copia autentica della scrittura privata autenticata Prova documentale redatta da un privato la cui efficacia probatoria è rafforzata dal riconoscimento della sottoscrizione da parte di un Notaio o di altro pubblico ufficiale. L autenticazione consiste dell attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell identità della persona che sottoscrive. (Art cc), oppure - Dichiarazione di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza. APTA 11 APTA 12 convegno PI 6

7 - APTA ALTRI REQUISITI DELL ATTO DA TRASCRIVERE - Registrazione all Agenzia delle Entrate (Art. 40 Regolamento attuazione CPI); - Traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale, in caso di atto redatto in lingua diversa dall italiano (Art. 6 Regolamento attuazione CPI); - Redatto su carta bollata. APTA 13 FUNZIONE DELLA TRASCRIZIONE Sistema di pubblicità relativo a vicende traslative o modificative di determinati diritti, al fine di rendere tali vicende conoscibili dai terzi. La trascrizione non è necessaria per la validità dell atto (Cessione/Licenza), ma per poter rendere opponibile ai terzi l atto trascritto. Infatti, nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo (Art. 139 CPI) APTA 14 convegno PI 7

8 - APTA SOLO PER IL MARCHIO E IL MODELLO COMUNITARIO 1) La cessione deve avvenire per iscritto; 2) Finché il trasferimento non è iscritto nel Registro dell UAMI, l avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del marchio/modello (Art. 17 Regolamento CE 207/2009); 3) Non è necessario depositare l atto di Cessione/Licenza se la domanda di trascrizione è firmata da entrambe le parti. APTA 15 convegno PI 8