BREVETTI D INVENZIONE E MODELLI DI UTILITA : SCELTE ED OPPORTUNITA NELLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

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1 BREVETTI D INVENZIONE E MODELLI DI UTILITA : SCELTE ED OPPORTUNITA NELLA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE FELTRINELLI & BROGI APTA CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE EUROPEAN PATENT & TRADEMARK ATTORNEYS 1 IL CUMULO DELLA PROTEZIONE: MODELLI & DESIGN E possibile ottenere la doppia registrazione (utilita e design) di uno stesso modello se: a) Il modello possiede i requisiti (novità e carattere individuale) del Design e b) Contemporaneamente accresce l utilità dei prodotti cui si riferisce Non e possibile cumulare le protezioni in una sola registrazione 2 1

2 IL CUMULO DELLA PROTEZIONE: MODELLI & DESIGN Vantaggi: a) La durata massima del Modello è di 10 anni e quella del Design è di 25 b) Per il solo Design è possibile la registrazione multipla (con una sola domanda) sia nazionale che comunitaria (e internazionale ) c) Per il Design non è più richiesto il requisito dello speciale ornamento 3 Gli svantaggi dei modelli a) Durata dimezzata (10 anni invece di 20) b) Ambito di efficacia più ristretto (specifico) c) Protezione estesa solo ai modelli che conseguono pari utilità 25 Gennaio

3 I vantaggi dei modelli a)maggiore difficoltà di reperire anteriorità invalidanti b)valutazione meno rigorosa del requisito dell attività inventiva 5 I vantaggi dei modelli all estero a) In generale (con eccezioni) i modelli sono concessi senza esame preventivo di novità ed attività inventiva e quindi: b) Richiedono costi e tempi di registrazione inferiori all e c) Consentono azioni giudiziarie più rapide 6 3

4 In generale, in Italia, i modelli di utilità: a) Possono avere ad oggetto nuove conformazioni strutturali di prodotti o dispositivi in sè noti b) Non possono avere ad oggetto metodi o processi industriali 7 In generale, all estero: a) Non esiste una differenza sostanziale fra brevetto d invenzione e modello, ma b) Solo formale (generalmente, i modelli sono concessi senza esame preventivo di novità ed attività inventiva) 8 4

5 La c.d. conversione del brevetto d invenzione in modello di utilità Il brevetto per invenzione nullo per mancanza di attività inventiva può essere convertito in modello di utilità, su richiesta del titolare: a) Dal giudice (in sede di causa per contraffazione e/o nullità di brevetto) b) In sede amministrativa (dall Ufficio Brevetti) 9 La c.d. conversione del brevetto d invenzione in modello di utilità La conversione giudiziale può essere disposta se il Giudice ritiene: a) di dover comunque dichiarare la nullità del brevetto d invenzione oggetto del processo b) che sussistano comunque i requisiti di validità di un modello c) che il titolare potesse ignorare in buona fede la nullità del brevetto d invenzione 10 5

6 La c.d. conversione del brevetto d invenzione in modello di utilità La domanda di conversione giudiziale: a) Può essere proposta in qualunque stato e grado del processo (quindi anche in appello); b) Non può essere accolta se al momento della conversione risulti già trascorso il decennio di durata dell eventuale modello (salva comunque la valutazione della possibilità teorica di conversione ai fini del risarcimento del danno) 11 La c.d. conversione del brevetto d invenzione in modello di utilità La conversione amministrativa può essere disposta dall UIBM su richiesta: a) Se durante l esame della domanda Italiana l Ufficio ritiene non sussistere i requisiti di validità di un brevetto d invenzione b) Qualora una corrispondente domanda di brevetto europeo venga respinta o ritirata o il brevetto venga revocato dall EPO 12 6

7 Suggerimenti operativi (deposito di base italiano) Dovendo effettuare il primo deposito di una domanda italiana - salvo particolari specificità - procedere sempre con una domanda di brevetto per invenzione, che a) Dura il doppio del modello (20 anni invece di 10) b) Può essere sempre convertita in modello c) Evita possibili contestazioni in caso di estensione come BE e successiva nazionalizzazione in Italia 13 Suggerimenti operativi (estensione o primo deposito estero) Dovendo effettuare un primo deposito all estero o l estensione di una domanda italiana (anche di modello): a) Procedere di regola con depositi centralizzati come BE o PCT, che non fanno distinzione fra invenzioni e modelli e sono economicamente convenienti b) solo in caso di dubbia novità dell invenzione procedere con depositi di modelli nazionali 14 7

8 Manopola ammortizzante per bastoncino da trekking 25 gennaio Soletta per calzature con porzione posteriore in gel 25 gennaio

9 Scatola da incasso per impianto di condizionamento con canalina raccogli-condensa reversibile 25 gennaio Stufa a pellet perfezionata 18 9