LE CONSULENZE TECNICHE NELLE CAUSE PER CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO

Transcript

1 CCIAA VERONA 9 Luglio 2014 LE CONSULENZE TECNICHE NELLE CAUSE PER CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO FELTRINELLI & BROGI APTA CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE PATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS 1

2 La Figura del Consulente Tecnico d Ufficio nel settore dei Brevetti Nel caso di liti con aspetti tecnicobrevettuali, i Giudici possono avere la necessità di rivolgersi ad un Consulente Tecnico d Ufficio (CTU), per capire meglio il problema. (ciò avviene normalmente anche in altri settori specialistici) 2

3 La Figura del Consulente Tecnico d Ufficio nel settore dei Brevetti Il Consulente Tecnico d Ufficio è nominato, con ordinanza, dal Giudice Istruttore o dal Collegio su richiesta delle Parti oppure d ufficio. 3

4 La Figura del Consulente Tecnico d Ufficio nel settore dei Brevetti Il Giudice generalmente si avvale di tecnici brevettuali (di provata esperienza), iscritti all Albo Italiano e/o all Albo Europeo dei mandatari brevetti. In certi Tribunali possono essere nominati anche dei Professori Universitari. 4

5 La Figura del Consulente Tecnico d Ufficio nel settore dei Brevetti La scelta del Consulente Tecnico d Ufficio nel settore dei brevetti è particolarmente delicata perché, in Italia, i Consulenti in brevetti appartengono ad un settore numericamente molto ristretto. 5

6 La Figura del Consulente Tecnico d Ufficio nel settore dei Brevetti Dalla scelta del CTU potrebbero nascere situazioni di incompatibilità (per es. una Parte è cliente attuale e continuativo del CTU). Le regole di base sono stabilite dall art. 51 c.p.c. (astensione del Giudice), richiamato per il CTU dall art. 63 c.p.c. 6

7 La Figura del Consulente Tecnico d Ufficio nel settore dei Brevetti Art. 63 c.p.c. (Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente) Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il Giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51. Della ricusazione del consulente conosce (se ne occupa) il Giudice che l'ha nominato. 7

8 La Figura del Consulente Tecnico d Ufficio all estero In Europa (salvo la Spagna che adotta lo stesso sistema dell Italia) e negli Stati Uniti la figura del Consulente Tecnico d Ufficio nominato dal Giudice non esiste. Occasionalmente può essere nominato un esperto. Normalmente è il Giudice stesso che, sulla base dei documenti presentati dalle Parti, prende direttamente una decisione. 8

9 La consulenza tecnica all estero: Francia e Benelux Il 6 giugno 1947 fra Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo venne istituita un organizzazione internazionale IIB=Institut International des Brevets che aveva fra i suoi scopi anche quello di fornire delle ricerche di anteriorità per valutare la validità dei brevetti nelle cause brevettuali in questi Paesi. Nel 1978 questa organizzazione è stata integrata nell'organizzazione Europea dei Brevetti. 9

10 La consulenza tecnica all estero, per esempio in Germania In Germania le cause di contraffazione sono decise direttamente dai Giudici (legali) dei Tribunali locali (Landgericht), mentre la validità dei brevetti azionati viene valutata da un unico Tribunale specializzato (Bundespatentgericht = Corte Federale dei Brevetti, istituita nel 1961) con sede a Monaco di Baviera. 10

11 La consulenza tecnica Germania e Europa In Germania i collegi giudicanti (Senat) del Bundespatentgericht sono formati da un insieme di giudici tecnici e giudici legali. Anche la futura Corte Unificata Europea (UPC) adotterà lo stesso sistema di un insieme di giudici tecnici e giudici legali, a differenza del Bundespatentgericht potrà occuparsi anche di contraffazione. 11

12 La consulenza tecnica in Europa La Corte Unificata Europea per i brevetti europei (UPC) Per la futura Corte Unificata Europea (UPC) per i brevetti europei i giudici tecnici dovranno essere laureati e avere provata esperienza in un settore della tecnologia. In pratica potranno essere selezionati fra gli iscritti agli Albi Professionali dei Mandatari nazionali e/o europei (EPI European Patent Institute). 12

13 La Consulenza Tecnica d Ufficio in Italia (Fase cautelare) Il Consulente Tecnico d Ufficio può assistere l Ufficiale Giudiziario per la descrizione e il sequestro ex Art. 130 CPI 13

14 Art. 130 (comma 1) CPI (Codice Proprietà Industriale) 1. La descrizione e il sequestro vengono seguiti a mezzo di Ufficiale Giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. 14

15 La Consulenza Tecnica d Ufficio in Italia (Fase cautelare) Il Consulente Tecnico d Ufficio può essere nominato anche per l Accertamento tecnico preventivo ex Art. 128 CPI 15

16 Art. 128 CPI (Consulenza tecnica preventiva) 1. Le istanze per l espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall art. 969-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili. 16

17 La Consulenza Tecnica d Ufficio il «quesito peritale» Esempio di quesito: Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le Parti e i loro Consulenti, effettuati gli opportuni accertamenti, se il brevetto... presenti alla data di deposito i requisiti di legge e, in subordine, quale modello di utilità. Si pronunci inoltre sull'eventuale interferenza del prodotto (o del procedimento) di causa con l'ambito di protezione del brevetto sopra citato. 17

18 La Consulenza Tecnica d Ufficio il «quesito peritale» effettuati gli opportuni accertamenti è un quesito di tipo «aperto», il CTU non è limitato all esame della documentazione fornita dalle Parti. Il CTU potrebbe conoscere per propria esperienza ulteriore documentazione non presentata dalle Parti, è indispensabile salvaguardare il principio del contradditorio. 18

19 Il «quesito peritale» requisiti di legge oppure anche valida brevettazione : si deve notare che la validità di un brevetto non è limitata alla valutazione della novità e dell attività inventiva (Artt. 46 e 48 CPI), ma esistono altri importanti motivi di nullità: Estensione del brevetto oltre il contenuto iniziale (Art. 76 c) CPI); Insufficienza di descrizione dell invenzione al fine di consentire a persona esperta di attuarla (Artt. 51 e 76 b) CPI); Applicabilità Industriale (Artt. 45 e 49 CPI) (per es. l invenzione riguarda un metodo chirurgico ); L invenzione riguarda un metodo, ma è protetta con un modello di utilità (Art. 82 CPI). 19

20 Il «quesito peritale» quale modello di utilità si deve notare che anche per i modelli di utilità valgono gli stessi requisiti di legge dei brevetti, in particolare la novità e l attività inventiva, tuttavia per l attività inventiva è richiesto un gradiente minore o diverso. 20

21 Il «quesito peritale» interferenza del prodotto (o del procedimento) Contraffazione letterale: il prodotto o procedimento in esame per presunta violazione riprende le caratteristiche tecniche della soluzione brevettata e/o ricade alla lettera nella formulazione della rivendicazione 1 (o di altre rivendicazioni indipendenti) del brevetto. 21

22 Il «quesito peritale» interferenza del prodotto (o del procedimento) Contraffazione per equivalenti: il prodotto o il procedimento in esame per presunta violazione è diverso, ma è tecnicamente equivalente, la realizzazione del prodotto o del procedimento costituisce una ovvia variante dell invenzione rivendicata. Test FWR, same Function, same Way, same Result (funzione, modo, risultato/ effetto). 22

23 Il contradditorio Il contraddittorio, cioè le deduzioni e le produzioni, si sviluppa attraverso 2 o 3 scambi di memorie tecniche contestuali. Per salvaguardare il principio del contradditorio, è opportuno (ormai quasi obbligatorio) che la produzione di documenti (per es. brevetti anteriori) avvenga solo con la prima memoria tecnica. 23

24 Relazione di CTU provvisoria Con la relazione provvisoria il CTU formula un progetto di risposta che le parti possono criticare, senza tuttavia ampliare il materiale cognitivo su cui si basa (cioè senza produrre altri documenti). Art. 195 c.p.c.: «la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal Giudice con ordinanza resa all udienza di cui all articolo 193 (udienza di conferimento dell incarico).» 24

25 Relazione di CTU provvisoria «Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le Parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il Consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.» 25

26 Relazione di CTU provvisoria/definitiva la relazione provvisoria è considerata utile, perché indirizza in una sede definita una parte delle critiche, permette al CTU di esprimersi su di esse e confutarle o accettarle. È molto raro che le critiche siano accolte, e difficilmente il CTU modifica la sua relazione. A volte il Giudice, anche dopo la relazione di CTU definitiva, richiama il CTU per ulteriori chiarimenti. 26

27 LE CONSULENZE TECNICHE NELLE CAUSE PER CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO Fine Grazie per l attenzione. Per informazioni : Ing. Riccardo Fuochi fuochi@aptalaw.com 27