BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO. Opportunità e punti di attenzione

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1 BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO Opportunità e punti di attenzione Michele DI SCIUVA European and Italian Patent Attorney Community and Italian Design and Trademark Attorney Studio Torta ITALY disciuva@studiotorta.it

2 Agenda Situazione attuale Opzioni disponibili Fattori da considerare: UP vs EP; UP vs depositi nazionali Opt out si/no? Possibili scenari UPC: punti di attenzione Considerazioni conclusive

3 Situazione attuale Ratifiche da completare. Eventuale adesione dell Italia alla Cooperazione rafforzata. Ricorsi della Spagna. Data presumibile di entrata in vigore : 2016.

4 Opzioni disponibili Brevetto europeo con effetto unitario (UP). Nel periodo transitorio, brevetto europeo (EP) con opt-out. Brevetto europeo (EP) senza opt-out. Brevetti nazionali.

5 UP vs EP: fattori da considerare Copertura geografica garantita dall UP. Valore delle tasse di rinnovo. Rischio di annullamento per tutti gli stati dell UP. Impossibilità di pruning selettivo del portafoglio brevetti.

6 UP vs depositi nazionali: fattori considerare Numero di stati. Al termine del periodo transitorio, sarà l unico modo per evitare l UPC. Decisione da prendere al momento dell estensione. Requisiti meno stringenti su sufficienza della descrizione ed emendamenti alla domanda. La Germania ha modificato la propria legge nazionale. Costi e tempi di un unica litigation presso l UPC vs costo di litigation cross-border. Double protection in alcuni paesi dell UE e in alcuni stati nazionali?

7 OPT OUT no : UPC Costi e tempi ridotti rispetto alle litigation nazionali. Procedure omogenee e giudici qualificati. Corte d appello comune è garanzia di armonizzazione. Chi viene citato in giudizio (tipicamente presunto contraffattore), rimuove tutte le minacce in unica azione. Tassa relativa.

8 OPT OUT sì : corti nazionali Incertezza sul reale funzionamento del sistema UPC che potrebbe portare a decisioni rilevanti su numerosi stati. Esposizione, per tutta la vità del brevetto, ad un azione centrale di revoca che si potrebbe concludere in un 1 anno. Situazione molto più pericolosa del rischio di opposizione presso l EPO.

9 Possibili scenari

10 Titolari che designano attualmente pochi stati Il costo delle tasse di rinnovo supera il risparmio sulle designazioni degli stati. Potrebbero tenere in considerazione depositi nazionali, in modo da evitare l UPC. Questi titolari (SME) potranno essere citati davanti all UPC per contraffazione.

11 Titolari che designano attualmente un numero medio di stati Probabilmente le renewal fees saranno troppo elevate per loro. Il numero di paesi è sufficientemente elevato per scoraggiare depositi e litigation nazionali. Tali titolari di brevetto potrebbero utilizzare l EP in modo da coprire anche i paesi che non rientrano nell UP. Questi titolari (SME) potranno essere citati davanti all UPC per contraffazione.

12 Titolari che designano attualmente un numero elevato di stati Depositi nazionali insostenibili. Tasse di rinnovo sostenibili. Nel periodo transitorio possono fare l OPT-OUT per attendere il tuning dell UPC oppure minimizzare i costi di litigation utilizzando l UPC. Unico svantaggio: portafoglio brevetti non flessibile geograficamente. Nel lungo periodo chi si avvantaggia dell UPC è chi designa molti stati e tiene in vita i brevetti in tutti gli stati.

13 UPC : punti di attenzione Forum shopping: sede, lingua e nazionalità dei giudici a discrezione del titolare del brevetto nelle azioni di contraffazione. Rinvio generalizzato alla legge nazionale del titolare del brevetto delle questioni interpetative (Artt. 6, 7 Reg. 1257/12). Rischio di biforcazione alla tedesca: nel caso di domanda riconvenzionale di nullità, il giudizio di contraffazione viene sospeso solo laddove vi è elevata probabilità che il brevetto possa essere dichiarato nullo (Rule 37).

14 UPC : punti di attenzione L accertamento negativo della contraffazione diviene un arma spuntata, in quanto non impedisce e, a volte, diviene subordinata all azione di contraffazione del titolare del brevetto (Art.33.6 Agreement). In caso di azione di contraffazione proposta dal licenziatario esclusivo presso la Divisione Locale/Regionale, l eventuale riconvenzionale di nullità sarà di competenza della Divisione Centrale: sistema forzatamente biforcato (Art.47.5 Agreement). Sovrapposizione con legge nazionale nel periodo transitorio per brevetti EP senza opt-out (Art.83 Agreement). Un brevetto EP senza opt-out potrebbe essere azionato presso un tribunale nazionale tedesco mentre la domanda di nullità potrebbe essere portata dinnanzi all UPC. Al contempo, un opposizione potrebbe essere depositata presso l EPO.

15 Conclusioni Il sistema del brevetto unitario potrebbe favorire i titolari che designano molti paesi. Il sistema UPC è per molti aspetti favorevole ai titolari di brevetti. Le aziende italiane corrono il rischio di doversi difendere in corti straniere. Incrementare il portafoglio brevetti potrebbe essere una strategia vincente.

16 GRAZIE