Pegno sui diritti di proprietà Industriale. Conflitto tra richieste bancarie e corretta gestione del titolo. dott.

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1 Pegno sui diritti di proprietà Industriale. Conflitto tra richieste bancarie e corretta gestione del titolo. dott. Milano, 20 giugno 2012

2 Primo passo. Che cosa concediamo in pegno? IMPEGNAMO UN DIRITTO UN DIRITTO DI MONOPOLIO SU UNA PAROLA O FORSE SU UN «SEGNO»!? SU UN SEGNO PER DEI PRODOTTI? SU UN SEGNO PER DEI PRODOTTI IN UNO STATO? RISPOSTA MIGLIORE: Una pluralità di diritti di marchio, in una pluralità stati, per una pluralità di prodotti. Tutti dentro un unico «pacchetto» (ben infiocchettato).

3 Non si valuta mai un marchio si valutano quasi sempre decine di marchi autonomi. Non si costituisce quasi mai un pegno su un marchio ma sempre su una famiglia di marchi

4 Vediamo il caso del marchio DOLCE & GABBANA. Vediamo le diverse opinioni sul valore del marchio DOLCE & GABBANA. Per la PriceWaterhouseCooper il valore è di circa 360 milioni di euro; La Guardia di Finanza utilizzando gli stessi criteri PriceWaterhouseCooper arriva ad un valore di circa 550 milioni di euro; L Agenzia delle Entrate calcola il valore del marchio in circa milioni di euro; La società Interbrand Srl arriva ad un valore di milioni di Euro. Applichiamo gli stessi parametri al valore alla mia auto usata. Prezzo PriceWaterhouseCooper di 9000 euro. Prezzo di vendita alla guardia di Finanza euro Prezzo di vendita all agenzia delle entrate euro Per Interbrand euro

5 Primo passo formiamo il pacchetto: D&G DOLCE & GABBANA ; DEE&GEE

6 Trademark Database Application Number Registration Number Application Date Registration Date Applicant International Class(es) D&G DOLCE & GABBANA INDUSTRIA S.P.A. Legnano (MI) Italy MI/2005/ SEP SEP-2008 DOLCE & GABBANA INDUSTRIA SPA LEGNANO - MILANO IT (ITALY) 25 (Clothing) J&ANS DOLCE & GABBANA Italy MI/2005/ JAN JUL-2008 DOLCE DOMENICO, GABBANA STEFANO MILANO IT (ITALY) 3 (Cosmetics and cleaning preparations) 9 (Electrical and scientific apparatus) 14 (Jewelry, precious metals) 18 (Leather products) 25 (Clothing) D&G DOLCE & GABBANA Italy MI/2003/ NOV APR-2007 DOMENICO DOLCE / STEFANO GABBANA MILANO IT (ITALY) 3 (Cosmetics and cleaning preparations) 9 (Electrical and scientific apparatus) 11 (Environmental control apparatus) 14 (Jewelry, precious metals) 18 (Leather products) 20 (Furniture) 21 (Housewares and glass) 24 (Fabrics) 25 (Clothing) 27 (Floor coverings) 34 (Smokers' articles) D&G Italy MI/2003/ SEP APR-2007 DOMENICO DOLCE / STEFANO GABBANA MILANO IT (ITALY) 12 (Vehicles) 14 (Jewelry, precious metals) 27 (Floor coverings) D&G DOLCE & GABBANA Italy MI/2003/ SEP APR-2007 DOMENICO DOLCE / STEFANO GABBANA MILANO IT (ITALY) 12 (Vehicles) 27 (Floor coverings) DEE&GEE Community Trademarks OCT OCT (Metal goods) 9 (Electrical and scientific apparatus) 14 (Jewelry, precious metals) 18 (Leather products) 25 (Clothing) 28 (Toys and sporting goods) DEE&GEE International Register MAR (Toys and sporting goods)

7 ESAME PRELIMINARE DEL «PACCHETTO» non sempre la il pegno sul marchio è vantaggioso: Statisticamente in almeno un caso su tre il marchio non soddisfa i requisiti minimi, ovvero: 1. non esiste un diritto di "monopolio" reale sulla parola o sul segno grafico; 2. non esiste un significativo flusso di investimenti sul segno distintivo; 3. il marchio non è all'origine di benefici economici differenziali di entità apprezzabile; 4. non è trasferibile in ottemperanza alle leggi locali sui marchi di impresa.

8 Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Domanda numero GE2003C Tipologia Marchi N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura, essendo questa strettamente correlata alla tipologia. Dati aggiornati al 17 giugno 2013 (fonte: Data Deposito 24 marzo 2003 Titolo dio N. Registrazione - Data Registrazione - Descrizione parala " dio " scritta in stampatello, riprodotta in qualsiasi colore e dimensione Colore - Richiedente GRILLO GIUSEPPE (GE) Studio GRILLO GIUSEPPE CLASSE Codice Elenco prodotti o servizi Stato Domanda respinta Tipo Domanda Presentata primo deposito Indirizzo VIA DEI MARSANO 8 S.ILARIO ( GE) 44 servizi medici;servizi per l'agricoltura,orticultura,silvicultura 45 servizi personali e sociali per il soddisfacimento di bisogni personal i Nota dell'ufficiale rogante -

9 IPOTECA PEGNO DIRITTO DI GARANZIA

10 In un contratto di pegno la Banca (Il cosiddetto CREDITORE GARANTITO) generalmente pretende: 1) Costituzione del pegno su tutti i titoli di proprietà industriale (domande, concessioni di marchi brevetti, design ecc). (art. 138 e seguenti del CPI per l Italia) 2) Trascrizione dell atto di pegno in tutti i paesi di validità dei titoli o sui registri EPO WIPO UAMI ecc). 3) Costituzione del pegno e trascrizione su titoli di futuro deposito e di futura acquisizione. 4) Estensione automatica del pegno alle rinnovazioni dei marchi 5) Costi tutti a carico del COSTITUENTE (colui che impegna il marchio)

11 TRASCRIZIONE ATTO COSTITUTIVO DI PEGNO BILINGUE NOTARIZZATO DELL ATTO ATTO TECNICO ATTO TECNICO ATTO TECNICO LEGALIZZAZIONE consolato o apostille LEGALIZZAZIONE consolato o apostille pagamento tasse locali Registrazione alle autorità fiscali NessunaTrascrizi one dinnanzi all'pto locale è possibile Trascrizione dinnanzi all'pto locale Trascrizione dinnanzi all'pto locale Trascrizione dinnanzi all'pto locale Trascrizione dinnanzi all'pto locale

12 1.1.1 il Costituente è l'unico legittimo ed esclusivo titolare dei Titoli di Proprietà Industriale e del diritto al loro uso esclusivo; ciascuno di tali beni è libero da qualsiasi vincolo, garanzia reale, diritto di opzione, di prelazione o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi, di natura reale o personale, di alcun genere, ad eccezione della garanzia reale creata dal presente contratto e da quelle derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge; nessuno dei Titoli di Proprietà Industriale é sottoposto a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo ed è liberamente trasferibile;

13 1.1.2 i Titoli di Proprietà Industriale sono stati regolarmente registrati e/o depositati presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, nonché presso i competenti Uffici dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese e alla data di stipulazione del presente Contratto tutti i marchi di impresa sono stati rinnovati e tutte le spese, costi e tasse connesse ai Titoli di Proprietà Industriale sono state pagate dal Costituente, per cui non si è verificata, in relazione ad essi, alcuna ipotesi di decadenza di cui ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o analoghe ipotesi secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese;

14 1.1.3 i Titoli di Proprietà Industriale ed il loro attuale utilizzo non violano e non violeranno, al momento della presentazione dell'istanza di trascrizione del Pegno, alcun marchio (registrato o di fatto), alcun segno distintivo inclusi insegne, ditte, denominazioni e ragioni sociali, emblemi e domain name, nonché alcun brevetto o altro titolo e/o diritto di proprietà industriale di terzi, nonché diritti d'autore altrui;

15 1.1.4 far sì che non si verifichi alcuna delle cause di decadenza o di nullità dei Titoli di Proprietà Industriale di cui al del Codice della Proprietà Industriale, anche in base alle specifiche regolamentazioni di ciascun paese presso cui i Titoli di Proprietà Industriale sono registrati; dare pronta comunicazione al Rappresentante Comune (inviando copia) di ogni notifica o comunicazione ricevuta in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale

16 Grazie per l'attenzione Via Rosolino Pilo, 19/B MILANO