Sub-title. 28 novembre Proprietà intellettuale e competitività: il nuovo brevetto unitario

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1 Sub-title 28 novembre 2013 Proprietà intellettuale e competitività: il nuovo brevetto unitario

2 Title of the presentation Date 2 Caratteristiche e impatto sulle strategie delle imprese del nuovo strumento di protezione delle invenzioni Diego Pallini Gervasi

3 The European Union's Title of the presentation Date 3 patent package Brevetto Unitario Tribunale Unificato Status e prossimi sviluppi Strategie per le imprese

4 European Commission Working Paper Impact Assessment 13 Aprile 2011 Title of the presentation Date 4 Patents are an important enabler for economic growth through innovation. Intangible assets are rapidly becoming the economically most important aspect of business in 2009 they accounted for over 80% of the global market value of companies in the S&P 500. Investment in research (R&D) accounts for 1.9% of GDP in the EU, and an effective patent system is essential to translate that investment into economic growth. An increased rate of innovation brings benefits to consumers by introducing new products to the market and creating competition.

5 Domande di brevetto europeo Depositi dei principali paesi Title of the presentation Date Stati Uniti Giappone Germania Cina Corea Francia Svizzera Gran Bretagna Olanda Italia Svezia Canada Finlandia Spagna Belgio Austria Danimarca Australia Totale

6 Domande di brevetto europeo Title of the presentation Date 6 I primi 12 paesi membri Paese di residenza del titolare Variazione % DE Germania ,1% FR Francia ,2% CH Svizzera ,0% GB Gran Bretagna ,3% NL Olanda ,9% IT Italia ,4% SE Svezia ,4% FI Finlandia ,3% BE Belgio ,9% ES Spagna ,7% AT Austria ,7% DK Danimarca ,5% Sub-totale EPC Stati Membri ,3% Altri Paesi di origine ,0% Totale ,2%

7 Domande di brevetto europeo Title of the presentation Date 7 Variazione per area geografica Crescita 2011/2012 EPO + 2.3% USA + 5.6% ASIA % Cina +11% Corea + 9% Giappone + 9%

8 Title of the presentation Date 8 Il Brevetto Europeo Standard L attuale Brevetto Europeo Standard viene depositato presso l European Patent Office (EPO) ed esaminato a livello centrale Al rilascio è necessario validare il Brevetto Europeo Standard negli stati dove si desidera protezione convalide Brevetto Europeo Brevetti Nazionali

9 Title of the presentation Date 9 Il Brevetto Europeo Standard Il Brevetto Standard riguarda 38 stati contraenti dell EPC più 2 stati di estensione L EPO gestirà sia il brevetto Unitario sia quello europeo Standard Il brevetto Unitario riguarderà 25 Stati membri dell UE (28 stati UE meno IT, ES e HR) EU + convalide Brevetto Europeo EU + Brevetti Nazionali

10 Title of the presentation Date 10 Brevetto Unitario: le finalità Rendere l'accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro Migliorare il livello di tutela dei brevetti, fornendo una protezione uniforme dei brevetti in tutti gli Stati membri partecipanti Creare il brevetto unitario in Europa in aggiunta al brevetto europeo standard e ai brevetti nazionali: un alternativa in più

11 L Unione Europea e il Brevetto Title of the presentation Date 11 Unitario: una prospettiva storica 1957 Trattato di Roma - EEC 1967 Trattato di Bruxelles - EC 1993 Trattato di Maastricht e SPC 1994 WTO Accordi Trips 1996 Marchio Comunitario 2002 Euro e Modelli Comunitari 1973 European Patent Convention 1978 Prima domanda di Brevetto Europeo 1975 Convenzione di Lussemburgo Brevetto Comunitario 1989 Bozza trattato Brevetto Comunitario 2008 London agreement EPLA 2011 Approvata Cooperazione Rafforzata 2013 Accordo EU patent package 2015 Primo Brevetto Unitario?

12 UE e EPC Title of the presentation Date Stati Membri 38 Stati Membri + 2

13 Brevetto Unitario Title of the presentation Date 13 No UP No UPC No UP No UPC

14 Brevetto Unitario e Tribunale Unificato Title of the presentation Date 14 Central Division Court of Appeal Arbitration and Training No UP No UPC No UP No UPC

15 Brevetto Unitario e Tribunale Unificato Title of the presentation Date 15 Central Division Court of Appeal Arbitration and Training Local and Regional Divisions No UP No UPC No UP No UPC

16 Title of the presentation Date 16 Brevetto Unitario: come si ottiene Il procedimento di deposito ed esame del brevetto Unitario presso l EPO resta invariato Le formalità di rilascio da parte dell EPO rimangono invariate (traduzioni delle rivendicazioni, pagamento delle tasse, etc.) Dopo la concessione potrà essere fatta la richiesta di effetto unitario: Convalide vs. Effetto unitario Le convalide nazionali necessarie solo nei paesi non UE e parte dell EPC, oltre a IT ES

17 Title of the presentation Date 17 Brevetto Unitario:regime linguistico Per brevetti concessi in francese/tedesco: traduzione in inglese Per brevetti in inglese: traduzione nella lingua di uno stato membro dell UE Compensazione per gli stati che non hanno una lingua ufficiale dell EPO Deposito: lingua richiedente + traduzione delle rivendicazioni nelle lingue EPO (mutualizzazione dei costi)

18 Brevetto Unitario:regime linguistico Title of the presentation Date 18 Traduzione automatica di descrizione e rivendicazioni in tutte le lingue dell'ue: - senza costi aggiuntivi per il richiedente - senza effetto giuridico, solo per informazione Entro la fine del 2014, la traduzione automatica sarà disponibile per le lingue dei 38 Stati membri EPO, tra cui i 28 Stati membri UE. Se contestata, traduzione completa a richiesta del - presunto contraffattore (lingua del domicilio o del luogo di violazione) o - del Tribunale (lingua della procedura)

19 Title of the presentation Date 19 Brevetto Unitario: gli effetti La protezione unitaria ha pari efficacia in tutti gli Stati Membri partecipanti, così come l esaurimento Cessione, Revoca, Limitazione, Decadenza è uniforme in tutti gli stati Una licenza può essere concessa relativamente a tutti o parte dei territori degli stati

20 Title of the presentation Date 20 Brevetto Unitario: tasse di rinnovo Singola, annuale, post-rilascio, progressiva Pagate all EPO Possibile riduzione per SME Equivalenti al livello della tassa di rinnovo da pagare per la copertura geografica media dell attuale Brevetto Europeo L EPO trattiene il 50% e distribuisce il resto fra gli Stati Membri

21 Title of the presentation Date 21 Brevetto Unitario: entrata in vigore In vigore dal 1 gennaio 2014 o dall entrata in vigore del trattato sul Tribunale Unificato, se successiva Ritardi nella ratifica della convenzione sul Tribunale potrebbero ritardare il brevetto Unitario In alcuni paesi è previsto il ricorso al referendum Disponibile per ogni Brevetto Europeo rilasciato a partire dalla data citata

22 Il Brevetto Unitario: tutela Title of the presentation Date 22 dei brevetti dopo l attuazione Brevetto Europeo Standard Brevetto Unitario Brevetto Unitario + validazioni negli Stati contraenti dell EPC che non sono Stati Membri partecipanti (IT, ES, AL, BA, CH & LI, HR, IS, MC, MK, ME, NO, RS, SM, TR) Brevetti Nazionali

23 Il Tribunale Unificato Title of the presentation Date 23

24 Tribunale Unificato Title of the presentation Date 24 Convenzione Internazionale tra gli stati membri partecipanti Giurisdizione: - Brevetto Unitario - Brevetto EP Standard (esclusiva dopo un periodo transitorio di 7 anni) - SPC (Certificato Supplementare di Protezione) (da Brevetto Unitario e Standard ma non dai brevetti nazionali?)

25 Tribunale Unificato Title of the presentation Date 25 (fonte EPO)

26 Tribunale Unificato Title of the presentation Date 26 Corte di Prima Istanza (CFI) Divisione Centrale - Parigi -Londra (cause relative a chimica, farmaceutica e biotecnologie) - Monaco (cause relative a meccanica) Corte di Appello Lussemburgo Ufficio del Registro (Conserva gli atti di tutte le cause) Parigi Divisioni Locali e Regionali

27 Tribunale Unificato: entrata in vigore Title of the presentation Date 27 Successivamente a: Ratifica di 13 Stati, inclusi i 3 Stati nei quali era in vigore il maggior numero di Brevetti Europei nell anno precedente (DE, FR, UK) Se entra in vigore dopo il 1 gennaio 2014, introdurrà anche il Brevetto Unitario

28 Brevetto Unitario e Tribunale Unificato: questioni aperte Title of the presentation Date 28 Biforcazione: il giudizio su contraffazione e validità può essere separato Costi Giudici Le regole della procedura Certificato Complementare di Protezione

29 Title of the presentation Date 29 Costo medio di un brevetto Europeo 1) Tasse EPO: EUR tasse procedurali EPO tasse di rinnovo 3 e 4 anno Percentuale del totale: 14 % Validazione negli stati designati: ca. EUR mandatario EUR costi 4 traduzioni EUR tasse pubblicazione EUR 400 Percentuale del totale: 22 % Rappresentanza Professionale EPO: ca EUR pre-deposito EUR esame EUR traduzione rivendicazioni EUR 600 Percentuale del totale: 31% Tasse e costi di rinnovo nazionali: ca. EUR tasse di rinnovo (5-10) EUR costi pagamento tasse EUR Percentuale del totale: 32 % Costo totale ca. EUR ) 18 pagine, 6 stati, 10 anni, esclusi costi preparazione domanda, valori arrotondati (fonte EPO)

30 Il Brevetto Unitario Title of the presentation Date 30 Comparazione costi di brevettazione Fonte: Commissione Europea Brevetto Europeo Brevetto Europeo Corte 27 Stati Brevettuale 5 Stati Unica (DE, FR, UK, IT, ES) Brevetto Unitario 25 Stati Traduzione Pubblicazione Rappresentanza Totale Il costo prevedibile del nuovo UP sarà pari all attuale brevetto EP nazionalizzato in 5-7 stati

31 Il Brevetto Unitario Vantaggi: una possibilità in più Title of the presentation Date 31 L obiettivo è quello di avere un 'brevetto europeo con effetto unitario' che, nel tempo, possa diventare l'opzione preferenziale per i paesi che vi partecipano. Mentre rimarrà possibile selezionare un 'fascio' di brevetti europei, la selezione di un brevetto unitario sostituisce tale fascio con un brevetto unico per gli stati partecipanti. E importante sottolineare, che tutti i titolari di brevetti beneficeranno ugualmente dell UP, non importa se si tratta di residenti in paesi all'interno o all'esterno della cooperazione rafforzata.

32 Il Brevetto Unitario Title of the presentation Date 32 Vantaggi: minori costi Con le tasse di rinnovo ed i costi di traduzione ridotti, l'ottenimento di un brevetto unitario sarà meno costoso per i richiedenti, anche se non in tutti i casi. Questo vantaggio deve essere valutato rispetto allo svantaggio strategico di avere un unico diritto legale che Vantaggi: una possibilità in più copre gran parte dell'unione europea. Può essere un vantaggio o uno svantaggio a seconda se ci si trovi nella condizione di attore o convenuto. Sia i titolari sia i concorrenti che intendono invalidare un brevetto unitario avranno bisogno di iniziare un solo procedimento, la cui riuscita eliminerà la protezione da gran parte dell'europa.

33 Il Brevetto Unitario Title of the presentation Date 33 Svantaggi: maggiori costi I costi di deposito ed esame saranno simili alle attuali domande di brevetto europeo, si prevede che le tasse di rinnovo saranno comprese tra 5 e 7 tasse di rinnovo in corso, da suddividere tra tutti gli uffici nazionali all'interno del sistema. Il costo per tutta la durata di un brevetto unitario, che prima si sarebbe convalidato ad es. solo in GB, FR e DE può aumentare di oltre il 50%, mentre per i richiedenti che depositano regolarmente in tutti o quasi tutti gli stati dell EP, i costi di esercizio possono essere molto meno. Questo sarà compensato da oneri di servizio più bassi (vi sarà bisogno di fare un solo pagamento, non 5-7) e da una compensazione parziale a favore delle PMI dei costi di traduzione (ancora da definire).

34 Il Brevetto Unitario Title of the presentation Date 34 Chi guadagna e chi perde? Quali implicazioni per i richiedenti in termini di costo di brevettazione, assoluto e relativo? - Aumento delle tasse di rinnovo in assoluto, ma per un mercato più ampio di protezione - Diminuzione del costo di brevettazione relativo - Diminuzione dei costi indiretti Quale impatto complessivo sulle altre parti interessate, tra cui imprese, traduttori, mandatari e avvocati? - Guadagno per le imprese, soprattutto le grandi aziende che depositano un brevetto in un gran numero di paesi EU - Perdita per lavori di agenzia Quali conseguenze di bilancio in termini di reddito dalle tasse di rinnovo per gli uffici brevetti (EPO e NPOs)? - EPO e la maggior parte dei NPOs in realtà potrebbero guadagnare dall UP se le tariffe sono ben distribuite

35 Tribunale Unificato Title of the presentation Date 35 Vantaggi Sistema giurisdizionale unificato A differenza di altri diritti unitari (esempio CTM), discussi davanti ai tribunali nazionali, l UPC propone un sistema giurisdizionale unificato con una serie standardizzata di procedure, di rimedi e di diritto sostanziale dei brevetti. Un cambiamento notevole rispetto alla posizione attuale, in cui i brevetti sono oggetto di cause a livello nazionale. Decisioni più prevedibili e meno costose Questo dovrebbe portare risparmi sui costi rispetto a cause transnazionali e meno rischio di decisioni contraddittorie. Minore forum shopping Il titolare di un EP/UP avrà un minor numero di scelte su dove avviare un procedimento in quanto vi sarà un numero limitato di tribunali e regole univoche per determinare la sede in cui dovrà essere avviata la procedura. Questo può essere un vantaggio o uno svantaggio a seconda della situazione. Lunghezza dei processi Livello dei danni riconosciuti

36 Tribunale Unificato Title of the presentation Date 36 Svantaggi: sistema articolato ma effetti centrali A causa di certi compromessi politici, il sistema giudiziario proposto sarà complesso: con divisioni centrali, regionali e locali, ed esistono ancora notevoli incertezze nella stesura della legislazione, ad esempio: - contraffazione e validità saranno decisi insieme dallo stesso tribunale? - competenza divisioni locali e regionali? - quale legge sarà applicabile per questioni quali ad esempio la responsabilità accessoria, l eccezione dell uso sperimentale/per ricerca e controversie in materia di FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory)? In caso di azione di nullità, una dichiarazione di nullità sarà emanata centralmente (attacco centrale), il che rappresenta un maggior rischio con una giurisprudenza dell UPC non ancora consolidata.

37 Tribunale Unificato Svantaggi: scarsa prevedibilità iniziale Title of the presentation Date 37 Mediazione fra sistemi differenti Il nuovo sistema di Tribunali non ha una esperienza pratica e dovranno essere messe insieme e mediate esperienze giuridiche molto diverse. In particolare nei procedimenti di contraffazione i Tribunali dei diversi stati valutano spesso in modo diverso: come si svilupperà la giurisprudenza del Tribunale unificato? Questo può rendere meno prevedibile, almeno in una fase iniziale abbastanza lunga, l esito del procedimento. Infatti, il collegio di giudici è formato mediante il sistema della rappresentanza proporzionale in modo che molti giudici del collegio giudicante provengono da paesi in cui vi sono pochissime cause di contraffazione di brevetti

38 Strategie? Title of the presentation Date 38 E difficile stabilire se sia consigliabile prendere la via del brevetto unitario, del brevetto europeo "standard«o dei brevetti nazionali. Sicuramente la strategia più adeguata va decisa caso per caso. Per un certo periodo di transizione, il brevetto europeo "standard» dovrebbe essere preferito rispetto al brevetto unitario. La possibilità di presentare domande di brevetto nazionale resta una valida opzione, soprattutto per i nuovi depositi e per le domande PCT correnti. Per i titolari di brevetti che designano molti stati, può essere da subito più conveniente chiedere un UP, e per gli altri sarà necessario valutare esattamente quali siano i costi prima di decidere una strategia che tenga conto di altri fattori quali l'incertezza per quanto riguarda il contenzioso.

39 Strategie? Title of the presentation Date 39 L'accordo UPC prevede che i titolari del brevetto EP classico possano scegliere di dissociarsi dal regime UPC durante almeno i primi 7 anni, e forse fino a 14 anni, sarà consentito comunque di rientrare. Non ci sono al momento regole su come si opta fuori o dentro, o se sarà dovuta una tassa, ma può essere vantaggioso per i proprietari di brevetti importanti, dissociarsi nel primo giorno disponibile. Questo farà sì che un brevetto valido non sia esposto alla possibilità di revoca centrale, mentre allo stesso tempo mette in grado di scegliere di rientrare di nuovo (a meno che non siano stati avviati procedimenti nazionali) al fine di citare in giudizio davanti all UPC ad una data successiva, se questo dovesse diventare desiderabile.

40 Strategie? Title of the presentation Date 40 Quindi, adottando un tale approccio, i titolari di brevetti avranno più opzioni per il contenzioso rispetto ad ora, pur limitando le opzioni dei potenziali avversari. Sembra opportuno valutare subito se non vi sia alcun motivo per non dissociare tutto l attuale portafoglio EP dall UPC, o almeno garantire che tutti i brevetti importanti siano identificati per l opting out. Un problema correlato è quello di individuare eventuali brevetti della concorrenza che sarebbe conveniente cercare di revocare centralmente prima che il titolare li dissoci dall UPC. Avendo a disposizione uno strumento di ampia copertura territoriale a basso costo sarà opportuno promuovere ancora di più una strategia di licensing Lo strumento del monitoraggio dei brevetti dei concorrenti e dell opposizione davanti all EPO diventa ancora più strategico ed efficace

41 Title of the presentation Date 41 GRAZIE PER L ATTENZIONE! Diego Pallini Gervasi Corso di Porta Vittoria, Milano - Italy d.pallini@ngpatent.it NOTARBARTOLO & GERVASI European Patent and Trademark Attorneys Milano Monaco Firenze Roma Padova Torino