4. Requisiti di validità del marchio

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1 Lezione del 29 settembre Requisiti di validità del marchio Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Industriale

2 Requisiti di validità del marchio Capacità distintiva (art. 13); Novità (art. 12); Liceità (art. 14).

3 Capacità distintiva art. 13 c.p.i. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo: in particolare: denominazioni generiche di prodotti o servizi indicazioni descrittive (specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, caratteristiche del prodotto). Es. mozzarella per formaggi di tipo mozzarella Limoncello per liquore a base di limone. esclusivamente

4 Capacità distintiva art. 13 c.p.i. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono

5 Capacità distintiva nel tempo secondary meaning (acquisto): Congrua durata di uso esclusivo Ampia pubblicità Mutamento di significato del segno (da generico a specifico)

6 Art. 13, c.p.i. 2. In deroga al comma 1 (2) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

7 Capacità distintiva nel tempo Volgarizzazione del marchio (perdita)

8 Non sono nuovi i marchi che: La novità (art. 12) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; siano identici o simili ad un segno distintivo già noto siano identici o simili ad un marchio registrato

9 Art. 12, lett. b e nel caso di marchio non registrato? il caso del preuso L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione.

10 La liceità del marchio (art. 14 c.p.i.) Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

11 Esempi di idoneità Cass. civ. Sez. I, 09/04/1996, n ad ingannare La valutazione della decettività originaria del marchio si compie mediante un accertamento di fatto nel quale bisogna individuare quali caratteristiche del prodotto da esso contraddistinto operino con maggiore forza il richiamo nei confronti del consumatore [ ]. [ ] il richiamo effettivo ed esplicito, contenuto nel marchio, ad una componente merceologica inesistente nel prodotto come descritto nella domanda di registrazione, è in grado di ingannare il consumatore [...].

12 Cass. civ. Sez. I, 26/03/2004, n Rovagnati vs Parmacotto: Ai fini della valutazione della decettività, è necessario accertare se il marchio sia di natura tale da trarre in inganno i consumatori interessati, dovendosi far riferimento non già ad una ristretta cerchia elitaria nè ad un modello di consumatore del tutto sprovveduto e marginale, bensì alle capacità critiche del consumatore medio [ ] accorto ed informato sui prodotti del settore merceologico di appartenenza. La Corte ha dunque è escluso il carattere ingannevole del marchio "Parmacotto", reputando il consumatore in grado di distinguere le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto crudo di Parma e di quello cotto, senza lasciarsi ingannare dall'uso del toponimo per individuare la qualità del prodotto. Peraltro il riferimento nel marchio parmacotto al nome della città aveva un sicuro aggancio alla circostanza che la sede e fabbriche della società produttrice e il luogo si trovano nella provincia di Parma.

13 Esempio di liceità intesa come contrarietà al buon costume Il marchio A di BRUNS è stato giudicato contrario all ordine pubblico e al buon costume ai sensi dell art. 14, co. 1, lett. a), c.p.i., da due ordinanze del Trib. di Milano rese nel procedimento cautelare (Trib. Milano 10 ottobre 2005 e 17 dicembre 2005). Tribunale di Bari 2007 (sentenza definitiva non appellata): Bruns ha citato a giudizio il barese Felice Nicola Covelli, autore di un marchio per abbigliamento con raffigurata una K, sempre nera su sfondo giallo, con due teste stilizzate in vetta alla consonante, I giudici non hanno attribuito ad A style significati lesivi del pubblico pudore, considerandolo né osceno, né volgare e stabilendo così la sua piena tutelabilità giuridica. La K di Covelli è stata considerata contraffazione del marchio A style e ne è stato inibito l uso. Il Tribunale si è pronunciato incidentalmente in favore della liceità del marchio A in questione, dato che il riferimento alla sfera sessuale appare indiretto, eventuale e non automaticamente collegato alla visione del segno.

14 I diritti conferiti dalla registrazione del marchio e la Art. 20 c.p.i. contraffazione del marchio Utilizzazione in via esclusiva del marchio e, in particolare, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

15 La contraffazione del marchio Art. 20, lett. A) c.p.i. a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato; Sarà sufficiente dimostrare l identità dei segni e l identità di classe merceologica per cui i prodotti o servizi sono stati registrati.

16 La contraffazione del marchio Art. 20, lett. B) c.p.i. b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; Presupposti: 1. Identità/similitudine fra marchio e segno; 2. Rischio di confusione per il pubblico, ivi compreso 1. Il rischio di associazione tra i due segni.

17 Sul concetto di affinità Cass. civ. Sez. I, 27/09/2006, n , Harlequin Enterprises LDT c. Casa Editrice Universo S.p.A. relativamente all'uso del marchio "Silhouette Donna" non sono affini i romanzi sentimentali, c.d. «rosa» e i periodici focalizzati sulla bellezza e il benessere fisico pur se similmente marchiati e gli uni e gli altri rivolti prevalentemente ad un pubblico femminile, in quanto i primi soddisfano esigenze di evasione, i secondi il desiderio di informarsi sui mezzi per il concreto miglioramento del proprio aspetto e condizione fisica, mentre l'affinità tra prodotti dipende dalla loro attitudine a soddisfare le medesime esigenze di mercato.

18 Il concetto di confondibilità del consumatore in relazione al tipo di marchio (forte vs. debole) Orientamento della Cassazione: La distinzione dei due tipi di marchio [ ] si riverbera sulla loro tutela, nel senso che per il marchio debole anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre al contrario nel marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere, ovvero il costituente l idea fondamentale in cui si riassume [ ].

19 Segue Marchio forte Marchio debole Anche variazioni originali non sono idonee a fugare il rischio di confusione, se ad essere copiato è il nucleo ideologico del marchio La contraffazione è data solo da una riproduzione integrale del marchio

20 Nuovo orientamento della Cassazione vs Divini&Divani La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non impedisce il riconoscimento della tutela nei confronti della contraffazione, in presenza dell adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che costituisce l aspetto caratterizzante, ovverosia il nucleo cui è affidata la funzione distintiva Cass. I, civ., , n. 1861

21 marchio che gode di rinomanza Cosa è? Origine della tutela: art. 6-bis Convenzione d Unione di Parigi (marchi notoriamente conosciuti) I paesi dell'unione s'impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio [ ] sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio [ ] e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusione con esso.

22 Art. 20 c.p.i. Diritti conferiti dalla registrazione marchio che gode di rinomanza 1. [ ] Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: [ ] c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

23 marchio che gode di rinomanza c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini Valorizzazione del selling power del marchio; Tutela extra-merceologica; Abbandono del principio della relatività della tutela.

24 Sulla contraffazione del marchio che gode di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. No accertamento di confusione; Il vantaggio del terzo può consistere: ü sia nei risparmi di spesa e di tempo per affermare il prodotto concorrente; ü sia, più in generale, tutti i vantaggi scaturenti dall'agganciamento parassitario che si verifica sfruttando la fama raggiunta dal titolare del marchio noto;

25 Sulla contraffazione del marchio che gode di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Il pregiudizio potrà derivare: ü dall'offuscamento dell'immagine del marchio noto in conseguenza dell'adozione del medesimo per prodotti non affini o di natura vile o di qualità scadente; ü dall'indebolimento del carattere distintivo del marchio a causa del venir meno della sua unicità sul mercato.

26 marchio che gode di rinomanza Valorizzazione del selling power del marchio; Tutela extramerceologica; Merchandising.