Tutela della Forma del Prodotto

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1 Tutela della Forma del Prodotto Avv. Francesco Celluprica Barzanò & Zanardo Studio Legale Associato 2015 Barzanò & Zanardo Tutti i diritti riservati

2 Tutela della Forma Marchio di Forma Design Concorrenza Sleale Cumulabili se ricorrono tutti i rispettivi requisiti

3 IL MARCHIO DI FORMA

4 Il Marchio è il principale segno distintivo. Funzioni: - di ORIGINE da un produttore; - di GARANZIA di qualità del prodotto; -di ATTRAZIONE (comunicazione, investimento, pubblicità)

5 MARCHI Fonti di diritto internazionale - Convenzione dell Unione, Parigi 1883 reciprocità+priorità(brevetti) - Accordi TRIPS, 1994 standard di tutela - Accordo di Madrid, 1891 nasce Unione; marchio internazionale - Protocollo di Madrid, 1989 maggiore adesione perché meno stringente; (Stati Uniti, Corea, Comunità europea) Fonti comunitarie - Direttiva 104/89 ravvicinamento legislazioni marchi d impresa - Regolamento 40/94 nasce il marchio comunitario (Reg. 207/2009) in Italia: Codice della proprietà industriale, D.lgs. 30/2005

6 Verbale MARCHIO Figurativo Di Forma

7 MARCHIO - Uso & Registrazione Si tutela mediante il deposito di un marchio e la scelta delle classi merceologiche da coprire La sua tutela non ha durata massima: può essere rinnovato ogni dieci anni per un periodo di tempo indeterminato

8 in Italia: deposito presso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) effetto sul territorio nazionale opposizione durante la pendenza della domanda; dopo: azione civile di annullamento

9 nell Unione Europea: Marchio Comunitario si deposita una domanda di registrazione presso l Eurpean Union In tellectual Property Office di Alicante (EUIPO)

10 Marchio Comunitario se viene concesso, protezione si estende su tutto il territorio dell Unione unica tassa di registrazione se la domanda viene rifiutata, possibile conversione in singole domande nazionali nei paesi dove non risultano impedimenti è possibile rivendicare il diritto di priorità di un precedente (max 6 mesi) deposito nazionale

11 nel Mondo: Marchio Internazionale si deposita presso UIBM italiano, indicando il numero di Paesi aderenti all accordo di Madrid dove si desidera registrare il marchio viene sottoposto a esame, concesso o rifiutato in ciascuno dei Paesi designati (quindi, a differenza che nel marchio comunitario, unica domanda ma diverse registrazioni/più tasse) è possibile rivendicare il diritto di priorità di un precedente deposito nazionale il rifiuto in uno dei Paesi contraenti non pregiudica la vita del marchio nei restanti Paesi designati

12 Il marchio di forma svolge la funzione tipica di qualsiasi altro tipo di marchio: DISTINGUERE il prodotto (o servizio) di un impresa da quello di altri imprenditori CARATTERE DISTINTIVO

13 Requisiti di Validità: A) Capacità distintiva (art. 13 cpi) B) Novità (art. 12 cpi) C)Liceità (art. 14 cpi)

14 Art. 13 Carattere distintivo 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

15 Art. 13 (segue) Carattere Distintivo 2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. 4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva. Secondary meaning VOLGARIZZAZIONE

16 Il principale VANTAGGIO conseguente al deposito di un marchio è il diritto di utilizzarlo in VIA ESCLUSIVA. In sintesi, dal momento della registrazione (ad alcune condizioni vd. infra) l imprenditore sarà l unico a poter utilizzare quel determinato segno distintivo per i suoi prodotti.

17 Art. 20 cpi Diritti conferiti dalla registrazione 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso ESCLUSIVO del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: a) un segno IDENTICO al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

18 Art. 20 (segue) Diritti conferiti dalla registrazione b) un segno identico o simile al marchio registrato, per PRODOTTI o servizi IDENTICI o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

19 Art. 20 (segue) Diritti conferiti dalla registrazione c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di RINOMANZA e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

20 L ESCLUSIVA: a) è condizionata dall'uso effettivo del segno stesso a pena di decadenza; l'uso e le modalità dello stesso configurano precise condizioni di validità, efficacia e ambito di protezione del segno stesso; b) è limitata alla designazione di determinati prodotti e limitata al paese rivendicato; c) può essere estesa se il marchio gode di rinomanza, indipendentemente dalle classi rivendicate e dai prodotti contrassegnati, ma deve essere dimostrato INDEBITO VANTAGGIO o PREGIUDIZIO;

21 L ESCLUSIVA : (segue) d) può essere annullata se il segno ha perso la propria capacità distintiva per volgarizzazione; e) può essere concessa se il marchio ha acquistato, nel tempo, la capacità distintiva di cui era in origine privo (secondary meaning); f) può essere dichiarata decaduta per mancato uso quinquennale; g) viene limitata se si tollera per cinque anni la coesistenza di un altro marchio confondibile (c.d. convalidazione).

22 MARCHIO DI FORMA Limiti e Caratteristiche Il Marchio di Forma può avere ad oggetto la forma del prodotto, parte della forma del prodotto o la sua confezione:

23 Art. 9 c.p.i. Marchi di forma Non possono costituire oggetto di registrazione i segni costituiti esclusivamente: a) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, b) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, c) o dalla forma che dà un VALORE SOSTANZIALE al prodotto.

24 Proprio in virtù del suo stretto legame con il prodotto, il Marchio di Forma deve essere particolarmente distintivo, ossia comunicare al consumatore la provenienza del prodotto. Non verranno quindi concessi marchi di forma che non consentano al consumatore di distinguere l impresa da cui provengono, ossia quel marchio di forma, da tutti gli altri marchi/prodotti.

25 Esempi:

26 Il marchio è stato ritenuto non registrabile in quanto non sufficientemente provata l'acquisizione del carattere disti ntivo. Si doveva fornire la prova che solo il marchio di cui si chiede la registrazione indica l'origine esclusiva dei prodotti o dei servizi in questione, e ciò rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, e senza confusione possibile. CGE C215/2014

27 Questione secondary meaning

28 Una forma viene considerata distintiva quando, a seguito dell uso diffuso e costante, una parte sostanziale degli ambienti interessati associ tale forma del prodotto a quell operatore ad esclusione di qualsiasi altra impresa o, in assenza di contraria indicazione crede che i prodotti aventi tale forma provengano da quest ultima CG-CE (C-299/99 Philips vs Remington)

29 La forma imposta dalla natura del prodotto: - Ovetto Kinder Ovetto Kinder, Cass. 16 luglio 2004, Pur riconoscendo che la forma e la combinazione cromatica del prodotto sono dotati di capacità distintiva la protezione è stata negata perché la forma rientrava negli impedimenti preliminari -Intrecciato cuoio Bottega Veneta; -Poiché la forma «cuoio intrecciato» è la forma che tale prodotto deve avere alla fine del pro cesso di lavorazione del cuoio ad intreccio, si deve concludere che anch'essa è forma impost a dalla natura stessa del prodotto. La forma intrecciata del cuoio risulta necessaria anche pe r conseguire specifici vantaggi funzionati legati alla maggiore flessibilità e resistenza (Trib. T orino 2008). - Lavorato a granopaglia Louis Vuitton

30 La forma necessaria per raggiungere un risultato tecnico: - Pentole Tefal -Testine rotanti Philips -Mattoncino Lego

31 La forma conferente valore sostanziale al prodotto: - Bang & Olufsen(altoparlante) T-508/08 il design è un elemento che svolgerà un ruolo molto importa nte all atto della scelta da parte del consumatore - Tessuto Check di Burberry Cass. 29 maggio 1999: Il BurberryCheck è ornamentale, pertanto la relativa registrazione come marchio non è valida ma, essendo chiarame nte distintivo, la sua imitazione pedissequa costituisce atto di concorren za sleale confusoria

32 IL DESIGN

33 Il Design tutela l aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

34 La Normativa di Riferimento Codice della Proprietà Industriale (CPI), DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, aggiornato a seguito del decreto legislativo di correzione 13 agosto 2010, n. 131 Regolamento attuativo del CPI (Reg. CPI), DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33. Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

35 Regolamento del design comunitario (DMC), Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari Regolamento di esecuzione del DMC (REDC), Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari

36 Requisiti di Validità: A) Carattere individuale (art. 33 cpi) B) Novità (art. 32cpi)

37 Il requisito di novità si intende integrato se nessuno disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione. La novità non può essere esclusa da una combinazione di modelli anteriori se il risultato è una forma nuova. La pre-divulgazione non toglie novità alla registrazione nel c.d. periodo di grazia (12 mesi se a divulgare è l ideatore del design o se la divulgazione è avvenuta in modo abusivo ).

38 DESIGN CARATTERE INDIVIDUALE Il design suscita nell utilizzatore informato (ossia una persona competente nel settore di riferimento, che può, nella oscillazione giurisprudenziale, ragionevolmente porsi a metà strada tra il consumatore medio e l esperto) una impressione generale differente da quella suscitata in tale utilizzatore da un qualsiasi disegno o modello precedente.

39 L utilizzatore informato è in grado di cogliere dettagli e, quindi, DIFFERENZE che sfuggono al consumatore medio. È quindi in grado di attribuire carattere individuale a forme cui il consumatore medio non ricollega nemmeno il carattere distintivo.

40 Criteri per valutare l esistenza del carattere individuale - Giudizio globale e d insieme - No combinazione di design ma ono-to-one comparasion - Margine di libertà (affollamento o crowded art)

41 Esempi di Design registrati:

42 Anche parti del prodotto possono formare oggetto di design, come si evince da queste registrazioni della San Benedetto S.p.A.

43 MARCHIO DI FORMA E DESIGN La differenza sostanziale tra il marchio di forma e il Design si sostanzia nell oggetto di tutela, nella durata del diritto e nel pubblico di riferimento.

44 A. L oggetto di tutela è solo parzialmente sovrapponibile in quanto, seppur di forma esteriore si tratta, da una parte (m.d.f.) si guarda alla distintività della forma, dall altra (design) al carattere individuale. Distintività Carattere individuale B. Mentre la registrazione del marchio segue ad una domanda e ad una concessione, il design non è soggetto ad alcun esame preventivo. La durata del design è limitata a 5 anni con rinnovi successivi fino ad un massimo di 25 anni; mentre il marchio, in quanto tale, non ha limiti di durata potendo rinnovarsi ogni 10 anni.

45 C. Il riferimento del marchio tridimensionale è il consumatore medio. Il carattere individuale di un design deve essere apprezzato dall utilizzatore informato, dotato di competenze tecnico-specifiche più ampie, pertanto, in grado di cogliere delle differenze che un consumatore non è in grado di cogliere.

46 Dura 10 anni ed è illimitatamente rinnovabile Caratteristiche Le due tutele sono chiaramente cumulabili Marchio di Forma Design Ha carattere distintivo Protegge dalla confusione con segni simili Dura 5 anni ed è rinnovabile per un massimo di 5v. (max 25 anni) Ha carattere individuale Protegge dalla confusione con prodotti esteriormente simili, ma all occhio dell utilizzatore informato

47 Design non registrato -Avvenuta divulgazione in ambienti specializzati del settore interessato. C.d. divulgazione qualificata ; - Durata di 3 anni dalla divulgazione; - No tutela della identica creazione indipendente Diritto d autore - Carattere creativo + valore artistico - Riconoscimento della storia

48 Concorrenza Sleale

49 Nel caso in cui l aspetto del prodotto non rispecchi i requisiti di distintività (Marchio di Forma) e/o di carattere individuale (Design), è comunque prevista una terza via di tutela. Mentre in Europa l aspetto o packaging del prodotto viene tutelato attraverso norme dedicate, in Italia, non esiste una disciplina apposita. La giurisprudenza ha ritenuto però di poter ricorrere alle norme della Concorrenza Sleale.

50 NORME DI RIFERIMENTO: Art c.c.: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente.

51 Art c.c.: compie atti di concorrenza sleale chiunque: 2) o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda

52 Il packaging non dovrà rispettare nessun requisito preordinato, tuttavia la somiglianza esteriore tra i due prodotti o packaging dovrà essere tale da creare confusione nel consumatore di riferimento. Nel caso di un prodotto che imita la forma esteriore di quello di un concorrente si parla in particolare di look-alike.

53 Esempi pratici di look-alike:

54 Look-alike in Italia: Le decisioni in materia sono piuttosto rare. Tra queste merita attenzione la decisione del Tribunale di Verona del 21 settembre 1992, che ha riconosciuto confondibili due confezioni di dentifricio.

55 Un altra decisione è l ordinanza del Tribunale di Napoli, 11 luglio Il caso riguardava l imitazione della nota confezione dei biscotti Gran Turchese di Colussi da parte della società Elledì:

56 La decisione napoletana ha, per la prima volta, parlato di lookalike, ascrivendo tale condotta a quanto disposto proprio dall art. 2598, 1 ovvero alla fattispecie di imitazione servile confusoria.

57 Quel che rileva (ed è sanzionabile se imitato pedissequamente) è l assemblaggio, la composizione di tutti tali elementi in una confezione: appunto il packaging. In definitiva, e nonostante la presenza di questo o di quell elemento comune (ma mai di tutti contestualmente),la confezione Gran Turchese non è mai confondibile con le altre; ad una grammatica comune, vale a dire gli elementi di partenza (tazza, biscotti, ecc ) corrisponde una sintassi (composizione) differenziata e non confondibile.

58 Differenze tra la tutela del cpi e quella del cc: La tutela che deriva da registrazione (Marchio di Forma o Design) comporta per il registrante una presunzione di validità del proprio titolo. In caso di conflitto, starà cioè agli altri dimostrare l invalidità di tali titoli o l assenza di condotte contraffattive. Nel caso della Concorrenza Sleale, invece, chi invoca tale tutela dovrà dimostrare che la condotta sleale esiste e che la stessa ha cagionato un danno.

59 È necessario conoscere le vie percorribili prima di immette re un prodotto sul mercato o si rischia di perdere in partenz a diritti: - Registrare/depositare; -Consulenza PRIMA e DURANTE; -Tenere a mente i fondamentali degli istituti; -Il contenzioso fa parte del gioco.

60 GRAZIE