Capitolo primo FUNZIONE E TUTELA DEL MARCHIO

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1 Capitolo primo FUNZIONE E TUTELA DEL MARCHIO 1 Il marchio come segno distintivo La nostra vita quotidiana è certamente facilitata dalla presenza di una nomenclatura, costituita da segni - anche molto diversi tra loro - che individuano ogni entità (persona o cosa) rientrante nella realtà che ci circonda. ùquesti segni rivestono una funzione che è definita distintiva, quindi d individuazione e di differenziazione delle entità cui si riferiscono: un esempio tipico di segno, inteso in questo senso, è il nome delle persone. La creazione di questi segni risponde, dunque, all esigenza della società di distinguere singole entità - oppure classi di entità - che presentano determinate caratteristiche, da altre entità, con caratteristiche diverse: un esigenza, quindi, di individuare (e di essere individuati) facilmente e rapidamente. Anche nel contesto del mercato (in modo speciale con riguardo agli imprenditori che vi operano e a quanto essi offrono) è avvertita quest esigenza di differenziazione ed è perciò che vi è stato introdotto l uso di particolari segni che svolgono, appunto, funzione distintiva. Il marchio, in particolare, rientra nella categoria dei segni distintivi dell impresa che, a loro volta, fanno parte della più generale categoria dei segni 1

2 d identificazione personale 1, vale a dire di quei mezzi di espressione di varia natura (in genere, segni grafici o fonetici) deputati ad identificare determinate entità e a comunicare a chi li percepisce un messaggio che, come si può facilmente comprendere, è un messaggio di distinzione e d individuazione delle entità stesse. I segni distintivi dell impresa (tra i quali, oltre al marchio, si annoverano la ditta, l insegna, l emblema ed altri segni atipici) 2 sono, dunque, gli strumenti utilizzati dall imprenditore per distinguere la propria impresa, la propria azienda ed i prodotti o servizi che offre dall impresa, l azienda ed i prodotti o servizi degli imprenditori concorrenti. La presenza del segno indica che, tra le entità che esso contraddistingue, esiste un denominatore comune: in ciò consiste la funzione d individuazione del segno, cioè la sua funzione distintiva. Tra i citati segni distintivi d impresa, il marchio riveste sicuramente una funzione di rilievo. Che il marchio sia un segno distintivo è di tutta evidenza: lo si evince, infatti, non solo dall utilizzo che di esso viene fatto nel contesto del mercato ma anche (soprattutto dal punto di vista giuridico) da quanto stabilito nella normativa in materia, contenuta nel Regio Decreto n. 929 del , come modificato dal decreto legislativo n. 480 del , nonché negli articoli del codice civile. In particolare, la natura 1 RICOLFI, nella sua opera I segni distintivi, diritto interno e comunitario, Torino, 1999, p. 1 ss., distingue tra queste due categorie di segni, di cui la seconda comprende la prima. 2 E, in particolare, la categoria dei segni atipici ad essere quella meno definita; DI CATALDO, nella sua opera I segni distintivi, II edizione, Milano, 1993, a p. 194 porta lo slogan e le divise aziendali (con un forse) come esempi di detta categoria, mentre RICOLFI, I segni distintivi, cit., p. 221 ss., amplia la categoria stessa, comprendendovi i domain names di Internet. 3 In G. U. 29 agosto 1942, n. 203; il decreto è meglio conosciuto come legge marchi. 4 In G. U. 16 dicembre 1992, n

3 di segno distintivo del marchio si ricava dagli articoli 16 5, 19 6, 47-bis 7 della legge marchi, che fanno riferimento a segni atti a distinguere ed al carattere distintivo del marchio; un ulteriore indicazione è data dall articolo del codice civile, il quale tratta di un marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi. Essendo segno distintivo, il marchio si riferisce, nel contesto di classi di beni con determinate caratteristiche merceologiche, già identificate da una denominazione generica, a sottoclassi di prodotti o servizi: i beni contrassegnati dal marchio, infatti, anzitutto appartengono ad un genere e, allo stesso tempo, sono caratterizzati e distinti dalla presenza del marchio stesso 9. Più chiaramente, una volta apposto ad un prodotto (o riferito ad un servizio), il marchio costituisce un livello di distinzione ulteriore rispetto ad una denominazione di genere (ad es., il genere delle autovetture): all interno di detto genere, infatti, il segno individua un gruppo più ristretto, cioè una sottoclasse, appartenente al genere ma distinta dalla 5 Art. 16 l. m.: (1) Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli articoli 18 e Art. 19 l. m.: (1) In deroga agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 7 Art. 47-bis l. m.: (1) In deroga all articolo 47, comma 1, lettere a) e b), in relazione agli articoli 17, comma 1, lettera a),, e 18, comma 1, lettera b), il marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. 8 Art c. c., Diritto di esclusività: (1) Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. (2) In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell articolo Sul punto si vedano RICOLFI, I segni distintivi, cit., p. 2 ss.; VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, III edizione, Milano, 2000, p. 119; LECCE, Il marchio nella giurisprudenza, Milano, 1996, p. 1. 3

4 presenza del marchio 10. Il marchio, come segno apposto ai prodotti o servizi offerti dall imprenditore, costituisce dunque qualcosa che accomuna i beni stessi, un quid comune ad ognuno degli oggetti cui afferisce 11. Tutto ciò presuppone che sussista un collegamento esclusivo tra il marchio ed i beni o servizi che esso contraddistingue, in modo che sia possibile individuare gli stessi con precisione (cioè, nel genere autovetture deve essere possibile individuare con precisione le autovetture FIAT) 12. Proprio per questo motivo, la normativa in materia dispone che il titolare del marchio goda di un diritto di uso esclusivo del segno, in forza del quale precludere ai terzi (salvo suo consenso) l uso del segno stesso o di segni simili. In base al quadro delineato, si può subito cogliere l importanza che il marchio viene a rivestire nel contesto del mercato, sia per l imprenditore che ne fa uso (perché permette ai consumatori di distinguere facilmente - nell ampia offerta presente sul mercato - i prodotti o i servizi che egli offre), sia per gli stessi consumatori. Questi ultimi, in particolare, saranno facilitati nelle loro scelte, vedendo ridotti quelli che vengono definiti come 10 Per esemplificare, all interno del genere autovetture il marchio FIAT identifica e distingue solo quelle prodotte dalla nota casa automobilistica torinese: esso, pertanto, è un vero e proprio nome comune ed identifica tutte (e solo) le entità di un certo tipo. 11 Così lo definisce ARE, voce Marchio (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, vol. XXV, Milano, 1975, p Si badi che, nonostante lo stretto rapporto del marchio con le entità contraddistinte, esso dovrà rispettare il principio di estraneità, secondo cui deve essere connesso ma estraneo al prodotto (o al servizio) e, almeno idealmente, separabile dallo stesso; se fosse altrimenti, il marchio non sarebbe più un segno distintivo, ma diverrebbe caratteristica qualitativa del prodotto. Questo principio, riferito soprattutto alla categoria dei marchi di forma, è, inoltre, coerente con le disposizioni che escludono la possibilità di dare tutela (potenzialmente illimitata) come marchi, alle innovazioni tecniche o estetiche, che sono elementi costitutivi del prodotto (da esso inseparabili) e che sono suscettibili di tutela limitata nel tempo; questo poiché il legislatore ritiene che dette innovazioni, passato un determinato lasso di tempo, debbano rientrare nel pubblico dominio. In merito si veda quanto affermato da VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pp

5 costi di ricerca 13 dei beni che soddisfino le proprie esigenze: i potenziali acquirenti, infatti, saranno alquanto agevolati dalla presenza di un marchio che permetta loro di individuare prontamente i prodotti o servizi che essi preferiscono. Quindi, nell economia di mercato, il marchio ricopre una funzione di strumento di informazione relativo alle entità che contraddistingue, nonché di mezzo di comunicazione tra le imprese che lo utilizzano ed il pubblico dei consumatori. Il marchio, anzi, viene considerato come il più importante tra tutti i segni distintivi d impresa: non c è dubbio che, per il suo tramite, possano essere trasmesse ai consumatori informazioni che i prodotti o i servizi di per sé, semplicemente attraverso la presentazione, non sempre sarebbero in grado di trasferire. Il marchio, rendendo possibile la differenziazione e l individuazione dei prodotti o servizi, viene così ad assumere importanza anche come strumento di concorrenza tra le imprese, visto che permette ai consumatori di compiere le proprie scelte preferendo le offerte di alcuni imprenditori (che godono della loro fiducia) a quelle di altri. Esaminata la natura di segno distintivo del marchio, prima di affrontare il tema della sua funzione giuridicamente tutelata è bene, per completezza, analizzare i requisiti che la legge richiede per la sua valida registrazione. 13 Sul tema FRANZOSI, Sulla funzione del marchio e sul rischio di associazione, in Riv. dir. ind., 1999, II, p. 279 ss.. Secondo l Autore, i consumatori, avendo la possibilità di individuare facilmente i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, ai quali ricollegano le caratteristiche che sanno soddisfare le proprie esigenze, vanno - come si suole dire - a colpo sicuro, poiché il marchio permette loro di collegare a ciò cui è apposto tutte le informazioni di cui sono in possesso, evitando di doverne verificare ogni volta (e per ogni prodotto o servizio) la reale sussistenza: molto semplicemente, i consumatori sono rassicurati dalla presenza di un marchio conosciuto sui prodotti o servizi che vengono loro offerti, anche quando questi sono nuovi e, pertanto, li scelgono. 5

6 2 I requisiti di registrabilità del marchio Per potere fruire della tutela prevista dalla legge marchi, il segno deve, anzitutto, poter svolgere astrattamente la funzione di marchio: dunque, deve poter essere rappresentato graficamente, secondo quanto richiesto dall articolo 16 della legge marchi. Questa disposizione non deve, tuttavia, essere interpretata come un limite, in quanto l articolo in questione prevede la possibilità di registrare come marchio, a fianco di entità che non presentano problemi ad essere rappresentate graficamente, come le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre 14, anche i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche. Queste ultime, chiaramente, sono entità che non possono essere rappresentate graficamente, se non in forma traslata: i suoni nelle forme del pentagramma e delle note, le forme dei prodotti (o delle loro confezioni) nella loro proiezione bidimensionale 15. Gli interpreti, del resto, riconoscono ormai pacificamente anche la possibilità di registrare entità non sempre comprese nell elenco dato 14 Secondo quanto affermato in dottrina (si veda, ad es., VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., p. 132), il marchio costituito da una o più parole è detto denominativo, quello composto da figure è detto emblematico o figurativo, mentre sono detti misti quelli che racchiudono parole e figure. Le lettere e le cifre sono idonee a costituire valido marchio solo se dotate di sufficiente capacità distintiva, come risulta, ad esempio, da Trib. Brescia 9 giungo 1993, in Giur. ann. dir. ind., 1993, n. 2975, dove si sottolinea come la capacità distintiva di una lettera dell alfabeto (nel caso specifico, la F che contraddistingue la FILA S.p.A.), utilizzata come marchio, sia rafforzata dall uso e dalla pubblicità. 15 Sul punto si veda VANZETTI, La nuova legge marchi, codice e commento alla riforma, Milano, 1993, p

7 dall art. 16, come le essenze e gli odori 16 ; si deve inoltre considerare come l elenco in questione non sia tassativo, ma meramente esemplificativo, come si può dedurre dall espressione in particolare utilizzata nel testo. Il marchio, così come identificato ai fini della tutela, deve presentare alcuni requisiti indicati come requisiti di validità, poiché la loro mancanza ne determina la nullità (ed il marchio nullo, evidentemente, non merita tutela). In realtà, è sicuramente più corretto parlare di requisiti per la registrazione del marchio, dovendo essi ricorrere al momento della registrazione: il giudizio di validità o invalidità, infatti, non è da riferire tanto al marchio (al quale, essendo una cosa, si adattano difficilmente i concetti di validità o invalidità), quanto, piuttosto, alla sua registrazione. Detti requisiti sono la capacità distintiva (o originalità), la novità, la liceità (o veridicità). 16 In merito si veda MANSANI, Marchi olfattivi, in Riv. dir. ind., 1996, I, p. 262 ss.. L Autore afferma che non esistono ostacoli di principio alla registrazione di questo genere di marchi: l unico problema è come rappresentarli graficamente. Anche se detto problema sembrava essere stato risolto con l utilizzo di sistemi di cromatografia (attraverso i quali è possibile ottenere una rappresentazione grafica dei profumi), in realtà sembra che una semplice descrizione verbale della fragranza costituisca, per ora, il metodo più sicuro per ottenere tutela per questo genere di marchi; ulteriori analisi potranno eventualmente servire per precisare quanto descritto verbalmente. RICOLFI, nell opera I segni distintivi, cit., pp , sostiene la impossibilità di riconoscere come valido marchio la fragranza di un prodotto, poiché non idonea a distinguere il prodotto in base alla sua provenienza, dovendo piuttosto essere considerata caratteristica qualitativa del prodotto stesso. Differente sarebbe la questione relativamente alla registrabilità della fragranza per un prodotto diverso: in questo caso, il profumo non costituirebbe una qualità del prodotto e, quindi, sarebbe idoneo a distinguerlo dagli altri prodotti presenti sul mercato. 7

8 2.1 La capacità distintiva Il primo requisito essenziale del marchio è la sua capacità distintiva, che si collega alla funzione distintiva che esso svolge. La capacità distintiva si concretizza nelle caratteristiche che il segno deve presentare per identificare e distinguere - nell ambito di un genere di prodotti o servizi dello stesso tipo - quelli contrassegnati: per riprendere un esempio già fatto, i marchi FIAT o BMW hanno lo scopo di distinguere i prodotti delle due case automobilistiche - con le proprie caratteristiche e particolarità - presenti sul mercato generale delle autovetture. Tale requisito, previsto in via generale dall articolo 16 della legge marchi, è chiarito (in termini negativi) dal successivo articolo 18 17, lettera b), secondo cui non si deve dare valida registrazione ai segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono. Dunque, il marchio dovrà essere diverso dalla generica denominazione del prodotto o servizio al quale è apposto (ad esempio, non potrà costituire valido marchio il termine autovettura, perlomeno per contraddistinguere un automobile); 17 Art. 18 l. m.: (1) Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati all art. 16: a) i segni contrari alla legge, all ordine pubblico o al buon costume; b) i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; d) gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse; nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione; e) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; f) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. 8

9 ulteriormente, dovrà differenziarsi da qualsiasi segno idoneo a significare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio 18. Si deve tuttavia sottolineare subito il carattere relativo di questo requisito: la genericità o la descrittività del segno vanno valutate con riferimento ai prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato o utilizzato. Ciò significa che parole o segni generici oppure descrittivi di determinati beni possono validamente essere registrati per prodotti che, con tali segni, non abbiano nessuna relazione lessicale o concettuale 19. Avviene spesso, però, specie in certi settori 20, che i marchi vengano utilizzati dagli imprenditori per evocare le caratteristiche dei prodotti o servizi contrassegnati, combinando elementi dotati di capacità distintiva con espressioni generiche o descrittive: il marchio, cioè, può assumere un contenuto informativo, che permette di orientare i consumatori nelle loro scelte (esercitando una certa attrazione su di essi). 18 Per quanto riguarda i marchi costituiti da espressioni geografiche, essi saranno validi qualora non rimandino in alcun modo alla provenienza geografica del prodotto o servizio, ma siano puramente di fantasia: ad esempio, il marchio Cervino, registrato per delle tavole da surf, sarà senz altro valido (almeno dal punto di vista della sussistenza della capacità distintiva). Quand anche ci sia un legame tra il marchio e la provenienza geografica del prodotto, la ratio dell art. 18, lettera b), sembra giustificare il riconoscimento della capacità distintiva del marchio se da detto legame non derivi alcuna influenza sulla qualità del prodotto (in proposito, si veda VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pp ). 19 Secondo SENA, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, II edizione, Milano, 1998, p. 40, la relazione tra il marchio ed i termini descrittivi o generici non dovrà sussistere nemmeno nella opinione dei consumatori, nel senso che il marchio non deve coincidere né con la descrizione generica del prodotto contrassegnato, né con quella di altro prodotto, che, però, il pubblico possa eventualmente collegare al primo; il segno, dunque, può essere descrittivo anche quando è decettivo. 20 Ad esempio quello farmaceutico: si veda, sul tema, GALLI, Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici, in Riv. dir. ind., 1992, I, p. 14 ss.. 9

10 Tali marchi sono genericamente chiamati espressivi e se ne riconosce la validità a condizione che la denominazione generica o descrittiva in essi contenuta sia modificata, anche in maniera modesta ma non proprio minima 21. Ciò, ad esempio, può accadere tramite l apposizione di elementi ulteriori rispetto alla componente descrittiva: tali ulteriori elementi dovranno servire a distanziare il segno dai termini impiegati nel linguaggio comune 22 (per inciso, è da notare come l introduzione, nel nuovo testo dell articolo 18, dell avverbio esclusivamente abbia permesso di continuare nella mai contestata prassi di inserire, nei marchi complessi, denominazioni generiche o indicazioni descrittive) 23. La capacità distintiva non è un requisito immutabile ma, con il passare del tempo, può essere sia perduta sia acquisita. Essa, anzitutto, potrà essere persa per effetto del fenomeno della volgarizzazione del segno, che si verifica quando il marchio cambia progressivamente il proprio significato e si trasforma, per il fatto dell attività o dell inattività del titolare, nel termine usato comunemente per designare un genere di 21 Come nel caso dell utilizzo di un semplice diminutivo: sul punto RICOLFI, I segni distintivi, cit., p Dal punto di vista della tutela che ricevono, detti segni, quando la componente espressiva è nettamente prevalente, sono denominati anche marchi deboli; la dottrina e la giurisprudenza tendono ad ammettere questo tipo di marchi (tra le molte decisioni in merito, si vedano: Cass. 22 febbraio 1994, n. 1724, in Giur. ann. dir. ind., 1994, n. 3021, nonché Trib. Torino 5 giugno 1993, ivi, 1993, n. 2974), contrapponendoli ai marchi forti (vale a dire, i marchi di pura fantasia, che non hanno alcun legame con la realtà del prodotto o servizio che contraddistinguono) e limitandone, però, la tutela, alla sola componente che presenti capacità distintiva; si veda, in materia, VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pp Anche la giurisprudenza ammette questa prassi, come confermato da Trib. Roma 1 aprile 1993, in Giur. ann. dir. ind., 1993, n. 2959, dove si riconosce la possibilità di registrare come marchio la denominazione di un tipo di pasta alimentare, inserita, però, in un contesto di parole che le attribuiscano un parziale carattere di fantasia. 10

11 prodotti o servizi (come stabilisce l articolo 41 24, lettera a), legge marchi, che prevede per tale ipotesi la sanzione della decadenza del segno). Si può, tuttavia, verificare anche il fenomeno inverso, cioè che un marchio, originariamente privo di capacità distintiva, l acquisisca per effetto dell uso: in tale ipotesi si parla di acquisto di un secondary meaning, cioè di assunzione di un significato diverso da quello - generico o descrittivo - che il segno aveva in origine. Il nuovo significato è idoneo a conferire capacità distintiva, collegando i prodotti o i servizi cui è riferito ad una specifica impresa. L assunzione di questo nuovo (o ulteriore) significato potrà avvenire sia prima del deposito della domanda, in seguito all uso che ne è stato fatto dal titolare, sia dopo il deposito stesso, ma prima del momento in cui un terzo abbia chiesto la declaratoria di nullità della registrazione. 24 Art. 41 l. m.: (1) Il marchio d impresa decade nei casi seguenti: a) se il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell attività o dell inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o del servizio; b) se il marchio diviene idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato; c) se il marchio sia divenuto contrario alla legge, all ordine pubblico o al buon costume. 11

12 2.2 La novità Un ulteriore requisito richiesto per la registrazione del marchio è la sua novità: il segno, per adempiere la sua funzione distintiva, deve essere diverso da altri segni preesistenti. Detto requisito, già previsto dall articolo 16 della legge marchi, è chiarito (anche in questo caso, negativamente) dall articolo 17 25, secondo il cui disposto, alla data del deposito della 25 Art. 17 l. m.: (1) Non sono nuovi, ai sensi del precedente articolo, i segni che alla data di deposito della domanda: a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell identità o somiglianza tra i segni e dell identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che, ai sensi dell art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell identità o somiglianza fra i segni e dell identità o affinità fra l attività d impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi identici; e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell identità o somiglianza tra i segni e dell identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; f) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità; g) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; h) siano 12

13 domanda di registrazione (cioè al momento di acquisizione del diritto sul segno, poiché gli effetti della registrazione retroagiscono al momento del deposito della domanda, secondo quanto stabilito dall articolo 4 26, comma 2, legge marchi), il segno non deve essere già noto al mercato. Pertanto, al momento della registrazione non vi dovranno essere diritti di terzi con i quali il segno possa entrare in contrasto. Inoltre, l articolo 17 dispone la mancanza di novità anche nel caso in cui il marchio non sia ancora stato registrato, ma sia stata solo depositata una domanda di registrazione ad esso relativa (che dovrà, in seguito, sfociare in una valida registrazione); ciò a prescindere da un uso anteriore del marchio. La novità del segno verrebbe meno anche qualora venissero usati segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, quando a causa dell identità o somiglianza tra i segni e dell identità o affinità tra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Da ciò si evince come sia, dunque, molto importante verificare la sussistenza di un pericolo di confusione per il pubblico. Il requisito in oggetto verrà a mancare, anzitutto (secondo quanto dispone l articolo 17, comma 1, lettera b) della legge marchi), in seguito identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi (Testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g). (2) Ai fini previsti dal comma 1, lettere d), e) e g), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati sotto riserva della conseguente registrazione. 26 Art. 4 l. m.: (1) I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la registrazione. (2) Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente. (3) Salvo il disposto dell articolo 1, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini. (4) La registrazione dura dieci anni a partire dalla decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare. (5) La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nella raccolta dei marchi d impresa di cui all art. 10, Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, e di essa deve essere data notizia nel Bollettino di cui all art. 80 del presente decreto. 13

14 alla presenza dell uso anteriore di un segno non registrato: si tratta del cosiddetto preuso del marchio. Tale preuso dovrà essere imputabile a soggetti terzi (e non allo stesso soggetto che, successivamente, chiede la registrazione del segno), ma non dovrà, però, comportare notorietà solamente locale (nel qual caso si avrà coesistenza tra i segni), bensì estesa a tutto il territorio nazionale o ad una parte rilevante di esso 27. Al preuso di un marchio rispetto a quello di cui si chiede la registrazione, la norma equipara quello di altro segno distintivo, quale la ditta, l insegna, la ragione o denominazione sociale: ciò è espressamente stabilito dall articolo 17, comma 1, lettera c) legge marchi 28. L articolo in questione, sempre alla lettera b), equipara a quello noto il marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell articolo 6-bis 29 della Convenzione d Unione di Parigi, nella sua versione di Stoccolma del 14 luglio Nel prosieguo, la norma in questione, alle lettere d) ed e), stabilisce che la novità viene meno in caso di precedente registrazione di un marchio da parte di terzi, oppure nel caso in cui il marchio abbia già 27 In merito, tutta la dottrina sembra essere d accordo; si vedano, ad es., DI CATALDO, I segni distintivi, cit., pp ; VANZETTI - DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., p. 144 ss.; SENA, Il nuovo diritto dei marchi, cit., p. 96 ss.. 28 Il preuso di un segno distintivo diverso dal marchio (nel caso specifico come ditta), che abbia diffusione puramente locale, non comporta l invalidità del marchio che contenga in esso detto segno; si veda Cass. 1 settembre 1993, n. 9230, in Giur. ann. dir. ind., 1993, n Art. 6-bis C. U. P.: (1) I Paesi dell Unione si impegnano a rifiutare o invalidare, sia d ufficio se la legislazione del Paese lo consente sia a richiesta dell interessato, la registrazione e a vietare l uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l autorità competente del Paese della registrazione o dell uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d un marchio notoriamente conosciuto o un imitazione atta a creare confusione con esso. (2) Un termine minimo di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso per richiedere la cancellazione di un tale marchio. I Paesi dell unione hanno la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell uso dovrà essere richiesto. (3) Non sarà fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d uso dei marchi registrati o utilizzati in mala fede. 14

15 efficacia nello Stato, se la domanda di registrazione sia stata depositata anteriormente o abbia effetto da data anteriore, in forza di un diritto di priorità (o di una valida rivendicazione di anteriorità, nel caso di marchio comunitario). La domanda, però, dovrà poi sfociare in una valida registrazione (articolo 17, comma 2). Nel caso indicato dalla lettera d) (marchio identico per prodotti o servizi identici), invece, la mancanza di novità non è subordinata al pericolo di confusione per il pubblico, poiché la identità tra i marchi e quella tra i prodotti o servizi è ritenuta sufficiente per fondare la mancanza di novità; il pericolo deve sussistere, però, nel caso previsto dalla lettera e) 30. Le lettere g) ed h) dell articolo 17 trattano di una particolare situazione, quella in cui la mancanza di novità è imputabile alla preesistenza di marchi che godono di rinomanza nello Stato (o nella Comunità, se marchi comunitari), oppure notoriamente conosciuti ai sensi della Convenzione di Unione di Parigi. Al ricorrere di dette condizioni, la mancanza di novità si verificherebbe quando, dall uso del marchio successivo, derivasse un ingiustificato ed indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore, oppure un pregiudizio per le stesse caratteristiche. La tutela del marchio, in questa situazione, si estende però al di là del principio di relatività, quindi anche ai marchi registrati per prodotti o servizi non affini: in questo caso, infatti, il pubblico, attratto dalla fama del marchio, tende a collegare allo stesso prodotti o servizi anche merceologicamente molto distanti tra loro. 30 Nei due casi suddetti, non toglie novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni (tre per i marchi collettivi) o si possa considerare decaduto per non uso al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità del marchio successivo (art. 17, comma 1, lettera f)). 15