L UNITARIETÀ DEI SEGNI DISTINTIVI: MARCHI E NOMI A DOMINO

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1 FIRENZE - Viale Belfiore, 10 AREZZO - Piazza Guido Monaco, 11 Tel L UNITARIETÀ DEI SEGNI DISTINTIVI: MARCHI E NOMI A DOMINO. REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE Convegno "Strategie aziendali sul web: promozione e tutela del marchio, gestione dei nomi a dominio" - 11 novembre

2 DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA MARCHIO DITTA INSEGNA NOME A DOMINIO prodotti e servizi azienda locali commerciali spazio web

3 DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA MARCHIO DITTA INSEGNA NOME A DOMINIO azienda locali commerciali spazio web

4 DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA MARCHIO DITTA INSEGNA NOME A DOMINIO prodotti e servizi «LUIGI LAVAZZA» S.p.A. locali commerciali spazio web

5 DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA MARCHIO DITTA prodotti e servizi azienda INSEGNA NOME A DOMINIO spazio web

6 DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA MARCHIO DITTA INSEGNA NOME A DOMINIO prodotti e servizi azienda locali commerciali

7 DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA MARCHIO DITTA «LUIGI LAVAZZA" S.p.A. INSEGNA NOME A DOMINIO

8 DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA MARCHIO DEFINIZIONE ECONOMICA Il marchio è un nome, termine, segno, simbolo o disegno o combinazione di essi che viene usato per identificare i prodotti o servizi di un venditore o gruppo di venditori e per differenziarli da quelli dei loro concorrenti Philip Kotler (American Marketing Association) DEFINIZIONE LEGALE Art. 7 cpi: Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

9 DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA FUNZIONE DEL MARCHIO: MARCHIO INDICAZIONE DI PROVENIENZA DA UNA DETERMINATA IMPRESA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PRODOTTO O DEL SERVIZIO OVE È APPOSTO E DELLA VERIDICITÀ DEL MESSAGGIO E DELLE ASPETTATIVE DEI CONSUMATORI FUNZIONE DI MESSAGGERO E COMUNICATORE (SUGGESTIONE) DISTINTIVITÀ

10 DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA MARCHIO

11 DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA NOME A DOMINIO ESEMPIO: dominio di 3 livello dominio di 1 livello dominio di 2 livello

12 DEFINIZIONI E AMBITI DI TUTELA NOME A DOMINIO Il nome di dominio (domain name) ha natura ibrida: INDIRIZZO TELEMATICO la traduzione in "parole" di una serie di numeri in modo che l'utente possa individuare un computer presente sulla rete Internet, senza la necessità di conoscere l'indirizzo IP (Internet Protocol), attraverso una serie di funzioni automatizzate. DISTINGUE E IDENTIFICA L IMPRESA E I SERVIZI OFFERTI IN RETE la recente giurisprudenza equipara il nome di dominio con l insegna perché il nome di dominio identifica il sito web, ossia il luogo virtuale in cui è svolta l'attività dell imprenditore.

13 INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI A DOMINIO Principio di «unità dei segni distintivi» (art cpi) «È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.» È VIETATA LA REGISTRAZIONE COME NOME A DOMINIO, SE ESISTE UN MARCHIO ANTERIORE : 1) IDENTICO PER PRODOTTI IDENTICI O AFFINI; 2) SIMILE PER PRODOTTI IDENTICI O AFFINI CHE DETERMINA UN RISCHIO DI CONFUSIONE E/O ASSOCIAZIONE; 3) IDENTICO O SIMILE, PER PRODOTTI ANCHE NON IDENTICI O AFFINI, QUANDO IL MARCHIO È RINOMATO.

14 INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI A DOMINIO Principio di «unità dei segni distintivi» (art cpi) Non possono essere registrati come marchi segni che sono «identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità.» È VIETATA LA REGISTRAZIONE COME MARCHIO, SE ESISTE UN NOME A DOMINIO ANTERIORE: 1) IDENTICO PER PRODOTTI IDENTICI O AFFINI; 2) SIMILE PER PRODOTTI IDENTICI O AFFINI CHE DETERMINA UN RISCHIO DI CONFUSIONE E/O ASSOCIAZIONE. PER IL NOME A DOMINIO ANTERIORE "RINOMATO" NON È PREVISTA LA PROTEZIONE ULTRA-MERCEOLOGICA

15 INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI A DOMINIO Principio di «unità dei segni distintivi» (art cpi) Non possono essere registrati come marchi segni che sono «identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità.» È VIETATA LA REGISTRAZIONE COME MARCHIO, SE ESISTE UN NOME A DOMINIO ANTERIORE: 1) IDENTICO PER PRODOTTI IDENTICI O AFFINI; 2) SIMILE PER PRODOTTI IDENTICI O AFFINI CHE DETERMINA UN RISCHIO DI CONFUSIONE E/O ASSOCIAZIONE. PER IL NOME A DOMINIO ANTERIORE "RINOMATO" NON È PREVISTA LA PROTEZIONE ULTRA-MERCEOLOGICA

16 INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI A DOMINIO

17 INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI A DOMINIO MARCHIO ANTERIORE vs NOME A DOMINIO CYBERSQUATTING (o DOMAIN SQUATTING o DOMAIN GRABBING) SQUATTING = OCCUPARE occupazioni di immobili o aree inutilizzate senza autorizzazione e senza pagamento di alcun affitto. REGISTRAZIONE ILLEGALE DA PARTE DI UN TERZO DI DOMAIN NAME, UTILIZZANDO MARCHI NOTI (O NOMI DI PERSONAGGI PUBBLICI) - O LORO PORZIONI -, CON LO SCOPO PALESE DI TRARNE UN RITORNO ECONOMICO.

18 INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI A DOMINIO MARCHIO ANTERIORE vs NOME A DOMINIO EVOLUZIONE DEL CYBERSQUATTING: TYPOSQUATTING jptmail.com molto vicino al noto hotmail.com ha dirottato in un anno visitatori, pur richiedendo ben due errori di digitazione consecutivi. ("J" e "P" sulla tastiera sono immediatamente alla destra della "H" e della "O" dell indirizzo originale) SI BASA SULLA FREQUENZA DEGLI ERRORI DI DIGITAZIONE (TYPO) DI NOMI A DOMINIO DI SITI MOLTO VISITATI (Disney, Facebook, Google, Gazzetta dello Sport ) O DI MARCHI CELEBRI NORMALMENTE IL TYPOSQUATTER RICEVE UNA SOMMA PER OGNI CONTATTO REINDIRIZZATO AI SITI DI TERZE PARTI (PAY FOR CLICK SITE)

19 INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI A DOMINIO TYPOSQUATTING: ESEMPIO 1

22 RIASSEGNAZIONE E NULLITÀ

23 PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE MARCHIO ANTERIORE vs NOME A DOMINIO (cybersquatting) PROCEDURA AMMINISTRATIVA AZIONE GIUDIZIARIA RIVENDICA (art cpi) «Salva l applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell autorità di registrazione.»

24 PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE MARCHIO ANTERIORE vs NOME A DOMINIO (cybersquatting)..... PROCEDURA AMMINISTRATIVA AZIONE GIUDIZIARIA nome a dominio contestato deve essere identico o simile al marchio anteriore del ricorrente il titolare del dominio (assegnatario) non deve avere alcun diritto o titolo ad utilizzare il nome a dominio contestato registrazione del nome a dominio è stata effettuata in palese mala fede

25 PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE MARCHIO ANTERIORE vs NOME A DOMINIO (cybersquatting) TUTELA CAUTELARE (art. 133 cpi) «L Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all inibitoria all uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.»

26 PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE La Resistente sosteneva che: CYBERSQUATTING: CASE LAW 1 MISSITALIA vs EMMEDI SERVICE C.R.D.D., decisione 1/8/2009 il dominio missitalia.it era libero al momento della registrazione (FCFS); la pagina web corrispondente all indirizzo è ancora in fase di realizzazione per problemi di carattere tecnico e amministrativo; la registrazione del dominio ha come scopo quello di creare un sito che sia un punto di ritrovo per gli italiani all estero, difatti il termine miss doveva essere inteso come mancare ; il marchio anteriore della Ricorrente non fosse un marchio esclusivo e valido.

27 PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE CYBERSQUATTING: CASE LAW 1 MISSITALIA vs EMMEDI SERVICE C.R.D.D., decisione 1/8/2009 MISSITALIA è legittimata al nome a dominio missitalia.it in quanto corrispondono ragione sociale e marchio italiano MISS ITALIA del 1992 Il nome a dominio in contestazione è ampiamente confondibile con il marchio MISS ITALIA EMMEDI SERVICE non ha legittimità al nome a dominio Il sito web non è attivo e non esiste alcuna associazione di italiani emigrati (o ente) chiamata «miss Italia» (malafede)

28 PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE CYBERSQUATTING: CASE LAW 2 ARMANI vs Anand Ramnath Mani WIPO Arbitration and Mediation Center, 20/7/2001 (D ) Il sig. A. R. Mani ha un interesse legittimo al nome a dominio "armani.com" in quanto composto dalle iniziali del nome e dal cognome in luogo del nome completo (come prassi corrente). Il sig. Mani ha utilizzato attivamente ed in buona fede indirizzi contenenti la sigla "armani" in già dal 1990, nonché numerosi indirizzi relativi al nome a dominio "armani.com" dal RIASSEGNAZIONE NEGATA

29 PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE CYBERSQUATTING: CASE LAW 3 MEDIASET S.P.A. vs Didier Madiba, Fenicius LLC WIPO Arbitration and Mediation Center, 4/2/2012 (D ) Mediaset sosteneva che: ESTATE 2011: IL SIG. MADIBA ACQUISTA AD UN ASTA PROMOSSA DA UNA SOCIETÀ CHE RILEVA DOMINI SCADUTI, IL DOMAIN NAME «MEDIASET.COM». la registrazione fu effettuata in malafede, utilizzando tra le altre cose un nome che è chiaramente legato al marchio registrato della società in diverse parti del mondo. Il sig. Madiba non aveva alcun diritto a utilizzare il nome di Mediaset. La malafede, secondo i legali, stava poi nel fatto che il dominio non veniva utilizzato per alcun particolare scopo.

30 PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE CYBERSQUATTING: CASE LAW 3 MEDIASET S.P.A. vs Didier Madiba, Fenicius LLC WIPO Arbitration and Mediation Center, 4/2/2012 (D ) Le parole media e set sono termini del tutto comuni, molto usati sul web e non registrati con alcuno specifico marchio. Il sito del sig. Madiba dovrebbe in futuro offrire la possibilità di acquistare sistemi per server e altro materiale informatico (no malafade). RIASSEGNAZIONE NEGATA Il sito è tutt ora privo di contenuti

31 PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE CYBERSQUATTING: CASE LAW 3 MEDIASET S.P.A. vs Didier Madiba, Fenicius LLC WIPO Arbitration and Mediation Center, 4/2/2012 (D ) Le parole media e set sono termini del tutto comuni, molto usati sul web e non registrati con alcuno specifico marchio. Il sito del sig. Madiba dovrebbe in futuro offrire la possibilità di acquistare sistemi per server e altro materiale informatico (no malafade). RIASSEGNAZIONE NEGATA Il sito è tutt ora privo di contenuti

32 PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE TYPOSQUATTING: PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE GIURISDIZIONALE: VEDI CYBERSQUATTING È necessario dimostrare che: 1) il nome a dominio è stato registrato in palese malafede (nessun interesse del registrante), 2) il sito del typosquatter svolge attività commerciale (pay for click site), 3) il marchio gode di rinomanza (legittima opposizione all adozione di un nome a dominio uguale o simile anche nell ipotesi di uso per prodotti e servizi non affini), e 4) in qualunque momento, il sito del typosquatter può essere riportato alla situazione precedente.

33 AZIONE DI NULLITÀ NOME A DOMINIO vs MARCHIO REGISTRATO ITALIA marchio nazionale UNIONE EUROPEA marchio comunitario azione di nullità (via giudiziale) azione di nullità (via giudiziale) opposizione (proc. amministrativo)

34 LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NEL WEB

35 LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NEL WEB AZIENDA REGISTRAZIONE MARCHI MONITORAGGIO ADEGUATO DELLA RETE REGOLE AZIENDALI PER LA REGISTRAZIONE E LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DOMINI CONTROLLO DELLA RETE DISTRIBUTORI

36 LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NEL WEB AZIENDA REGISTRAZIONE MARCHI minore tutela derivante dall uso (marchi di fatto) LA SOLA REGISTRAZIONE DEL NOME A DOMINIO SENZA USO NON CONFERISCE ALCUN DIRITTO SE NON LA MERA OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO WEB maggiore necessità di registrare REGISTRAZIONE ANCHE PER UN USO "SPORADICO" (PER UN PERIODO LIMITATO) DEL MARCHIO

37 LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NEL WEB AZIENDA REGISTRAZIONE MARCHI MONITORAGGIO ADEGUATO DELLA RETE Ausilio di strumenti di sorveglianza disponibili per monitorare cosa accade in Internet: - controllo delle attività e della movimentazione del sito aziendale; - stato dei siti web dei competitori; - aggiornamento software e del sito web; - social media; - ecc. CONTROLLO DELLA RETE DISTRIBUTORI REGOLE AZIENDALI PER LA REGISTRAZIONE E LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DOMINI

38 LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NEL WEB AZIENDA REGISTRAZIONE MARCHI MONITORAGGIO ADEGUATO DELLA RETE REGOLE AZIENDALI PER LA REGISTRAZIONE E LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DOMINI Mantenimento in vita dei domini registrati; CONTROLLO Valutare le estensioni DELLA da registrare; RETE DISTRIBUTORI Attenzione alla introduzione di nuove estensioni; Recupero di domini abbandonati o scaduti

39 LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NEL WEB AZIENDA REGISTRAZIONE MARCHI ESEMPIO: SITO WEB DEL DISTRIBUTORE IN CUI APPARE IL MARCHIO DEL PRODUTTORE Il produttore tollera (o ignora) una registrazione autonoma di un sito web di un distributore locale in cui compare il marchio aziendale del produttore. REGOLE AZIENDALI PER LA REGISTRAZIONE E LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DOMINI Il problema si pone quando (e se) i rapporti con il distributore si deteriorano o cessano: difficoltà a recuperare i contenuti del sito o alla sua modifica. CONTROLLO DELLA RETE DISTRIBUTORI

40 LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NEL WEB PROBLEMI IN CASO DI VIOLAZIONE In caso di utilizzazione senza consenso del proprio marchio da parte di terzi: verificare la violazione di una o più delle funzioni del marchio (distintiva, di origine, di comunicazione ) rivolgersi all autorità giudiziaria inviare una diffida al terzo intimandogli la cessazione del comportamento illecito sporgere un reclamo attraverso i servizi di segnalazione che i motori di ricerca mettono a disposizione degli utenti

47 FIRENZE - Viale Belfiore, 10 AREZZO - Piazza Guido Monaco, 11 Tel Grazie dell attenzione! s_fabbriciani@uff-brevetti.com