PSRD Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute

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1 1 Ai sensi del Regolamento di risoluzione delle dispute nel cctld.it (Regolamento) e del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel cctld.it (Regolamento Dispute). Nella procedura 11/2014 Ricorrente: McGraw-Hill Education (Italy) Srl Resistente: Sig.ra Arianna Gorska Dominio contestato (DN): mheducation.it Creazione DN:

2 Svolgimento della procedura la Ricorrente inviava al Registro lettera di contestazione del nome a dominio mheducation.it ; la Ricorrente inviava al Registro lettera di richiesta di rinnovo della contestazione del nome a dominio (ricevuta dal Registro in data ); MFSD riceveva reclamo e relativa documentazione e in pari data MFSD, verificata la regolarità della documentazione, MFSD comunicava la ricezione del reclamo al registro; MFSD inviava a mezzo posta al Resistente reclamo e relativa documentazione, avvisandolo dell'avvio della procedura di riassegnazione; il portalettere tentava la consegna del plico con esito negativo per irreperibilità del destinatario e provvedeva ad rinviarlo al mittente; PSRD nominava quale esperto l Avv. Luca M. Geoni che, in pari data, accettava l'incarico. ***** Allegazioni della Ricorrente Secondo quanto affermato e documentato dalla Ricorrente nel Reclamo del , McGraw-Hill Education (Italy) Srl fa parte di un gruppo multinazionale denominato Mc-Graw-Hill Education; nella visura camerale prodotta, risulta infatti che il socio proprietario è tale McGraw-Hill Global Education UK Holdco II Ltd. (GB); Essa richiama di avere la disponibilità sui seguenti diritti di esclusiva: Denominazione sociale: McGraw-Hill Education (Italy) Srl dalla data di costituzione ( , mediante conferimento) documentata dall estratto dal registro delle Imprese allegato al reclamo; Marchio di fatto: logo McGraw-Hill Education scritto in carattere bianco su quattro righe su sfondo rosso. Non sono indicate registrazioni con efficacia in Italia e si deve supporre che il segno sia usato su licenza della capogruppo, così come i DNs che, a dire della Ricorrente, sono usate dalle aziende del Gruppo industriale del quale fa parte: Nomi a Dominio (nel seguito: DNs):

3 mheducation.com REGISTRATO 08/06/2000 mheducation.net REGISTRATO 08/06/2000 mheducation.tw REGISTRATO 13/12/2012 mheducation.asia REGISTRATO 07/05/2008 mheducation.mx REGISTRATO 12/12/2012 mheducation.com.mx REGISTRATO 12/12/2012 mheducation.com.au REGISTRATO mheducation.cn REGISTRATO 17/03/2003 mheducation.com.tw REGISTRATO 12/09/2013 mheducation.com.sg REGISTRATO 30/01/2014 mheducation.sg REGISTRATO 30/01/2014 mheducation.br REGISTRATO mheducation.co.in REGISTRATO mheducation.jp REGISTRATO 13/12/2012 Al di là del TLD, tutti presentano la comune dicitura MHEDUCATION. La Ricorrente afferma: di usare da tempo ed uniformemente la denominazione sociale McGraw Hill Education con l indicativo della nazione e che le società del gruppo (non la Ricorrente medesima) usano gli svariati DNs aventi l elemento comune MHEDUCATION, al fine di dare una uniforme immagine aziendale, obiettivo tipico di una multinazionale operante su più mercati. Tali segni distintivi sono utilizzati dalla Ricorrente e dalle consociate per contraddistinguere attività editoriale per la scuola e l università. I DNs sono registrati dalle altre aziende del Gruppo i TLD.net e.com sono registrati addirittura dal Posizione della Resistente Non è stato possibile recapitare a mezzo posta il reclamo alla Resistente, essendo stato restituito al mittente (MFSD) il plico raccomandato che lo conteneva, causa irreperibilità destinatario al domicilio risultante al Registro.it. Tuttavia è andata a buon fine la notifica elettronica alla casella simplesicily@gmail.com fornita anch essa dal Registro.it. La Resistente non ha presentato una risposta nei termini di procedura. 3

4 Motivi della Decisione L Esperto ritiene che il richiamo della Ricorrente ai diritti sulla denominazione sociale e sul marchio, la cui componente distintiva e comune è McGraw-Hill Education non siano pertinenti. Infatti, considerato che il termine Education è descrittivo dell attività, l elemento distintivo di essi è dato dall espressione McGraw-Hill, che non può essere considerato simile alla dicitura MHEDUCATION che forma la parte distintiva del DN contestato. L Esperto ritiene, però, che il Reclamo debba essere accolto e il nome a dominio trasferito (riassegnato) alla Ricorrente, in ragione delle prove documentali fornite sulla sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni stabilite nel Regolamento Dispute. In particolare, l art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede che siano sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato Ricorrente) affermi che: a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che b) l'attuale assegnatario (denominato Resistente ) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Se il Ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni a) e c) di cui sopra ed il Resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest ultimo viene trasferito al Ricorrente. In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il Resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) prima di avere avuto notizia dell opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; 4

5 oppure PSRD 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato. La Resistente non ha adempiuto al proprio onere probatorio in relazione alle circostanze di cui al punto b) della norma. Mancano pertanto le prove di ogni possibile sussistenza di diritto o titolo al dominio contestato da parte della Resistente. D altra parte, da quanto esposto e documentato dalla Ricorrente emerge che: La Ricorrente è parte del Gruppo aziendale McGraw-Hill, in quanto ne condivide l uso della denominazione sociale e marchio: come è noto, la giurisprudenza costante ha elaborato il concetto della libera circolazione dei diritti di Proprietà Industriale all interno dei Gruppi aziendali, consistente, in altre parole, in licenze 5

6 tacite infragruppo che consentono alle controllate l uso di segni distintivi comuni e, di norma posseduti dalla capogruppo. La Ricorrente non ha dimostrato di usare direttamente alcuno dei DN MHEDUCATION.xx, tuttavia per via della circolazione infragruppo della P.I. surrichiamata - si ritiene anch essa destinataria del diritto derivato su tale porzione distintiva del dominio, in quanto interessata ad assumere un dominio territoriale analogo a quello delle consociate estere, ossia proprio MHEDUCATION(.it) la cui parte distintiva è identica ai DNs registrati da consociate/controllanti della Ricorrente anteriormente al (data di registrazione del DN contestato): mheducation.com REGISTRATO 08/06/2000 mheducation.net REGISTRATO 08/06/2000 mheducation.tw REGISTRATO 13/12/2012 mheducation.asia REGISTRATO 07/05/2008 mheducation.mx REGISTRATO 12/12/2012 mheducation.com.mx REGISTRATO 12/12/2012 mheducation.cn REGISTRATO 17/03/2003 mheducation.com.tw REGISTRATO 12/09/2013 mheducation.jp REGISTRATO 13/12/2012 In effetti, il DN MHEDUCATION.COM appartiene ad un azienda del Gruppo: Domain Name: mheducation.com Registry Domain ID: _DOMAIN_COM-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.corporatedomains.com Registrar URL: Updated Date: :07: Creation Date: :53: Registrar Registration Expiration Date: :53: Registrar: CSC CORPORATE DOMAINS, INC. Sponsoring Registrar IANA ID: 299 Registrar Abuse Contact Registrar Abuse Contact Phone: Domain Status: clienttransferprohibited Registry Registrant ID: Registrant Name: Domain Administrator Registrant Organization: McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC Registrant Street: 2 Penn Plaza 6

7 Registrant City: New York Registrant State/Province: NY Registrant Postal Code: Registrant Country: US Registrant Phone: Registrant Phone Ext: Registrant Fax: Registrant Fax Ext: Registrant Registry Admin ID: Admin Name: Domain Administrator Admin Organization: McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC Admin Street: 2 Penn Plaza Admin City: New York Admin State/Province: NY Admin Postal Code: Admin Country: US Admin Phone: Admin Phone Ext: Admin Fax: Admin Fax Ext: Admin Nei DNs disponibili nel Gruppo McGraw-Hill, è chiaro che MH è la sigla corrispondente alle iniziali della denominazione della Ricorrente, ossia Mcgraw Hill. La Capogruppo della Ricorrente, infatti, usa il DN MHEDUCATION.COM, come si nota qui di seguito: 7

8 Inoltre, una semplice verifica su browser basata su MHEDUCATION fa univocamente emergere siti della Ricorrente basati su tale DN: 8

9 Premesso che l art. 22 del Codice della Proprietà Industriale DLGS 30/2005, denominato unitarietà dei segni distintivi recita: 1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo ( 1 ) un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. E stabilisce quindi l equivalenza tra marchio e DN, se ne desume che la Ricorrente ha un diritto di esclusiva (derivato) sul segno distintivo costituito dal DN MHEDUCATION, caratterizzato dalla combinazione originale e distintiva di due elementi costituiti dalla sigla MH e dalla dicitura EDUCATION, che in sé é descrittiva (perché comprensibile dal pubblico italiano e indicativa dell attività connessa al segno). Posto che il DN contestato è identico, si ritiene verificata la circostanza dell art. 3.6 a del Regolamento Dispute. 9

10 * * * * * Conformemente a quanto previsto dall art. 3.7 del Regolamento Dispute, secondo cui: Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede: a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al Ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal Resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio; b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal Resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del Ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali; c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal Resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del Ricorrente; d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico; e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato. Il rinvio della Ricorrente al sito del DN contestato dimostra che esso é utilizzato nel modo seguente: 10

11 Il frame illustra che il DN contestato appare in attesa di essere venduto ( Questa pagina è fornita free da Domainparkingprogram di Sedo e compra questo sito si legge in basso). Peraltro, nel sito ci sono dei links tutti relativi a prodotti editoriali. Tali links rimandano a soggetti diversi dalla Ricorrente, come si vede dal frame seguente (ottenuto cliccando il link Book Publisher ), con rischio di sviamento della clientela: 11

12 Tenendo conto della notorietà dei DNs MHEDUCATION del Gruppo della Ricorrente nell ambito dei servizi editoriali scolastici, la scelta della Resistente di registrare un nome a dominio identico a tale DN per l offerta di servizi identici a quelli da esso contraddistinti è da considerarsi indice della volontà della Resistente di utilizzare il segno noto per attrarre l attenzione degli utenti Internet ed incrementare in tal modo il numero di visitatori di questo sito e/o a questo collegati a scopo di trarne profitto (cfr. decisione MFSD timstore.it). I links presenti nella homepage di MHEDUCATION.IT, però, rimandano anche a siti del Gruppo della Ricorrente, circostanza che evidenzia l omogeneità del DN contestato con quelli del Gruppo della Ricorrente e l ingannevolezza del DN contestato per gli utenti, i quali potrebbero essere indotti a ritenere che tutti i siti linkati nella videata appartengano al Gruppo della Ricorrente od alla medesima. Non vi sono elementi che suggeriscano che la Resistente sia nota al pubblico o attiva con la denominazione MHEDUCATION e che possa quindi avere un legittimo interesse alla registrazione del dominio contestato: dunque, per quanto evidenziato, appare evidente che la stessa abbia, in malafede, inteso sfruttare la notorietà dell altrui DN a fini speculativi, 12

13 corrispondenti ai punti a,b,d,.dell art. 3.7 del Red. Dispute. Dalla condotta della Resistente si evince infatti che la registrazione del nome a dominio in questione non può attribuirsi ad un mero caso, ciò essendo escluso dall immediata adozione dello stesso per reindirizzare gli utenti internet verso altri siti relativi ad attività editoriali, in diretta concorrenza con l attività imprenditoriale della Ricorrente, titolare derivata diritti esclusivi anteriori sul DN MHEDUCATION. Relativamente all identità e/o confondibilità del nome a dominio contestato con i segni distintivi sui quali la Ricorrente vanta diritti Il DN è da considerarsi identico ai DNs con diversi TLDs registrati anteriormente dalle consociate della Ricorrente, non essendo di alcuna rilevanza ai fini della presente valutazione la mera aggiunta del suffisso del cctld.it, per la propria natura di requisito prettamente tecnico (si vedano in proposito le decisioni MFSD valparma.it e tomponzi.it. L Esperto designato ritiene pertanto che sussista il requisito della confondibilità dei segni distintivi i cui diritti fanno legittimamente capo alla Ricorrente rispetto al dominio contestato di cui all art. 3.6 lett. a) del Regolamento Dispute. Relativamente al diritto o titolo della Resistente in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione Come si è detto sopra, non sono state presentate argomentazioni a favore dell eventuale esistenza di un diritto o titolo al dominio contestato in capo alla Resistente. Ad avviso della scrivente è pertanto confermata la circostanza di cui all art. 3.6 lett. b) del Regolamento Dispute. Relativamente alla registrazione ed uso in mala fede del nome a dominio contestato da parte della Resistente A parere dello scrivente, è da ritenersi accertata la mala fede della Resistente, ex art. 3.6 del Regolamento Dispute, come risulta dalla circostanza che il DN MHEDUCATION.IT sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un espressione oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario, specificamente prevista 13

14 dall articolo 3.7 del medesimo Regolamento Dispute. P.Q.M. L Esperto nominato, in accoglimento del reclamo presentato dalla Ricorrente, dispone il trasferimento (riassegnazione) del D N M H E D U C A T I O N. I T a M c G r a w - H i l l E d u c a t i o n ( I t a l y ) S. r. l. * * * * * * Manda alla Segretaria del per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art del Regolamento Dispute, e per la comunicazione al Registro, alla Ricorrente ed alla Resistente 14