5. Decorso inutilmente il termine di venticinque giorni per le repliche, senza che nulla pervenisse alla MFSD dal Signor Bacis, l Ente Conduttore, ai

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1 Decisione del Collegio ai sensi del Documento "Procedura di Riassegnazione nome a dominio contestato Versione 1.3" e delle Regole di Naming Vers. 3.9 * * * * * Ricorrente: Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. Resistente: Sig. Roberto Bacis Collegio: avv. Paolo Bernardini (Presidente), avv. Luca Massimo Geoni, dott.ssa Maria De Angelis * * * * * SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 1. In data , la Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. (di seguito, per brevità, RAS), con sede in Milano, Corso Italia, 21, rappresentata e difesa dall Avv. Antonio Gussoni e dal Dottor Luca Angelo Allievi inviava all Ente Conduttore MFSD (di seguito, per brevità, MFSD ) il reclamo per la riassegnazione del nome a dominio rascostruttoridicertezze.it, registrato dal Signor Roberto Bacis, in data MFSD verificava i dati del nome a dominio rascostruttoridicertezze.it sul data base whois della Registration Authority, accertando che lo stesso risultava contestato in data e verificava, altresì, che l indirizzo corrispondeva ad una pagina web con la scritta sito in costruzione. 3. In pari data, MFSD riceveva, mediante anche via posta, l originale del reclamo e la copia della relativa documentazione; 4. In data , mediante posta elettronica e raccomandata a.r., MFSD inviava il reclamo e l allegata documentazione al Signor Bacis, presso gli indirizzi indicati nel whois della Registration Authority; dalla cartolina di ritorno della raccomandata, il plico risultava ricevuto dal destinatario in data

2 5. Decorso inutilmente il termine di venticinque giorni per le repliche, senza che nulla pervenisse alla MFSD dal Signor Bacis, l Ente Conduttore, ai sensi dell art. 6 comma 2 del Regolamento, procedeva alla nomina del Collegio di tre saggi, nominando l Avv. Paolo Bernardini (presidente), l Avv. Luca M. Geoni e la Dott.ssa Maria De Angelis, come richiesto e indicato dalla Reclamante. 6. I Saggi indicati verificavano l assenza di motivi ostativi all accettazione della nomina e, pertanto, costituivano il Collegio in data In data , il Collegio rendeva la propria decisione, trasmettendola MFSD con la richiesta di effettuare entro i 4 giorni successivi le comunicazioni di rito. * * * * * Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto, per i motivi sotto evidenziati, la Ricorrente ha dimostrato e documentato quanto richiesto dall art delle Regole di Naming, v. 3.9; in particolare, RAS dimostrava la propria titolarità all uso del nome a dominio ed, altresì, la malafede del Sig. Bacis nell aver registrato e mantenuto il nome a dominio in contestazione. Invece, seppur messo in condizione di rispondere, per essere stato garantito il contraddittorio, il Signor Bacis nulla replicava, restando assente nella procedura de qua. Di seguito si espongono i motivi che hanno portato il Collegio a decidere in merito al trasferimento ed assegnazione del nome a dominio in contestazione a favore della Ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Deduzioni e argomentazioni della Ricorrente. In data , RAS proponeva il reclamo per il trasferimento del dominio de quo a MFSD ed, in particolare, deduceva che 1) in data , RAS depositava il marchio RAS e il claim COSTRUTTORI DI CERTEZZE sia singolarmente sia nella forma combinata tra loro (All.ti 2-4 del reclamo). 2) altresì, il marchio RAS è notorio a livello nazionale e che dal 2002 la medesima utilizzava il claim RAS COSTRUTTORI DI CERTEZZE per le campagne pubblicitarie sia in spot televisivi sia cartacea, (All. 5 del reclamo). 3) Il nome di dominio de quo è del tutto identico ai marchi registrati dalla reclamante, nonché ai claim pubblicitari utilizzati dalla stessa;

3 4) il Signor Bacis, assegnatario del domain name, non avrebbe alcun diritto, in quanto il dominio de quo non corrisponde al suo patronimico né ad attività alcuna svolta dallo stesso. 5) Ancora, l eventuale uso da parte del Signor Bacis del nome a dominio contestato avrebbe potuto creare confusione rispetto al marchio della Ricorrente. 6) RAS afferma, pertanto, che unico soggetto legittimato a far uso del nome a dominio contestato sarebbe la Reclamante. 7) Inoltre, RAS deduceva la malafede dell odierno assegnatario argomentando che RAS stessa utilizza il claim RAS COSTRUTTORI DI CERTEZZE dal marzo 2002 e producendo copia delle ricevute dal Bacis in data e , nelle quali il Sig. Roberto Bacis scrive che : (omissis) di recente ho registrato il dominio rascostruttoridicertezze.it sui cui Ras ha investito molte risorse (omissis) buone ragioni mi possono indurre a cederlo (n.d.r. : il nome a dominio) in tempi brevi, molto più brevi di quelli previsti dalla regolamentazione, che lascia comunque spazio alla messa in rete di notizie e a posteriori si preferirebbe di divulgarle (All.to 6 del reclamo). B) Sulla sussistenza dei requisiti richiesti dall articolo 16.6 Regole Naming v 3.9. Come previsto dall art (Trasferimento del nome a dominio contestato) Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato "ricorrente") affermi che: a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Il secondo comma della norma richiamate prevede, inoltre, che : Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente. Invece, per quanto concerne l onere della prova del Resistente la norma in esame prosegue, In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che 1) prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo

4 marchio; oppure 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Nella procedura de qua, decidendo di non replicare, il Resistente, nulla ha voluto provare circa l esistenza delle condizioni previste dal secondo comma. Ne deriva che il Collegio, nella presente procedura, non può, nonchè deve limitarsi ad esaminare unicamente l assolvimento dell onere della prova da parte della Ricorrente e, quindi, la sussistenza, nel caso de quo, dell identità e/o comunque della confondibilità tra i marchi e il claim della Ricorrente ed il nome a dominio registrato dal Sig. Roberto Bacis, nonché, la malafede di quest ultimo nell aver registrato a proprio nome rascostruttoridicertezze.it. B.1) La identità e/o confondibilità dei nomi a dominio (art. 16.6, 1 comma, lett. A). Nel caso di specie, RAS ha argomentato (producendo a fondamento della propria tesi i documenti n. 2 e n. 3), che il nome a dominio contestato sarebbe identico e/o comunque tale da indurre confusione sia rispetto al marchio RAS (registrato in data n , cfr. doc. 2), sia la domanda di registrazione del marchio COSTRUTTORI DI CERTEZZA (depositata in data , cfr. doc. 3). Sul punto il Collegio osserva che RAS, pur deducendo l identità di cui sopra, non ha dedotto alcunché sulla titolarità del marchio complesso RAS + COSTRUTTORI DI CERTEZZE. Nessun documento la Ricorrente ha prodotto, infatti, circa la registrazione ovvero, almeno, circa il deposito della domanda di registrazione del marchio complesso RAS+COSTRUTTORI DI CERTEZZE. Altresì, il Collegio osserva che la domanda della Ricorrente risulta carente anche della prova documentale dell utilizzo dello slogan RAS COSTRUTTORI DI CERTEZZE nelle proprie campagne pubblicitarie a far data dal Infatti, il doc. 5 risulta essere una mera.affermazione e non una prova piena. Tuttavia, il Collegio osserva quanto segue. A) appare per tabulas che il nome a dominio contestato, lo slogan ed i marchi RAS e COSTRUTTORI DI CERTEZZE possono essere utilizzati indifferentemente dagli utenti di internet per trovare il sito di RAS tramite motore di ricerca. I nomi RAS, COSTRUTTORI DI CERTEZZE, COSTRUTTORIDICERTEZZE potrebbero essere sì utilizzati indifferentemente, ma l ultimo non aprirebbe il sito della ricorrente ma un diverso sito (peraltro in costruzione) registrato dal Signor Bacis, con ovvie conseguenze di confondibilità. Infatti, non può negarsi che il nome rascostruttoridicertezze.it comporti agli occhi degli utenti lo stesso significato dei marchi RAS e COSTRUTTORIDICERTEZZE e, inoltre, con

5 l associazione fra i due termini utilizzati per formare il nome a dominio in contestazione richiama sia la denominazione sociale della ricorrente (RAS : Riunione Adriatica di Sicurtà), sia il suo marchio, peraltro, noto e tutelato RAS e COSTRUTTORI DI CERTEZZE, nonché lo slogan ras costruttori di certezze. B) Sul nome a dominio in contestazione la Ricorrente vanta, quindi, un duplice diritto derivategli sia dalle norme a tutela del marchio, sia dalle norme a tutela del nome. Anche in questo caso dunque appare condivisibile la giurisprudenza degli Enti Conduttori formatasi sul punto (cfr. D.N.: boutiqueprada.it decisione del Collegio Unipersonale: Avv. Pisapia) C) Il nome a dominio contestato contiene, altresì, l acronimo con cui la Ricorrente è comunemente noto ai consumatori. Questa circostanza genera ulteriore confondibilità, così come fra l altro osservato dalla costanze giurisprudenza degli enti conduttori (D.N.: laneriagnone.it decisione del Collegio Unipersonale: Avv. Loffrida). D) non si può non riconoscere, anche sulla base dell esperienza comune del consumatore medio (alla quale anche questo Collegio ritiene di appartenere), la notorietà dello slogan costruttori di certezze e la sua immediata riferibilità alla Ricorrente. A parere del Collegio, nel caso de quo, RAS ha provato la confondibilità da una parte tra il proprio claim, marchio e denominazione sociale e dall altra il nome a dominio contestato, ex art. 16.6, 1 comma., lett. A). B.2) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato. Pur essendo messo in grado di contraddire alle richieste di RAS, il Signor Bacis non ha fatto pervenire le sue difese alla segreteria di MFSD. Dal database whois della Registration Authority, il Signor Bacis risulta essere l attuale assegnatario del nome a dominio de quo, registrato in data Peraltro, nella del , inviata a RAS, il Signor Bacis affermava di conoscere le regole di naming e della procedura di riassegnazione (cfr. All.to 6). In ogni caso, si osserva che il Signor Bacis è una persona fisica che non sembra avere alcuna connessione e/o attinenza e/o collegamento con il nome a dominio registrato. Quindi, il Collegio ritiene che non ricorrano le condizioni di cui all art delle Regole di Naming, per poter ritenere legittima la registrazione e la eventuale utilizzazione del nome a dominio da parte del Resistente. Pertanto, il Collegio ritiene provata la mancanza del titolo da parte del Signor Bacis al nome a dominio in contestazione. c) Sulla malafede della Resistente (art. 16.6, I comma, lettera C).

6 Per il trasferimento di un nome a dominio, le Regole di Naming richiedono, altresì, la condizione che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. L art elenca, a titolo esemplificativo, alcune circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della sussistenza di tale condizione. In particolare, a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio; b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente; c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente; d) La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. Sul punto, il Collegio osserva, deduce e ritiene quanto segue. Dalla documentazione allegata dalla ricorrente risulta che è titolare dei marchi RAS e COSTRUTTORI DI CERTEZZE e che, dal marzo 2002, la stessa utilizza il claim Ras costruttori di certezze, promuovendo una intensa campagna pubblicitaria a livello nazionale attraverso i mass media televisivi e non solo (cfr. All.ti 2-5). Oltre alla circostanza, ritenuta pacifica la notorietà del claim de quo, RAS ha dimostrato documentalmente la malafede del Signor Bacis. Infatti, in data e , la Ricorrente riceveva dal Signor Bacis due ; in particolare, in quella del , il Resistente scriveva: (omissis) di recente ho registrato il dominio rascostruttoridicertezze.it su cui Ras ha investito molte risorse (omissis) buone ragioni mi possono indurre a cederlo (n.d.r. : il nome a dominio) in tempi brevi, molto più brevi di quelli previsti dalla regolamentazione, che lascia comunque spazio alla messa in rete di notizie e a posteriori si preferirebbe evitare di divulgarle (All.to 6 del reclamo). Il tenore letterale delle affermazioni del Resistente inducono il Collegio a ritenere che il Signor Bacis abbia registrato rascostruttoridicertezze.it con lo scopo di cedere in uso e/o trasferire il nome a dominio, per impedire a RAS l utilizzo dello stesso e con un paventato scopo di danneggiare la ricorrente. Pertanto, sebbene non vi sia la richiesta esplicita di una corresponsione di danaro per il trasferimento del dominio, il contenuto delle del Resistente mostra chiaramente la

7 consapevolezza di aver registrato un dominio senza averne alcun diritto, nonché la volontà di utilizzare il sito per (omissis) divulgare notizie che si preferirebbe evitare di divulgare (omissis) e la possibilità di trasferire il domain name per non meglio precisate buone ragioni e, quindi, la manifestazione dell elemento soggettivo della malafede del Resistente Quanto sopra soddisfa la condizione richiesta dall art. 16.6, I comma, lettera c), delle Regole di Naming per il trasferimento del nome a dominio contestato P.Q.M. il Collegio, letto il reclamo ed esaminata la documentazione allegata dalla Ricorrente CONSIDERATE, VERIFICATE E RITENUTE PROVATE le condizioni richieste dall art delle Regole di Naming ACCOGLIE il reclamo presentato dalla Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. e la domanda di riassegnazione del nome a dominio "rascostruttoridicertezze.it". La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority Italiana per i provvedimenti di cui all art.14.5 lett. a) delle Regole di Naming. Il Collegio dispone altresì che la decisione venga pubblicata ai sensi dell articolo 16.3 del Regolamento di Procedura sulla pagina web del sito dell Ente Conduttore. Milano-Nuoro, 02 marzo 2005 Avv. Paolo Bernardini (presidente) Avv. Luca Massimo Geoni Dott.ssa Maria De Angelis