PRSD. Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute DECISIONE

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1 PRSD Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute DECISIONE ai sensi del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il cc TLD.it (di seguito Regolamento ) e del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc TLD.it (di seguito Regolamento Dispute ) Nella procedura MFSD 06/2007 promossa da Gioielli di Valenza S.r.L., con l Avv. Roberto Mangione - Reclamante - CONTRO Luca Caucia - Resistente - * * * NOME A DOMINIO CONTESTATO: gioiellidivalenza.it ESPERTO DESIGNATO: Dott. Gianluca De Cristofaro * * * 1

2 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA : Gioielli di Valenza S.r.L. (di seguito, per brevità, anche GdV ) inviava, a mezzo raccomandata a.r., lettera di contestazione al Registro del country code Top Level Domain.it (di seguito il Registro ) : il Registro apponeva il valore contestato/challenged value al nome a dominio gioiellidivalenza.it : MFSD riceveva il reclamo di GdV, in duplice copia cartacea, unitamente alla relativa documentazione e all attestazione del pagamento dei costi di procedura : MFSD, verificata la regolarità formale del reclamo, ne comunicava la ricezione al Registro : MFSD, informava Luca Caucia - attuale assegnatario del nome a dominio contestato -, della presentazione, da parte di GdV, del reclamo avente ad oggetto il nome a dominio gioiellidivalenza.it, e della richiesta di avvio della procedura per la riassegnazione dello stesso nome a dominio; contestualmente, trasmetteva allo stesso copia del reclamo e dell allegata documentazione in formato cartaceo che veniva ricevuta da Luca Caucia in data ; : MFSD riceveva da Luca Caucia replica al reclamo presentato da GdV e l allegata documentazione in duplice copia cartacea : MFSD procedeva alla nomina dell Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Dott. Gianluca De Cristofaro, il quale, in data , accettava di decidere sulla procedura de quo e riceveva il plico contenente il reclamo e l allegata documentazione. * * * Allegazioni della Reclamante GdV deduce di essere una società a responsabilità limitata costituita nel 1992 ed attiva a livello nazionale ed internazionale. 2

3 La stessa Reclamante afferma, e documenta, che l espressione Gioielli di Valenza che corrisponde al nome a dominio contestato - costituisce dal 1992 la propria denominazione sociale ed insegna (cfr., Doc. 2 e 3 - Reclamante), dal marchio d impresa nazionale (cfr., Doc. 4 Reclamante) e dal 1999 nome a dominio cctld.com (cfr., Doc. 9 Reclamante). GdV precisa, peraltro, di essere proprietario di n. 18 filiali di vendita al pubblico (cfr., Doc. 2 Reclamante) e di aver investito notevoli risorse in diverse attività promopubblicitarie (cfr., Doc. 3, 6, 7 e 8 Reclamante) che avrebbero condotto la stessa a divenire nota su tutto il territorio nazionale. Il dimostrato diritto di esclusiva della Reclamante sull espressione Gioeilli di Valenza escluderebbe, secondo la tesi di GdV, la possibilità di un concorrente diritto e/o interesse legittimo della Resistente su detta espressione. Quanto, poi, al requisito della mala fede, la Reclamante sostiene che la stessa sarebbe ravvisabile in quanto Luca Caucia, registrando e mantenendo il nome a dominio gioiellidivalenza.it : - impedisce alla reclamante, titolare dei segni distintivi costituiti dall espressione Gioielli di Valenza, di utilizzare la citata espressione in un nome di dominio corrispondente (come indicato alla lettera b) dell art. 3.7 del Regolamento Dispute); - svolge attività commerciale in concorrenza con quella del reclamante (come indicato alla lettera b) dell art. 3.7 del Regolamento Dispute); - evidenzia la propria volontà di danneggiare gli affari della concorrente, GdV (come indicato alla lettera c) dell art. 3.7 del Regolamento Dispute); - attrae, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando confusione con i Segni Distintivi di Gioielli di Valenza che costituiscono un diritto riconosciuto dal diritto nazionale e/o comunitario (come previsto dalla lettera d) dell art. 3.7 del Regolamento Dispute). 3

4 GdV deduce, poi, che è indubbio che Luca Caucia ha registrato il nome a dominio de quo con lo scopo primario di concedere in uso (o, in altro modo, trasferire) il nome a dominio contestato a Sergio Baracco concorrente della Reclamante. Per tutti i citati motivi la Reclamante chiede, il trasferimento a suo favore del nome a dominio contestato. * * * Posizione della Resistente In sede di replica, Luca Caucia contesta il fondamento del ricorso avversario e ne chiede il rigetto per le considerazioni che seguono. Sulla premessa che la città di Valenza è conosciuta in Italia, e non solo, per la sua produzione di gioielli, il Resistente deduce (e pone alla base della propria difesa) la genericità del marchio di titolarità della Reclamante dovuta all assenza di capacità caratterizzante. Partendo da detto assunto, e richiamando il primo comma dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (CPI), Luca Caucia sostiene che l espressione gioiellidivalenza se utilizzato per identificare la produzione orafa Valenzana non può costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa e, conseguentemente, non può godere delle tutele previste dalla legge. In relazione, poi, al requisito richiesto dalla lettera b) dell art del Regolamento Dispute, il Resistente deduce di aver concesso in licenza d uso il nome a dominio contestato a Sergio Baracco che, secondo lo stesso Luca Caucia, sarebbe conosciuto dal pubblico come venditore di Gioielli di Valenza. Proprio tale ultima circostanza costituirebbe, a detta del Resistente, il diritto di quest ultimo al nome a dominio contestato. Infine, sotto il profilo della mala fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio contestato, Luca Caucia sostiene di aver registrato il dominio gioiellidivalenza.it con lo scopo di aprire un portale per la promozione dei gioeilli di valenza nell interpretazione letterale dell espressione e di averlo ceduto, a titolo gratuito, a Sergio Baracco. 4

5 Sulla base delle suddette argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse, il Resistente chiede il rigetto del reclamo presentato da GdV. * * * Motivi della decisione. I motivi dedotti dalla Reclamante appaiono fondati e il reclamo merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal Regolamento Dispute per la riassegnazione dei nomi a dominio. a) Identità del nome a dominio contestato con i segni distintivi di GdV La lettera a) dell art. 3.6 del Regolamento Dispute, stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della ri-assegnazione di un nome a dominio contestato, è che esso sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Reclamante vanta diritti. Sulla premessa che, costituisce orientamento consolidato ed unanime dei Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) 1 il ricomprendere nella definizione di marchio - utilizzata dal Regolamento e dalle UDNDRP - tutti i segni distintivi riconosciuti dalla legge, la Reclamante ha posto alla base del proprio reclamo tutti i propri segni distintivi corrispondenti al nome a dominio gioiellidivalenza.it. In particolare, GdV ha dimostrato che il nome a dominio contestato è identico: - alla propria denominazione sociale (cfr., Doc. 2 - Reclamante), - all insegna (cfr., Doc. 3 - Reclamante), - ai n. 3 marchi figurativi nazionali dalla stessa depositati (cfr., Doc. 4 - Reclamante) - ed al nome a dominio gioiellidivalenza.com (cfr., Doc. 9 - Reclamante). 1 in tal senso, si veda, tra le tante, Decisione ferroviedelgargano.it. 5

6 La Reclamante fornisce, altresì, prova che la quasi totalità 2 dei propri segni distintivi, risultano acquisiti in epoca antecedente alla registrazione del nome a dominio contestato da parte di Luca Caucia avvenuta nel Prive di pregio appaiono, per due ordini di ragioni, le deduzioni del Resistente in relazione ai marchi di titolarità della Reclamante, secondo le quali i marchi stessi sarebbero ai sensi dell art. 13 CPI - generici e descrittivi e, pertanto, non tutelabili. a) In primo luogo, il sottoscritto Collegio Unipersonale non può esimersi dal richiamare una nota decisione 3 in tema di marchio debole (e, quindi, dotato di scarsa capacità caratterizzante) opposto ad un nome a dominio identico, al quale, peraltro, si sono uniformate altre decisioni 4. Nella decisione guidasposi.it il Collegio nominato ha affermato che le deduzioni della Forever S.r.L. (Resistente nel caso in esame) secondo le quali il marchio guida sposi in quanto marchio debole, non garantirebbe al titolare l uso esclusivo, sono del tutto ininfluenti ( quand anche fossero nel merito fondate ). Secondo l esperto, infatti, Le regole di naming italiane (e le UDRP di Icann cui esse si ispirano) non richiedono affatto che il Reclamante dimostri l esclusività del proprio diritto al nome, ma semplicemente che egli abbia diritto ad utilizzarlo. b) In secondo luogo, lo scrivente precisa che GdV ha posto alla base del proprio reclamo non solo i propri marchi, ma anche la propria denominazione sociale e la propria insegna, in relazione alle quali le deduzioni del Resistente circa la genericità e, quindi, la non tutelabilità del marchio Gioielli di Valenza, non sono riferibili. Pertanto, anche a voler per assurdo aderire alla non condivisibile tesi di Luca Caucia, il requisito richiesto dalla lettera a) dell art. 3.6 del Regolamento Dispute risulterebbe, comunque, soddisfatto. 2 Dalla documentazione in atti non è dato desumere in che data GdV sia divenuta titolare del nome a dominio gioiellidivalenza.com. 3 Decisione guidasposi.it. 4 in senso conforme, Decisione lineamutuo.it. 6

7 In più occasioni, infatti, l identità tra il nome a dominio contestato e l insegna e/o la denominazione sociale della Reclamante, è stata ritenuta sufficiente per ritenere soddisfatto il requisito testé citato. Nella già richiamata decisione avente sul nome a dominio ferroviedelgargano.it il Collegio nominato ha, infatti, affermato che il requisito dell identità di cui alle Regolamento sarà, pertanto, soddisfatto anche ove il nome a dominio sia identico alla denominazione della società Reclamante 5. Tutto ciò detto, non essendovi dubbi anche per il Resistente sull identiità tra il nome a dominio contestato ed i segni distintivi di GdV, deve ritenersi soddisfatto il requisito previsto dalla lettera a) dell art. 3.6 del Regolamento Dispute. b) Inesistenza di un diritto del Resistente sul nome a dominio contestato. Ritenendo provata la titolarità in capo alla Reclamante, di segni distintivi identici al nome a dominio contestato, il Resistente è, ai sensi del Regolamento Dispute, gravato dell onere di provare il proprio diritto sul domain name. Come detto, Luca Caucia sostiene che Sergio Baracco - attuale utilizzatore del nome a dominio gioiellidivalenza.it - è conosciuto presso il pubblico per i suoi gioielli di valenza. Tale pretesa, ma non provata, notorietà di Sergio Baracco per i suoi gioielli di valenza, non può rappresentare, ai sensi del Regolamento Dispute e secondo lo scrivente Collegio, un diritto sul nome a dominio de quo. Ben lungi dall integrare un diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato ai sensi della lettera b) dell art. 3.6 del Regolamento Dispute sono, peraltro, sia i risultati della ricerca effettuata con il motore di ricerca Google utilizzando come parole chiave Gioielli di Valenza, sia gli investimenti promo-pubblicitari sostenuti dall attuale utilizzatore del dominio contestato. a) Quanto alla ricerca su Google, il fatto che il nome a dominio contestato appaia tra i primi risultati ottenibili inserendo come parole chiave Gioielli di Valenza vuol significare, esclusivamente, che Luca Caucia (e/o l attuale utilizzatore) ha inserito 7

8 nel codice HTML corrispondente alla pagina web caricata sul dominio in contestazione un meta-name costituito dall espressione Gioielli di Valenza (che, come detto, gli utenti Internet utilizzano come parole chiave). Il posizionamento del sito di Sergio Baracco tra i primi risultati della ricerca non significa di certo che l attuale utilizzatore del sito è conosciuto tra i consumatori per i Gioielli di Valenza né, tanto meno, costituisce la prova di un diritto dello stesso o di Luca Caucia sul nome a dominio contestato. Come del resto affermato dallo stesso Resistente tale circostanza deriva, esclusivamente, da un attività di key positioning. b) Quanto, poi, agli investimenti pubblicitari sostenuti da Sergio Baracco e dei quali il Resistente ha fornito le relative fatture (Cfr., Doc. 3 Resistente), non è dato sapere se oggetto dei messaggi promo-pubblicitari fosse effettivamente (anche) il nome a dominio gioiellidivalenza.it. Dall esame delle fatture prodotte dal Resistente, infatti, si desume, esclusivamente, che la società Baracco Valenza S.r.L. ha pubblicizzato i propri prodotti denominati Baracco Gioielli (e non Gioielli di Valenza ) su alcune riviste attraverso la società concessionaria di pubblicità Cairo Pubblicità- Communication (Cfr., Doc. 3 Resistente). Non avendo altri elementi per ritenere che il Resistente sia conosciuto come associazione o ente commerciale con il nome relativo corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio (si noti che la denominazione sociale della società di Sergio Baracco è Baracco Valenza S.r.L. cfr., Doc. 3 Resistente), il sottoscritto Collegio ritiene soddisfatto anche il requisito richiesto dalla lettera b) dell art. 3.6 del Regolamento Dispute, anche in virtù del fatto che da un interpretazione letterale del Regolamento Dispute 6 si desume che il diritto (e/o l interesse) sul nome a dominio contestato deve essere dell assegnatario-resistente e non dell utilizzatore. c) Registrazione ed uso in mala fede. 5 in senso conforme, Decisione peregrine.it 6 non vi è traccia di interpretazioni difformi, né in dottrina, né nella giurisprudenza dei PSRD. 8

9 L art. 3.6 lett. c) del Regolamento Dispute richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Luca Caucia sostiene, ma non fornisce al riguardo alcun tipo di prova documentale, di aver registrato il nome a dominio contestato - sul quale, si ricorda, esso non vanta alcun diritto e sul quale, anzi, vanta diritti un terzo soggetto (la Reclamante) con lo scopo di aprire un portale per la promozione dei gioielli di valenza nell interpretazione letterale dell espressione. Dopo breve tempo, in ragione di un presunto, e non dimostrato, scarso interesse delle aziende contattate, il Ricorrente avrebbe deciso di concederlo in uso a Sergio Baracco che, secondo Luca Caucia, è un personaggio televisivo conosciuto per i suoi gioielli di valenza e di notorietà di gran lunga superiore a GdV. Lo scrivente Collegio Unipersonale non può non rilevare che tutte le citate deduzioni non state idoneamente provate dal Resistente. Ciò che è, invece, oggi riscontrabile (nonché documentato) è che Luca Caucia ha registrato, in data , il nome a dominio gioiellidivalenza.it (cfr., Banca Dati WHOISE disponibile sul sito web e lo ha ceduto (non è stato provato se a titolo gratuito o oneroso) a Sergio Baracco - titolare della società Baracco Valenza S.r.L. - che lo ha utilizzato e lo sta utilizzando (cfr., Doc. 16 Reclamante) nell ambito della propria attività commerciale 7 che è indiscutibilmente in concorrenza con l attività esercitata da GdV (soggetto che risulta titolare di segni distintivi corrispondenti al nome a dominio contestato). Da quanto detto, appare evidente che Luca Caucia abbia voluto registrare un nome a dominio relativo ad un marchio sul quale esso non vanta alcun diritto, per concederlo a Sergio Baracco affinché lo stesso lo potesse utilizzare per attrarre sulle proprie pagine web utenti di Internet allo scopo di trarne profitto ed ingenerando la probabilità di confusione con Gioielli di Valenza che, come detto, costituisce da oltre 20 anni (cfr., Doc. 2 e 3 7 inizialmente al fine - dichiarato - di promuovere e commercializzare i propri prodotti (cfr., Doc. 14 e 15 Reclamante) ed oggi per promuovere se stesso (cfr., Doc Reclamante). 9

10 Reclamante) - un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e / o comunitario 8. Risulta, dunque, provata la circostanza di cui alla lettera d) dell art. 3.7 del Regolamento Dispute. A ben vedere, però, dalle deduzioni e dalla documentazione prodotta dalle parti, lo scrivente Collegio ritiene sussistenti, nel caso di specie, anche altre due circostanze che, ai sensi dell art. 3.7 del Regolamento Dispute, se dimostrate, devono essere ritenute prova della registrazione e dell uso del dominio in mala fede. In particolare, risultano sussistenti le circostanza di cui alle lettere b) e c) dell art. 3.7 del Regolamento Dispute: la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal Resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del Reclamante ( ) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal Resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente ( ). GdV, infatti, privata dal Resistente della possibilità di svolgere attività in rete con il nome a dominio cctld.it si è vista costretta ad utilizzare il nome a dominio gioiellidivalenza.com 9. Del resto, il fatto che la Reclamante abbia da oltre 20 anni - la sede principale (ove è visibile l uso del marchio e dell insegna corrispondente al nome a dominio contestato) nel territorio ove risiede il Resistente e opera commercialmente l attuale utilizzatore, rende inverosimile che la stessa ignorasse il marchio Gioielli di Valenza e che non si rendesse conto del fatto che l attività di GdV, si sarebbe avvantaggiata dell utilizzo del nome a dominio contestato, così come avrebbe riportato un danno nel non averlo potuto registrare. 8 Sul punto si veda, Decisione ecdl.it. 9 In senso conforme, si veda Decisione pizzanew.it. 10

11 Tali considerazioni sono state poste alla base anche di numerose decisioni dei PSRD (tra le tante, Decisione pizzanew.it ). Alla luce di quanto esposto e motivato, sulla base degli atti e dei documenti, il Collegio unipersonale nominato, ritenute sussistenti le condizioni di cui all art 3.6 del Regolamento Dispute P.Q.M. Accoglie il reclamo presentato da Gioielli di Valenza S.r.L. e, conseguentemente, dispone il trasferimento (ri-assegnazione) del dominio gioiellidivalenza.it dall assegnatario Luca Caucia a Gioielli di Valenza S.r.L.. La presente decisione viene comunicata al Registro del cctld.it per gli adempimenti di sua competenza. Così deciso in Sesto San Giovanni, 5 novembre 2007 Il Collegio Unipersonale F.to Dott. Gianluca De Cristofaro Consulente in Proprietà Industriale Sezione Marchi 11