FONDAMENTI NELLA GESTIONE DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE. Ing. Giancarlo Notaro POLITECNICO-CHILAB 12 febbraio 2013

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1 FONDAMENTI NELLA GESTIONE DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE Ing. Giancarlo Notaro POLITECNICO-CHILAB 12 febbraio 2013

2 Gestione dei brevetti corretta ed efficiente I punti fondamentali da ricordare nella gestione di un brevetto, ovvero la regola delle cinque W (Who, When, Why Where, What,) Chi deve depositare (who) Quando depositare (when) Chiarire gli obiettivi (why) Dove depositare (where) Che cosa tutelare (what)

3 W1: Chi deposita il brevetto? Un caso critico: invenzione dovuta al contributo di più soggetti appartenenti a società diverse qualunque sia la situazione oggettiva iniziale relativa alla titolarità del diritto, le parti interessate possono accordarsi su qualsiasi tipo di cessione di tale diritto fra le società coinvolte prima del deposito, compatibilmente con gli interessi e gli obiettivi di tutte le parti l esperienza mostra in primo luogo che spesso non vi sono idee chiare su chi sia l autore dell invenzione e, ancor prima, su quale sia l invenzione. spesso si confonde l invenzione con quello che è solo il suo scopo ipotizzare una rivendicazione di brevetto consente di risolvere il problema conception e reduction to practice

4 Il brevetto a più titolari anche quando si arrivi a concludere che l invenzione appartiene a più società, è del tutto possibile considerare l ipotesi che una di esse rinunci alla cointestazione del brevetto, in cambio ad esempio di una adeguata contropartita commerciale qualora si giunga alla decisione di depositare un brevetto a più titolari è non solo raccomandabile, ma anzi imperativo che il deposito non abbia luogo senza che prima sia stato siglato un accordo fra le parti in merito ai rispettivi diritti e obblighi nell ambito dello sfruttamento del brevetto che si intende depositare

5 Il brevetto a più titolari I punti fondamentali da regolamentare - possibilità, o più probabilmente divieto, per ciascuno dei contitolari di cedere a terzi la sua quota di proprietà del brevetto, senza autorizzazione dell altro contitolare; - possibilità, o più probabilmente divieto, per ciascuno dei contitolari di concedere licenze a terzi per lo sfruttamento del brevetto, senza l autorizzazione dell altro contitolare; - possibilità o divieto del fornitore di sfruttare il brevetto a favore di altri committenti, diversi dal committente contitolare del brevetto; - diritto per ciascun contitolare di continuare a suo titolo esclusivo ed a sue sole spese nella prosecuzione del brevetto o nel deposito di brevetti corrispondenti in altri paesi, qualora l interesse a farlo da parte dell altro contitolare venga meno.

6 W2: Quando depositare? al più presto possibile, naturalmente una volta che siano disponibili tutti gli elementi necessari per predisporre la domanda di brevetto la domanda di brevetto va depositata prima che il suo oggetto sia divulgato, ad esempio in una pubblicazione o a seguito di una commercializzazione c è divulgazione quando l oggetto dell invenzione viene portato a conoscenza in tutti i suoi elementi fondamentali di un numero imprecisato di persone impegni alla riservatezza: limiti e cautele

7 W3: Per quale motivo/finalità si deposita il brevetto? le scelte di gestione del brevetto, in particolare in merito a dove e come depositare, possono essere molto diverse, in funzione degli obiettivi prefissi brevetti diversi per obiettivi diversi: brevetto di prodotto autoveicolo sottogruppo o componente brevetto di procedimento e/o di impianto

8 Definire gli obiettivi il brevetto non è una autorizzazione a fare, è una autorizzazione a impedire, ed è quindi sfruttabile per contrastare e perseguire un attività di produzione (anche se la vendita avviene in un paese dove non c è il brevetto) contrastare e perseguire un attività di vendita (anche se la produzione è avvenuta in un paese dove non c è il brevetto) contrastare e perseguire l impiego dell oggetto brevettato in un prodotto complesso che viene posto in vendita

9 Definire gli obiettivi ma il titolare del brevetto può anche avere altri obiettivi, come: autorizzare altri a sfruttare la sua invenzione, riservandosi un adeguato compenso per tale autorizzazione (attività di licensing) impedire che terzi possano tentare di ostacolare l attività di sfruttamento della soluzione di interesse sulla base di brevetti depositati successivamente concretizzare e/o aumentare il valore del proprio patrimonio di conoscenze in un determinato settore in vista di una sua cessione valorizzare una propria attività di ricerca allo scopo di ottenere finanziamenti

10 L importanza dei brevetti per l impresa leader In un settore di concorrenza accentuata, l impresa può diventare e restare leader soltanto offrendo prodotti innovativi rispetto a quelli dei concorrenti L investimento finanziario nell attività di innovazione è giustificabile soltanto con la possibilità offerta dal brevetto di impedire ai concorrenti di adottare le nostre soluzioni L esistenza di uno o più brevetti è spesso condizione essenziale per favorire l interesse degli investitori, o l ottenimento di contributi statali o comunitari nell ambito di progetti di ricerca

11 L importanza dei brevetti per l impresa leader Il brevetto non è una mera pratica burocratica. Il brevetto costituisce una sorta di contratto ove viene definito ciò che i concorrenti non possono fare La gestione dei brevetti deve essere condotta in stretto collegamento con i vertici dell azienda La stesura dei brevetti, ed in particolare la stesura delle loro rivendicazioni deve essere studiata al fine di impedirne un successivo aggiramento

12 L importanza dei brevetti per l impresa follower Necessità di individuare gli ostacoli dovuti a brevetti altrui Innovare può anche significare copiare con intelligenza Il brevetto come stimolo a innovare in modo diverso

13 Le forme di protezione Brevetto per invenzione Modello di utilità Modello o design

14 Protezione di una invenzione Il brevetto per invenzione protegge una invenzione, intesa come soluzione di un problema tecnico

15 Brevetti per Invenzione Un brevetto è un diritto esclusivo concesso dalla legge dello Stato di attuare e sfruttare commercialmente la propria invenzione per un periodo limitato di tempo nel territorio dello Stato

16 Requisiti di brevettabilità Una invenzione per essere brevettabile, deve: essere nuova (non compresa nello stato della tecnica), implicare un attività inventiva (per una persona esperta del ramo, essa non deve risultare ovvia alla luce dello stato della tecnica), essere applicabile industrialmente

17 La struttura di un brevetto Titolo e Riassunto Descrizione Campo tecnico dell invenzione Tecnica nota e suoi svantaggi Problema tecnico / scopo dell invenzione Caratteristiche essenziali dell invenzione Descrizione dettagliata di almeno un esempio di attuazione se possibile con riferimento a Disegni Rivendicazioni (costituiscono il contratto definente l ambito di tutela)

18 Inventore Titolo Riassunto Titolare Mandatario

19 La rivendicazione principale del brevetto E frutto di un compromesso fra due esigenze opposte: Deve dire abbastanza per giustificare l esistenza di una differenza inventiva rispetto alla tecnica anteriore Non deve dire troppo (non deve includere caratteristiche non essenziali), così da evitare un futuro facile aggiramento del brevetto

20 Il modello d utilità Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

21 W4: Dove depositare CRITERI TEORICI DI SELEZIONE DEI PAESI DA PROTEGGERE: criterio basato sui siti produttivi dei concorrenti criterio basato sui mercati di interesse

22 Dove depositare Criterio dei siti di produzione idea di base: se blocco la produzione dei concorrenti alla fonte, eviterò di dover perseguire le loro vendite in tutti i mercati di interesse inconveniente pratico: anche solo in Europa in alcuni settori vi sono siti produttivi in diversi paesi, per cui tale criterio non permette di limitare la selezione a pochi Stati

23 Dove depositare Criterio dei mercati di interesse idea di base: se blocco i mercati di interesse, potrò sempre difendermi anche dalle vendite provenienti da paesi remoti (come Corea, Cina ed India) inconveniente pratico: anche questo criterio non permette a volte di limitare la selezione a pochi Stati

24 Dove depositare necessità di un approccio pratico : seguire i criteri teorici sopra menzionati può portare ad una spesa di gestione dei brevetti sproporzionata rispetto ai possibili ritorni economici, con il conseguente rischio di non poter dedicare le risorse necessarie alla tutela delle nuove invenzioni. è fondamentale trovare un giusto equilibrio tra il desiderio di tutelarsi il più possibile e la necessità di una corretta gestione economica. in primo luogo occorrerà classificare le proprie invenzioni in due o tre diverse classi di importanza, limitando il deposito del brevetto nei casi meno importanti ad un numero ristretto di paesi chiave, anche e soprattutto per quel che riguarda l Europa, visto che il sistema del brevetto europeo è modulare e consente di selezionare i paesi di interesse fra tutti quelli designabili

25 Il brevetto europeo I paesi che aderiscono alla Convenzione per il Brevetto Europeo sono: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria Il brevetto europeo può essere esteso anche a Bosnia e Montenegro

26 Dove depositare settori territoriali di convalida del brevetto europeo via via più ampi devono essere identificati in funzione dell importanza dell invenzione e delle sue caratteristiche

27 Dove depositare particolare attenzione deve essere posta alle procedure più convenienti per la brevettazione (depositi nazionali, depositi europei, depositi internazionali), in funzione dei pro e dei contro di ciascuna procedura

28 Dove depositare molte volte nel settore automobilistico bloccare le vendite dei concorrenti in alcuni paesi europei chiave può equivalere di fatto ad un blocco totale L Accordo di Londra ha eliminato in alcuni paesi (Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna) l obbligo di deposito di una traduzione dell intero testo del brevetto europeo come concesso al fine di dare efficacia legale al brevetto europeo sul territorio del paese in altri paesi, Olanda, Slovenia e presto Svezia) l obbligo della traduzione è rimasto, ma soltanto limitatamente alle rivendicazioni del brevetto nei restanti paesi (fra cui Spagna, Italia, Austria, Belgio, Polonia, Turchia), l obbligo del deposito di una traduzione integrale al momento è rimasto

29 W5: Che cosa tutelare? il brevetto non è una mera pratica burocratica l ambito di protezione è inevitabilmente legato alla formulazione delle rivendicazioni Tale formulazione è frutto di un compromesso fra: la necessità di distinguere l invenzione rispetto alle soluzioni già note e la necessità di evitare l introduzione in tale definizione di elementi non essenziali, cosa che potrebbe aprire la strada all aggiramento del brevetto tali aspetti sono principalmente compito del consulente brevettuale, ma questi deve essere messo in grado di realizzare il miglior risultato possibile attraverso una informazione adeguata da parte dei vertici dell azienda in merito al background dell invenzione e agli obiettivi che l azienda si prefigge

30 La tutela del design industriale Una forma di tutela facile ed economica Il modello comunitario La tutela delle parti di carrozzeria

31 Alcuni pezzi di storia Il mouse Buzzi, Notaro & Antonielli d Oulx 200

32 Il wind-surf Alcuni pezzi di storia Buzzi, Notaro & Antonielli d Oulx 200

33 L aeroplano Alcuni pezzi di storia Buzzi, Notaro & Antonielli d Oulx 200

34 Grazie!