I CONTRATTI DI LICENZA NEL QUADRO COMUNITARIO

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1 I CONTRATTI DI LICENZA NEL QUADRO COMUNITARIO PARTE GENERALE W W W.C A S U C C I.B I Z 1 Art. 81 e 82 del Trattato CE Trattato CE Art Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi che possono: (i) (ii) mercato pregiudicare il commercio tra Stati Membri; impedire, restringere o falsare la concorrenza all interno del comune Art Gli accordi vietati sono nulli di pieno diritto Art L accordo è esentato se: - migliora la produzione o la distribuzione dei prodotti; - permette ai consumatori una condivisione dei benefici, evitando di: (a) imporre restrizioni che non sono indispensabili; (b) eliminare sostanzialmente la concorrenza 2 1

2 LICENZE ALTERNATIVE PER IL TITOLARE: sfruttamento diretto del marchio sfruttamento indiretto mediante concessione di licenze 3 CARATTERI PRINCIPALI LICENZA: forma del contratto di licenza esclusiva/ non esclusiva territorialmente limitata / illimitata per tutti i prodotti /per parte dei prodotti somma fissa / royalties/minimum royalties produzione minima 4 2

3 LICENZE Struttura principale dell accordo 1) Parti 2) Definizione dei termini 3) Premesse 4) Oggetto 5) Ambito della licenza 6) Altri obblighi 7) Territorio 8) Durata 9) Pagamenti 10) Risoluzione delle controversie 5 LICENZE Struttura principale dell accordo 1) Parti Indicazione delle parti coinvolte Indicazione di possibili parti nuove (società collegate e affiliate) 6 3

4 LICENZE Struttura principale dell accordo 2) Definizione chiara dei termini chiave Regole di linguaggio Comunicazioni - riferimenti 7 LICENZE Struttura principale dell accordo 3) Premesse Indicazione chiara del rapporto tra le parti e dell oggetto dell accordo Indicazione chiara delle intenzioni dichiarate e degli scopi dell applicazione Indicazione di applicazioni/prospettive future (ove ve ne fossero) Indicazione dei soggetti interessati in futuro (ove ve ne fossero) 8 4

5 LICENZE Struttura principale dell accordo 9) Pagamenti Importo forfettario (lump sum) Royalties (post scadenza) Limiti (Quantità o livello del Prezzo) Prestazioni minime all anno Diritto di accesso alla documentazione contabile 9 LICENZA DI MARCHIO Licenza di marchio come elemento del contratto di: Franchising Merchandising 10 5

6 LICENZA DI MARCHIO Oggetto del contratto marchio registrato/marchio di fatto/domanda pendente Identificazione chiara del marchio oggetto dell accordo (le caratteristiche dimensionali, di forma e/o di colori connessi al marchio, l eventuale abbinamento con altri marchi, la politica pubblicitaria che comprende il marchio, le campagne promozionali, l eventuale promozione istituzionale del marchio, i volumi pubblicitari, le fiere a cui deve essere presente, ecc) Identificazione chiara dell applicazione/uso 11 LICENZA DI MARCHIO Territorio (art. 23 CPI) Licenza con o senza esclusiva Licenza totale o parziale (marchio registrato per una pluralità di prodotti o servizi) Licenza riferita all intero territorio dello Stato ovvero soltanto a parte di esso 12 6

7 LICENZA DI MARCHIO Durata Risoluzione per inadempimento contrattuale Risoluzione per violazione delle disposizioni contrattuali relativamente alla durata (modo d uso, natura prodotti/servizi, territorio, qualita prodotti/servizi) da parte del licenziatario (art. 23 CPI) Cessazione per termine di scadenza espresso 13 IL MARCHIO COME GARANZIA DI QUALITA obbligo del licenziatario non esclusivo di usare il marchio per prodotti di qualità corrispondente mancata previsione dell obbligo: nullità parziale o totale della licenza diritto/obbligo del licenziante di controllare la qualità dei prodotti del licenziatario (art. 23, comma 4, CPI); mancato controllo della qualità: decadenza ex art. 41 lett. b) CPI 14 7

8 Art. 23 CPI: Trasferimento del marchio 1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato. 2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. 3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. 15 REGOLAMENTO (UE) N. 330/2010 del (relativo all applicazione dell articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate) 16 8

9 Art. 3: Soglia sulla quota di mercato 1. L esenzione di cui all articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale vende i beni o servizi oggetto del contratto e la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30% del mercato rilevante sul quale acquista i beni o servizi oggetto del contratto. 2. Ai fini del paragrafo 1, qualora in un accordo multilaterale un'impresa acquisti i beni o servizi oggetto del contratto da un'impresa parte contraente dell accordo e venda i beni o servizi oggetto del contratto a un'altra impresa parte contraente dell'accordo, l esenzione di cui all articolo 2 si applica se la quota di mercato della prima impresa non supera la soglia di quota di mercato di cui a detto paragrafo sia come acquirente sia come fornitore. 17 Art. 4: Restrizioni che eliminano il beneficio dell'esenzione per categoria restrizioni fondamentali a) La restrizione della facoltà dell acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti; b) La restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l acquirente che è parte contraente dell accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di stabilimento, può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti: i) La restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell acquirente, ii) la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all ingrosso, iii) la restrizione delle vendite da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva a distributori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema, e iv) la restrizione della facoltà dell acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni 18 simili a quelli prodotti dal fornitore; 9

10 (segue) c) La restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato; d) La restrizione delle forniture incrociate tra distributori all interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali; e) La restrizione, pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti. 19 Art. 5: Restrizioni escluse 1. L esenzione di cui all articolo 2 non si applica alle seguenti obbligazioni contenute in accordi verticali: a) un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni; b) un obbligo diretto o indiretto che imponga all acquirente, una volta giunto a scadenza l accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi; c) un obbligo diretto o indiretto che imponga ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere marche di particolari fornitori concorrenti. Ai fini del primo comma, lettera a), un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso per una durata indeterminata. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all acquirente, purché la durata dell obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte 20 dell acquirente. 10

11 (segue) 3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l esenzione di cui all articolo 2 non si applica a un obbligo diretto o indiretto che imponga all acquirente, una volta giunto a scadenza l accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, qualora: a) tale obbligo si riferisca a beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi contrattuali; b) sia limitato ai locali e terreni da cui l acquirente ha operato durante il periodo contrattuale; c) sia indispensabile per proteggere il «know-how» trasferito dal fornitore all acquirente; d) la durata di quest obbligo di non-concorrenza sia limitata ad un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell accordo. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicata la possibilità di imporre una restrizione non limitata nel tempo in relazione all utilizzazione ed alla diffusione del «knowhow» che non sia divenuto di pubblico dominio. 21 Art. 6: Non applicazione del presente regolamento Conformemente all articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50% di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato

12 Art. 7: Applicazione della soglia di quota di mercato Ai fini dell applicazione delle soglie di quota di mercato di cui all articolo 3 si applica quanto segue: a) la quota di mercato del fornitore viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato e la quota di mercato dell'acquirente viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore degli acquisti sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite o al valore degli acquisti sul mercato, la quota di mercato dell impresa interessata può essere stabilita usando stime basate su altre affidabili informazioni di mercato, ivi compresi i volumi delle vendite e degli acquisti sul mercato; b) le quote di mercato vengono calcolate sulla base dei dati relativi all anno civile precedente; c) la quota di mercato del fornitore include i beni o i servizi forniti a distributori integrati a livello verticale ai fini della vendita; 23 (segue) d) se una quota di mercato non supera inizialmente il 30 %, ma successivamente supera tale livello senza tuttavia eccedere il 35 %, l esenzione di cui all articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi a decorrere dall anno in cui la soglia del 30 % è stata superata per la prima volta; e) se una quota di mercato non supera inizialmente il 30 %, ma supera in seguito il 35 %, l esenzione di cui all articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di un anno civile a decorrere dall anno in cui la soglia del 35 % è stata superata per la prima volta; f) i benefici previsti alle lettere d) ed e) non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili; g) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

13 Art. 8: Applicazione della soglia di fatturato 1. Ai fini del calcolo del fatturato annuo complessivo di cui all articolo 2, paragrafo 2, vanno addizionati i fatturati, al netto di imposte e tasse, realizzati per tutti i beni e servizi durante il precedente esercizio dalla parte contraente dell accordo verticale interessata e dalle imprese ad essa collegate. A tal fine non si tiene conto delle transazioni commerciali intervenute fra la parte contraente dell accordo verticale interessata e le imprese ad essa collegate, né di quelle intervenute fra queste ultime. 2. L esenzione di cui all articolo 2 resta di applicazione se la soglia di fatturato annuo complessivo viene superata nel corso di due esercizi consecutivi, di non oltre il 10 %.IT L 102/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 aprile 1994 Art. 8: Principi 1. In sede di elaborazione o modifica delle loro disposizioni legislative e regolamentari i Membri possono adottare misure necessarie ad assicurare la tutela dell alimentazione e della salute pubblica e a promuovere il pubblico interesse in settori d importanza fondamentale per il loro sviluppo socioeconomico e tecnologico, purché tali misure siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo. 2. Misure appropriate, purché siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo, possono essere necessarie per impedire l abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia

14 (segue) Art. 40: CONTROLLO DELLE PRATICHE ANTICONCORRENZIALI NEL CAMPO DELLE LICENZE CONTRATTUALI 1. I membri convengono che alcune modalità o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprietà intellettuale che limitano la concorrenza possono avere effetti negativi sul commercio e impedire il trasferimento e la diffusione di tecnologia. 2. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce ai membri di specificare nelle loro legislazioni le pratiche o condizioni che potrebbero in determinati casi costituire un abuso dei diritti di proprietà intellettuale con effetto negativo sulla concorrenza nel mercato corrispondente. Come previsto sopra, un membro può adottare, compatibilmente con le altre disposizioni del presente accordo, opportune misure intese ad impedire o controllare tali pratiche, tra cui ad esempio concessioni esclusive al licenziante, condizioni che impediscono contestazioni della validità e imposizione di licenze globali, alla luce delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del membro in questione. 27 LICENZA DI BREVETTI - Struttura principale dell accordo 4) Oggetto Identificazione chiara dell oggetto dell accordo Identificazione chiara dell applicazione/uso Conformità ai requisiti del Regolamento della Comunità Europea (segreto, identificato sostanzialmente) Differenza tra accordi Puri o Misti 28 14

15 LICENZE DI BREVETTI Struttura principale dell accordo 5) Ambito della licenza Identificazione chiara dello scopo dell accordo: uso interno/esterno, applicazione del processo/del prodotto, distribuzione Settore/territorio di applicazione Persone autorizzate 29 LICENZE DI BREVETTI Struttura principale dell accordo 6) Altri obblighi Trasferimento della licenza Restrizioni alle contestazioni sulla validità del diritto di privativa azionato. Mantenimento del diritto di Proprietà Intellettuale Clausola del massimo grado di diligenza Sorveglianza e assistenza anti-contraffazione Riservatezza Clausola relativa ai miglioramenti Clausola vincolante (tying clause) 30 15

16 LICENZE DI BREVETTI Struttura principale dell accordo 7) Territorio/campo di applicazione Indicazione chiara del territorio Indicazione chiara del settore di applicazione /utilizzo Limite all esportazione della tecnologia licenziata (società collegate) 31 LICENZE DI BREVETTI Struttura principale dell accordo 8) Durata Risoluzione per inadempimento contrattuale Cessazione per termine di scadenza espresso Continuazione dopo la scadenza di un Brevetto 32 16

17 LICENZE Struttura principale dell accordo 10) Risoluzione della disputa Indicazione chiara della Legge applicabile Indicazione chiara del Foro competente per la controversia Possibile indicazione di ADR Wipo, ICC, Giurì IPC-Les Penali 33 Regolamento EC 772/2004 del (relativo all applicazione dell articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia) 34 17

18 Art. 1: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) "accordo": un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata; b) "accordo di trasferimento di tecnologia": un accordo di licenza di brevetto, un accordo di licenza di know-how, un accordo di licenza di diritti d'autore sul software o un accordo misto di licenza di brevetto, di know-how o di diritti d'autore sul software, compreso qualsiasi accordo di questo tipo contenente disposizioni relative alla vendita ed all'acquisto di prodotti o relative alla concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali o alla cessione di diritti di proprietà di beni immateriali, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario dell'accordo e siano direttamente collegate alla produzione dei prodotti contrattuali; sono considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di know-how, di diritti d'autore sul software, o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione; 35 considerando che: (5) Gli accordi di trasferimento di tecnologia hanno per oggetto la licenza di tecnologia. Tali accordi favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie ed alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto. W W W.C A S U C C I.B I Z 36 18

19 (segue) (7) Il presente regolamento deve riguardare esclusivamente gli accordi mediante i quali il licenziante consente al licenziatario di sfruttare la tecnologia sotto licenza, eventualmente successivamente ad ulteriore attività di ricerca e sviluppo, per la produzione di beni o servizi. Esso non deve riguardare gli accordi di licenza finalizzati a subappaltare attività di ricerca e sviluppo. Esso non deve neppure riguardare gli accordi di licenza finalizzati alla costituzione di pool tecnologici, vale a dire gli accordi volti a mettere in comune le tecnologie al fine di concedere in licenza a terzi il pacchetto di diritti di proprietà di beni immateriali in tal modo costituito. 37 (segue) (13) Il presente regolamento non deve esentare gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengano restrizioni non indispensabili per il miglioramento della produzione o della distribuzione. In particolare, gli accordi di trasferimento di tecnologia che contengano alcune restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi, come la fissazione dei prezzi praticati ai terzi, devono essere esclusi dal beneficio della presente esenzione per categoria indipendentemente dalle quote di mercato delle imprese interessate. In caso di simili restrizioni fondamentali, la totalità dell'accordo deve essere esclusa dal beneficio dell'esenzione per categoria

20 Art. 1: Definizioni i) "know-how": un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente,tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità. W W W.C A S U C C I.B I Z 39 Codice Proprietà Industriale Accordi TRIPS art 39 Art. 98: Oggetto della tutela 1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete

21 Regolamento EC 772/2004 Art. 2: Esenzione L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE è dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e conformemente alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi di trasferimento di tecnologia conclusi tra due imprese, che permettono la produzione dei prodotti contrattuali. L'esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. L'esenzione si applica fintantoché il diritto di proprietà di beni immateriali relativo alla tecnologia sotto licenza non si sia estinto, non sia scaduto o non sia stato dichiarato nullo o, per quanto riguarda il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto, ad eccezione del caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, nel qual caso l'esenzione si applica per la durata dell'accordo. 41 Regolamento EC 772/2004 Art. 3: Soglie relative alla quota di mercato 1. Quando le imprese parti dell'accordo sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto interessati. 2. Quando le imprese parti dell'accordo non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30 % dei mercati rilevanti delle tecnologie e del prodotto interessati. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 la quota di mercato di una parte sui mercati rilevanti delle tecnologie è definita in termini di presenza della tecnologia sotto licenza sui mercati rilevanti del prodotto. La quota di mercato di un licenziante sul mercato rilevante delle tecnologie è la quota di mercato combinata sul mercato rilevante del prodotto per i prodotti contrattuali realizzati dal licenziante e dai suoi licenziatari

22 Regolamento EC 772/2004 Art. 8: Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato 1. Ai fini del calcolo delle soglie relative alla quota di mercato di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui al presente paragrafo. La quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato. La quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente. La quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a). 43 Regolamento EC 772/2004 Art. 8 (segue): Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato 2. Qualora la quota di mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o all'articolo 3, paragrafo 2 non sia inizialmente superiore rispettivamente al 20 % e al 30 %, ma successivamente superi tali livelli, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui la soglia del 20 % o del 30 % è stata superata per la prima volta

23 Regolamento EC 772/2004 Art. 4 Restrizioni fondamentali - l intero contratto non è esentato Art. 5 Restrizioni escluse - la clausola non è esentata 45 Regolamento EC 772/2004 Licenza tra concorrenti Fissazione del prezzo di vendita dei prodotti ai terzi Restrizione della produzione (quantitativa) Ripartizione dei mercati o dei clienti (con 7 eccezioni) Restrizioni attività di ricerca e sviluppo (con 1 eccezione) 46 23

24 Regolamento EC 772/2004 Licenza tra non concorrenti: Fissazione del prezzo o del prezzo minimo Limitazione delle vendite passive del licenziatario (con 6 eccezioni) Distribuzione selettiva (vendite attive /passive) (con 1 eccezione) Imprese che diventano concorrenti nel corso del rapporto contrattuale 47 Regolamento EC 772/2004 Art. 5: Restrizioni escluse (a) obbligo di licenza esclusiva relativa ai perfezionamenti separabili o alle nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza (b) obbligo di cessione relativa ai perfezionamenti separabili o alle nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza (c) obbligo di non contestazione della validità dei diritti di proprietà di beni immateriali (con 1 eccezione) Se le parti non sono concorrenti: (a) obbligo del licenziatario di non sfruttare la propria tecnologia; (b) restrizione dell attività di ricerca e sviluppo del licenziante e del licenziatario (a meno che non sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza) 48 24

25 Regolamento EC 772/2004 Art. 6: Revoca in casi individuali 1. A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento qualora constati che, in un caso determinato, un accordo di trasferimento di tecnologia al quale si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, e in particolare qualora: a) l'accesso delle tecnologie di terzi al mercato risulti limitato dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenziatari di utilizzare tecnologie di terzi; b) l'accesso di licenziatari potenziali al mercato risulti limitato dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenzianti di concedere licenze ad altri licenziatari; c) le parti si astengano, senza una ragione oggettivamente valida, dallo sfruttare la tecnologia sotto licenza. 49 Regolamento EC 772/2004 Art. 7. Periodo Transitorio Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE non si applica nel periodo dal 1 maggio 2004 al 31 marzo 2006 agli accordi già in vigore al 30 aprile 2004 che non rispondano alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma che al 30 aprile 2004 rispondevano alle condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 240/

26 Regolamento EC 772/2004 Sanzioni Le misure cautelari La nullità della clausola, la nullità del contratto e il risarcimento del danno L ordine di cessazione di un infrazione, gli impegni, le ammende, le penalità di mora e le altre sanzioni previste dal diritto nazionale degli Stati Membri 51 CODICE PROPRIETA INDUSTRIALE art. 70: Licenza obbligatoria per mancata attuazione 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. 2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese

27 (segue) 3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. 4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese. 53 CODICE PROPRIETA INDUSTRIALE art. 71: Brevetto dipendente 1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. 2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente

28 CODICE PROPRIETA INDUSTRIALE Art. 81: Licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro" 1. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia. 2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione. 3. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento. W W W.C A S U C C I.B I Z 55 28