Il regolamento (CE) n. 772/2004 in materia di accordi di licenza di brevetto, di marchio e di know-how

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1 Il regolamento (CE) n. 772/2004 in materia di accordi di licenza di brevetto, di marchio e di know-how 1) Introduzione In data 7 aprile 2004, la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 772/2004 relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia (il Regolamento ). Tale Regolamento (i) detta le nuove norme per la concessione delle c.d. esenzioni per categoria agli accordi di licenza di brevetto, di marchio e di know-how 1 e (ii) abroga il vecchio regolamento (CE) n. 240/96. Come tutti i regolamenti comunitari, anche il Regolamento in esame è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non necessita di alcuna misura nazionale di recepimento. Pertanto, a partire dal 1 maggio 2004 (data di entrata in vigore del Regolamento), tutte le disposizioni in esso contenute sono direttamente applicabili alle imprese operanti all interno del mercato UE. Rispetto alla disciplina precedente, il Regolamento introduce due importanti novità. La prima novità è rappresentata dal nuovo sistema di individuazione delle condizioni il cui rispetto è necessario affinché un accordo di licenza tra due imprese (e soltanto due 2 ) possa essere esentato dal divieto di cui all art. 81, par. 1, Trattato CE: il Regolamento, infatti, elenca esclusivamente quegli accordi che non potranno beneficiare dell esenzione (la c.d. Black List), con l ovvia conseguenza che ciò che non rientra nella lista nera deve ritenersi consentito ed esentato, mentre in passato oltre alla Black List si prevedeva anche l uso della c.d. White List (con la conseguenza che gli accordi che non erano specificamente individuati in quest ultima lista non potevano essere esentati). La seconda novità, invece, è rappresentata dal fatto che il Regolamento detta condizioni di esenzione diverse a seconda che l accordo di licenza sia concluso tra imprese concorrenti o tra imprese non concorrenti. A tal proposito si deve specificare che due imprese sono da intendersi come concorrenti quando esse operano sul medesimo mercato delle tecnologie oppure sul medesimo mercato del prodotto 3. 1 Come è noto, l art. 81, par. 1, Trattato CE, vieta tutti gli accordi tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di impedire o restringere il gioco della concorrenza all interno del mercato UE. Tuttavia, ai sensi del successivo par. 3 tali accordi, sebbene restrittivi della concorrenza, possono essere esentati dal divieto di cui al par. 1, qualora producano effetti benefici in misura maggiore rispetto agli effetti restrittivi (per esempio, migliorando la produzione o la distribuzione oppure riducendo i prezzi di vendita dei prodotti o dei servizi oggetto dell accordo). A tal proposito, i c.d. regolamenti di esenzione per categoria specificano le condizioni alle quali determinate categorie di accordi sono esentati automaticamente dal divieto di cui all art. 81, par. 1, Trattato CE. Pertanto, un accordo è automaticamente valido ed applicabile quando soddisfa le condizioni stabilite da un regolamento di esenzione per categoria (oppure quando soddisfa le condizioni stabilite dal Reg. (CE) 1/2003 che, riguarda l esenzione per i casi che non siano previsti dai regolamenti di esenzione per categoria; così, ad esempio, un accordo di licenza che riguardi più di due parti contraenti non è esentabile sulla base del Regolamento 772/2004 qui commentato, bensì sulla base del Reg. (CE) 1/ Cfr. la nota precedente. 3 Il mercato delle tecnologie include le tecnologie che i licenziatari considerano intercambiabili o sostituibili con la tecnologia concessa in licenza in ragione delle loro caratteristiche, delle royalties cui sono soggette e dell'uso al quale sono destinate (ad esempio, la tecnologia per la produzione di contenitori in plastica per determinati prodotti alimentari potrebbe essere considerata intercambiabile e sostituibile con la tecnologia per la produzione di contenitori in cartone per i medesimi prodotti alimentari). È bene precisare che nel mercato delle tecnologie il rapporto di concorrenza tra le imprese deve essere effettivo e non meramente potenziale. Invece, il mercato del prodotto comprende i prodotti che gli acquirenti finali considerano intercambiabili o sostituibili con i prodotti ottenuti utilizzando la licenza, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati (ad esempio, il caffè potrebbe essere considerato come un prodotto intercambiabile e sostituibile con il caffè d orzo). A differenza di quanto avviene nel mercato delle tecnologie, nel mercato del prodotto il rapporto di concorrenza tra le imprese può essere tanto effettivo quanto potenziale. A tal proposito si precisa che due imprese sono

2 Qui di seguito verranno indicate, tanto per gli accordi tra imprese concorrenti quanto per gli accordi tra imprese non concorrenti, le condizioni che le medesime imprese debbano soddisfare affinché gli accordi di licenza tra di loro conclusi possano beneficiare dell esenzione automatica dal divieto di cui all art. 81, par. 1, Trattato CE 2) Gli accordi di licenza tra imprese concorrenti Gli accordi di licenza stipulati tra imprese concorrenti sono esentati soltanto se: i) la quota di mercato detenuta congiuntamente dall impresa licenziante e dall impresa licenziataria non supera il 20% del medesimo mercato (esempio: se il licenziante detiene il 12% del mercato mentre il licenziatario detiene il 5% del medesimo mercato, l accordo potrà beneficiare dell esenzione, facendo comunque attenzione affinché, durante la vigenza dell accordo, non si superi la soglia del 20%, pena la cessazione dell esenzione sul mercato in cui sia stata superata la suddetta soglia da parte dei contraenti) 4, e ii) l accordo in questione non contempla clausole contrattuali come quelle previste dalla Black List di cui all art. 4, par. 1, del Regolamento. In particolare, la Black List comprende le seguenti clausole: a. la fissazione, diretta o indiretta, dei prezzi di vendita ai terzi, (non è prevista nessuna eccezione a tale divieto); b. la limitazione della produzione (ma il licenziante può imporre al licenziatario un limite massimo di produzione); c. la ripartizione dei mercati geografici e di prodotto (tuttavia, sono ammesse diverse eccezioni a tale divieto come, ad esempio, (i) la possibilità per il licenziante di limitare la produzione da parte del licenziatario del prodotto oggetto di licenza solo all interno di un dato territorio, oppure (ii) la possibilità per il licenziante, a determinate condizioni, di limitare la vendita da parte del licenziatario del prodotto oggetto di licenza all interno di un determinato territorio); d. la restrizione della facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o la restrizione della facoltà delle parti dell'accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, a meno che tale restrizione non sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza. 3) Gli accordi di licenza tra non concorrenti Gli accordi di licenza stipulati tra imprese non concorrenti sono esentati soltanto se: in regime di concorrenza potenziale tra di loro quando è probabile che una di tali imprese, qualora non fosse stato siglato l accordo di licenza, avrebbe effettuato i necessari investimenti per entrare sul mercato rilevante del prodotto in cui opera l altra impresa. 4 Le soglie relative alle quote di mercato si applicano sia al mercato delle tecnologie che al mercato del prodotto che incorporano la tecnologia sotto licenza. Pertanto, qualora su uno dei mercati rilevanti interessati venga superata la soglia applicabile, su tale mercato l'accordo non beneficerà dell'esenzione per categoria mentre negli altri mercati dove la soglia non è superata, l accordo sarà esentato. Così, se ad esempio l'accordo di licenza riguarda due mercati del prodotto distinti o due mercati geografici distinti, è possibile che l'esenzione per categoria si applichi ad uno solo dei mercati e non anche all'altro. Naturalmente, ai fini del calcolo delle suddette quote mercato non basta considerare la sola quota relativa a licenziante e licenziatario singolarmente presi, ma anche la quota di mercato detenuta dalle imprese rispettivamente collegate a licenziante e licenziatario (ossia alla quota di mercato del gruppo cui le suddette imprese appartengono). 2

3 i) la quota di mercato detenuta singolarmente dalle parti dell accordo non supera il 30% del medesimo mercato 5 (esempio: se il licenziante detiene il 29% del mercato e il licenziatario detiene il 25% del medesimo mercato, l accordo potrà beneficiare dell esenzione, facendo comunque attenzione affinché, durante la vigenza dell accordo, nessuna delle parti superi la soglia del 30%, pena la cessazione dell esenzione sul mercato in cui sia stata superata la suddetta soglia da parte di uno dei contraenti), e ii) l accordo in questione non contempla clausole contrattuali come quelle previste dalla Black List di cui all art. 4, par. 2, del Regolamento. In particolare, la Black List comprende le seguenti clausole: a. la restrizione della facoltà del licenziatario di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi, (tuttavia è consentito al licenziante di imporre al licenziatario un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che ciò non equivalga a imporre un prezzo fisso o un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti dal licenziante al licenziatario); b. la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive 6 dei prodotti ottenuti sfruttando la tecnologia data in licenza (tuttavia sono previste diverse eccezioni a tale divieto come, ad esempio, (i) la possibilità di vietare al licenziatario le vendite passive all interno di un territorio o ad un gruppo di clienti riservati esclusivamente al licenziante o ad un altro licenziatario 7, (ii) la possibilità di imporre al licenziatario di sfruttare la licenza solo per il proprio uso, lasciandolo tuttavia libero di vendere, attivamente o passivamente, i prodotti ottenuti sfruttando la licenza come pezzi di ricambio per i propri prodotti, (iii) la possibilità di vietare al licenziatario-grossista di vendere agli utilizzatori finali); c. la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio, (è fatto salvo, tuttavia, il divieto al licenziatario di svolgere la propria attività da un luogo di stabilimento non autorizzato dal licenziante). È importante sottolineare che, qualora alla data della stipula dell accordo di licenza le parti non siano concorrenti ma lo divengano successivamente, l esenzione automatica opererà per tutta la durata dell accordo di licenza secondo le condizioni dettate per gli accordi tra non concorrenti anche se le parti siano successivamente divenute concorrenti. 5 Cfr. nota precedente. 6 Come è noto, le vendite passive sono quelle effettuate dal distributore in risposta a richieste dei singoli clienti che non siano stato sollecitate in maniera attiva (cfr infra). Sono generalmente considerate vendite passive le vendite derivanti da azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale realizzate attraverso i media o via Internet che raggiungano clienti all interno del territorio esclusivo o del gruppo di clienti esclusivo di un altro distributore, ma che costituiscano nel contempo un modo ragionevole per raggiungere clienti all interno del proprio territorio o al di fuori di tali territori o gruppi di clienti (ad esempio in territori non concessi in esclusiva). Diversamente, le vendite attive sono quelle effettuate rivolgendosi in maniera attiva ai singoli clienti all interno del territorio esclusivo del licenziante e/o di un altro distributore o di un gruppo di clienti esclusivo. Ciò può avvenire, ad esempio, con invio di corrispondenza o con visite dirette; rivolgendosi in maniera attiva a clienti specifici o ad uno specifico gruppo di clienti all interno di un determinato territorio assegnato in esclusiva ad un altro distributore, mediante annunci pubblicitari sui mezzi di informazione o altri sistemi di promozione rivolti specificamente a tali clienti o gruppo di clienti nel territorio in questione, oppure mediante l apertura di un deposito o punto di distribuzione all interno del territorio esclusivo di un altro distributore. Le clausole che limitano il diritto del distributore di effettuare vendite attive nel territorio di un altro distributore sono solitamente previste per le reti di distribuzione esclusiva e possono beneficiare di esenzioni per categoria per gli accordi verticali. 7 In quest ultimo caso solo per i primi due anni in cui il licenziatario, al quale è attribuito il territorio o la clientela esclusiva, vende i prodotti ottenuti dallo sfruttamento della licenza. 3

4 4) Le ulteriori restrizioni escluse dal beneficio dell esenzione automatica L art. 5 del Regolamento prevede 4 tipi di restrizioni alle quali il beneficio dell esenzione non si applica. Si deve precisare, tuttavia, che l esclusione dall esenzione automatica vale solo per le restrizioni in sé e per sé considerate e non anche per l intero accordo di licenza. Pertanto, un accordo di licenza che preveda una o più delle restrizioni qui di seguito elencate ma che comunque soddisfi le altre condizioni dettate dal Regolamento, potrà beneficiare dell esenzione automatica dalla quale, però, rimarranno escluse le clausole che seguono (eventualmente tali restrizioni potranno essere esentate alla luce del Regolamento (CE) n. 1/2003, altrimenti saranno colpite da nullità). Le restrizioni escluse dall esenzione automatica sono: 1) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario; 2) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante i diritti riguardanti i perfezionamenti separabili o le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario; 3) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante nel mercato comune, fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo di trasferimento di tecnologia cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più diritti di proprietà di beni immateriali sotto licenza (si noti che queste prime tre restrizioni valgono tanto per gli accordi tra concorrenti quanto per gli accordi tra non concorrenti); infine, 4) nel caso in cui le imprese parti dell'accordo non siano concorrenti, l'esenzione non si applica agli accordi diretti o indiretti che limitino la facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o che limitino la facoltà delle parti dell'accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, tranne i casi in cui tale restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza. 5) Durata dell esenzione Per tutto il periodo di applicazione del Regolamento, vale a dire fino al 30 aprile 2014 (fatta ovviamente salva l ipotesi di abrogazione anticipata del medesimo Regolamento), gli accordi di licenza che soddisfano le condizioni sopra elencate sono esentati fintantoché (i) il diritto di proprietà di beni immateriali relativo alla tecnologia sotto licenza non si sia estinto, ovvero (ii) non sia scaduto o non sia stato dichiarato nullo, (iii) per quanto riguarda il know-how, fintantoché il medesimo know-how rimanga segreto, ad eccezione del caso in cui tale know-how venga reso pubblico per colpa del licenziatario, nel qual caso l'esenzione si applica ugualmente per la durata dell'accordo di licenza, oppure (iv) durante la vigenza dell accordo, non siano superate le quote di mercato previste dal Regolamento ai fini dell ottenimento dell esenzione (pena la cessazione dell esenzione sul mercato in cui sia stata superata la suddetta soglia da parte dei contraenti). È bene puntualizzare che, nel caso in cui l accordo di licenza riguardi più di un diritto di proprietà intellettuale (o nel caso di un fascio di informazioni costituenti il know-how), l'esenzione si applica ad ognuno dei suddetti diritti concessi in licenza e cessa di essere applicata alla data in cui l'ultimo 4

5 diritto di proprietà intellettuale si estingue, sia dichiarato nullo o diventi di dominio pubblico o, nel caso del know-how, l ultima informazione diventi di pubblico dominio. 6) Il periodo transitorio Come detto, a partire dal 1 maggio 2004 il Regolamento ha sostituito il regolamento (CE) n. 240/96 di esenzione per categoria relativo ai trasferimenti di tecnologia. Pertanto, con riferimento agli accordi di licenza già in vigore alla data del 1 maggio 2004 ma che non soddisfano le condizioni dettate dalla nuova disciplina, l art. 10 del Regolamento stabilisce che l esenzione concessa sulla base delle condizioni previste dal precedente regolamento di esenzione per categoria, continuerà ad applicarsi fino al 31 marzo 2006, dopodiché tali accordi di licenza dovranno (i) essere revisionati e, se necessario, modificati alla luce del Regolamento oppure (ii) cessare di efficacia. 7) Disciplina applicabile agli accordi di licenza e distribuzione Un altra importante novità introdotta dal Regolamento è rappresentata dal fatto che l esenzione dal divieto di cui all art. 81, par. 1, Trattato CE si applica anche agli accordi di licenza non puri, vale a dire a quegli accordi di licenza che, oltre alle obbligazioni riguardanti lo sfruttamento della tecnologia oggetto dell accordo, impongono in capo al licenziatario alcuni obblighi distributivi (come, ad esempio, l obbligo di creare una determinata rete distributiva per la commercializzazione dei prodotti ottenuti attraverso lo sfruttamento della tecnologia concessa in licenza). In questo caso, l esenzione prevista dal Regolamento è concessa a condizione che (i) le disposizioni in materia di distribuzione non costituiscano l oggetto principale dell accordo (altrimenti l accordo non sarebbe più qualificabile come accordo di licenza bensì come accordo di distribuzione al quale si applicherebbe il regolamento (CE) n. 2790/1999 in materia di restrizioni verticali) e (ii) tali disposizioni non impongano ulteriori obblighi ai distributori del licenziatario in quanto estranei al rapporto licenziante-licenziatario (eventualmente i rapporti distributivi licenziatario-distributori potranno essere esentati alla luce del citato reg. (CE) n. 2790/1999). In ogni caso, sebbene tali accordi di licenza non puri vengano esentati sulla base del Regolamento in esame, le disposizioni distributive in esse contenute dovranno in ogni caso essere conformi ai dettami del Reg. (CE) n. 2790/1999. Giacomo Pescatore Stefano Angione 5