I contratti di cessione e di licenza. Studio Fiumara - tutti i i diritti riservati

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1 I contratti di cessione e di licenza Studio Fiumara - tutti i i diritti riservati

2 I contratti di cessione e di licenza La cessione è il contratto con il quale una parte (detta cedente ), si spoglia della titolarità di un diritto di proprietà intellettuale - generalmente dietro corrispettivo - a favore di un terzo (detto cessionario ). La licenza è il contratto con il quale una parte (detta concedente ), senza spogliarsi della titolarità del bene oggetto della licenza, consente generalmente dietro corrispettivo e comunque per un periodo limitato di tempo all altra parte (detta licenziataria ) di fare uso del proprio diritto.

3 Cosa si può cedere o licenziare? Marchi Brevetti Design Know How Diritto d'autore

4 I diritti esclusivi Art. 20 (Diritti conferiti dalla registrazione) 1.I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: [..] 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. Art. 66 (Diritto di brevetto) 1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato 2. In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. Art. 41 (Diritti conferiti dal disegno o modello) 1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo, e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. 2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. [..]

5 Cessione Cessione E una buona soluzione per i titolari di tecnologia che non sono interessati a sfruttare commercialmente i nuovi prodotti sul mercato. Si può continuare a percepire proventi senza accollarsi alcun rischio

6 La cessione Parziale Un marchio può essere ceduto per determinate categorie di prodotti o per un determinato territorio Il limite è l inganno per il pubblico La cessione parziale seppur riconosciuta dalla giurisprudenza trova un altro limite nel fatto che dovrebbe avere ad oggetto prodotti fra loro non omogenei La cessione territoriale parziale territoriale non è ammessa dal nostro ordinamento.

7 La forma dei contratti di Cessione e di Licenza La Forma dei contratti di cessione e di licenza è libera ben potendo risultare da fatti concludenti/ prove testimoniali/presunzioni Per l opponibilità ai terzi deve tuttavia essere trascritto

8 Settori in cui è diffuso

9 Vantaggi Licenza Vantaggi per il Licenziante: 1. Volano impareggiabile per lo sviluppo e la commercializzazione con notevole risparmio di tempo e denaro; 2. Espansione verso nuovi mercati senza sobbarcarsene il costo 3. Si rimane titolari e si ha una rendita 4. Spesso è uno dei mezzi migliori per transigere una lite con un buon contraffattore Vantaggi per il Licenziatario: 1. Accesso a un buon mercato /tecnologie o modelli che non si hanno i soldi per poter sviluppare autonomamente 2. Acquisizione di valore aggiunto immediato 3. Abbattimento dell incidenza dei costi fissi 4. Creazione di nuove fasce di clientela, sia al consumo che al trade 5. Aumento della credibilità Aziendale

10 Svantaggi della licenza Svantaggi per il Licenziante: 1. Il Licenziante potrebbe dipendere dalle capacità o abilità del Licenziatario. 2. Il Licenziatario potrebbe diventare concorrente del Licenziante. 3. Il Licenziante potrebbe ottenere maggiori vantaggi sfruttando in proprio i propri diritti di proprietà intellettuale. Svantaggi per il Licenziatario 1. Il Licenziatario potrebbe dipendere eccessivamente dalle imposizioni/dalla tecnologia del Licenziante. 2. La produzione del prodotto potrebbe risultare troppo costoso per il mercato. 3. Il Licenziatario potrebbe risultare legato ad una tecnologia che non è pronta per essere 4. Sfruttata commercialmente.

11 Verifiche imprescindibili Stato del diritto: Validità Effettiva titolarità Stato pagamenti Stato rinnovi Pegni/sequestri Altre licenze concesse Estensioni Ricerca anteriorità (verificare marchi identici o simili per eventuale registrazione/in capo al titolare) Verifica dell'uso per verificare eventuale decadenze Eventuali opposizioni Verifiche sullo stato della società cedente/licenziante

12 Art. 23 c.p.i. trasferimento del marchio

13 I vari tipi di licenza

14 Il contratto di Franchising si tratta di una forma particolare di licenza, oggi disciplinata dalla legge sull'affiliazione commerciale vengono dati in licenza diversi titoli di proprietà intellettuale contemporaneamente vi è trasferimento anche di know how si tratta di una serie coordinata di contratti di licenza non esclusivi Studio Fiumara - tutti i diritti riservati Studio Fiumara - tutti i i diritti riservati

15 Il contratto di Merchandising il titolare di un marchio che gode di rinomanza ne concede l'uso a terzi per prodotti appartenenti a generi del tutto diversi da quelli per i quali il marchio è stato effettivamente usato all'origine ed ha acquistato celebrità si tratta di un contratto di licenza parziale poiché si riferisce ad una categoria di prodotti determinata normalmente è una licenza esclusiva Studio Fiumara - tutti i diritti riservati Studio Fiumara - tutti i i diritti riservati

16 Fasi precedenti la conclusione di un contratto Due diligence Accordi di segretezza Lettere d intenti Contratti di distribuzione

17 Due diligence Raccogliere il maggior numero di informazioni: Sull ambito legale e commerciale Sul potenziale Licenziante / Licenziatario Sulla tecnologia disponibile sul mercato o in fase di sviluppo 0

18 Accordi di segretezza Normalmente vengono sottoscritti tra Licenziante e Licenziatario accordi reciproci di segretezza, al fine di prevenire abusi in relazione alle informazioni segrete scambiate durante le trattative. Debbono contenere: Elenco informazioni che si scambiano; Obbligo di non utilizzarle; Obbligo di non divulgarle; Una clausola penale in caso di violazione

19 Lettera d intenti normalmente sottoscritte prima dell inizio delle trattative formali o durante trattative prolungate La lettera di intenti vincolante (binding) La lettera di intenti non vincolante (non binding) La lettera di intenti condizionata Questioni terminologiche: heads of agreement, gentlemen s agreement, memorandum of understanding, minuta, puntuazione, bozza

20 Contratto di distribuzione Consente al potenziale licenziatario di distribuire un prodotto del potenziale Licenziante; Qualora fosse soddisfacente potrebbe portare più facilmente un Contratto di Licenza di successo.

21 Contratto di ricerca e sviluppo Il contratto di ricerca e sviluppo come possibile fase prodromica alla stipula di un contratto definitivo di licensing L opzione o la prelazione collocati all interno di un contratto di ricerca e sviluppo come possibile sbocco di una trattativa, nel caso in cui non si sia ancora arrivati alla possibilità di stipula di un contratto definitivo. Articolo 1331 c.c.: Opzione Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall art Articolo 1329 c.c.: Proposta irrevocabile Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.

22 Struttura di un contratto

23 Il Preambolo Parti Oggetto Filosofia dell accordo Eventuali definizioni

24 Pattuizioni fondamentali

25 Clausole accessorie Flussi informativi e controlli contabili Controlli di qualità Modalità d uso del segno Canale di distribuzione Pubblicità Garanzie del concedente,responsabilità del prodotto, manleva e assicurazioni Estensione della licenza, eventuali sub licenze e divieto di cessione Cambi di controllo e titolarità del marchio Tutela del diritto e licenza d agire Mantenimento del diritto Internet

26 Clausole finali Scadenza e rinnovo Recesso Condizione risolutiva Effetti della scadenza e risoluzione (le scorte?) Modificazioni Comunicazioni Legge applicabile Giurisdizione e foro competente 06/06/10

27 Licenze di brevetto e/o know how

28 Clausole fondamentali Oltre a quelle già viste: Perfezionamenti (si definisce cosa si intende per perfezionamento e cosa per nuova tecnologia o Proprietà Intellettuale. Il licenziante potrebbe volere il diritto di sfruttare i perfezionamenti sviluppati dal licenziatario. Il licenziatario potrebbe volere l accesso ai perfezionamenti successivi realizzati dal licenziante).

29 Durata Dipende dall oggetto del contratto La Licenza di Brevetto può terminare allo scadere della privativa brevettuale La licenza di know-how può essere concessa per periodi determinati di tempo e automaticamente rinnovata per identici periodi salvo risoluzione anticipata comunicabile in forma scritta da una parte.

30 Design

31 Design Comunitario Art. 32 Licenze 1. Un disegno o modello comunitario può essere concesso in licenza per l'intera Comunità o solo per parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva. 2. Fatte salve eventuali azioni fondate sul diritto del contratto, il titolare può opporre i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario ad un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene alla durata del contratto stesso, alla forma in cui può venir impiegato il disegno o modello, alla gamma dei prodotti per cui è concessa la licenza ed alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario. 3. Con riserva di quanto disposto dal contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per contraffazione del disegno o modello comunitario soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare del disegno o modello per proporre l'azione, questa può esser tuttavia proposta dal titolare di una licenza esclusiva. 4. Per ottenere il risarcimento del danno da lui subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare del disegno o modello comunitario. 5. Se il disegno o modello comunitario è registrato la concessione in licenza dei relativi diritti o la cessione di questa licenza vengono, su istanza di una delle parti, iscritte nel registro e pubblicate.

32 1 PROBLEMA: l acquisizione del titolo giuridico relativo al design I rapporti con i designer: (a) i designer interni all impresa (dipendenti); (b) i designer esterni all impresa.

33 I designer interni all impresa (dipendenti) L. 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d autore Art. 12-ter 1. Salvo patto contrario, qualora l opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell opera. Codice della Proprietà Industriale Diritto alla registrazione ed effetti Art. 38 [ ] 3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell attestato di registrazione

34 I designer esterni all impresa Cessione o Licenza?

35 Un Esempio Pratico

36 Problemi concorrenziali legati al Trasferimento di tecnologia È possibile, tuttavia, che gli accordi di licenza siano altresì utilizzati a fini anticoncorrenziali, ad esempio quando due concorrenti utilizzano un accordo di licenza per spartirsi il mercato o qualora un licenziatario importante escluda talune tecnologie concorrenti dal mercato. Gli accordi di licenza che limitano la concorrenza sono vietati dalle norme di concorrenza comunitarie, nella fattispecie l'articolo 81 del trattato CE. Onde determinare la soglia di sicurezza applicabile agli accordi di licenza, è stato introdotto il regolamento 772/04 il regolamento opera una distinzione tra imprese concorrenti e non concorrenti, considerando come imprese concorrenti quelle che sono in concorrenza sul mercato delle tecnologie in causa e/o sul mercato dei prodotti in questione.

37 Esenzioni Il regolamento stabilisce che sono esenti dalle restrizioni previste all'articolo 81, paragrafo 1, tutti gli accordi: conclusi fra imprese concorrenti, qualora la quota dei mercati rilevanti attribuibile congiuntamente alle parti non superi il 20%; conclusi fra imprese non concorrenti, qualora la quota individuale dei mercati rilevanti attribuibile a ciascuna delle parti non superi il 30%. Tale esenzione è accordata a condizione che gli accordi non contengano restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi. In mancanza di restrizioni gravi le imprese, firmando accordi che non superano le soglie relative alle quote di mercato, possono ritenere che i loro accordi siano compatibili con il diritto europeo in materia di concorrenza.

38 Categorie a cui si applicano il regolamento si applica ad un insieme di accordi: accordi di licenza puri o misti di brevetto e di know-how relativi ai diritti di autore sul software accordi che assegnano in esclusiva un determinato ambito di utilizzazione della tecnologia concessa in licenza

39 Studio Legale Fiumara Avv. Alessandra Fiumara C.so Magenta, 83/