8. Breve(. Invenzioni di prodo0o e di procedimento. Contraffazione del breve0o. Nullità del breve0o. Cause di decadenza.

Transcript

1 Lezione del o.obre Breve(. Invenzioni di prodo0o e di procedimento. Contraffazione del breve0o. Nullità del breve0o. Cause di decadenza. Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri)o Industriale

2 Tipologie di brevetto per invenzione Invenzioni di procedimento (procedimento industriale, metodo) Invenzioni di prodotto (macchinario industriale, utensile, composto chimico, etc.).

3 segue Art c.c. 1. Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Non dovrebbe, ad esempio, non utilizzarla. 2. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce. Art c.c. 1. Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l uso esclusivo.

4 segue brevetto di prodotto Diritto esclusivo di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto (art.66, comma 2, lett.a, cpi ) brevetto di procedimento Diritto esclusivo di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione (art. 66, comma 2, lett. B, cpi).

5 Segue: il brevetto di procedimento Art. 67 c.p.i. 1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente: a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo; b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato. 2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

6 Tutela assoluta o relativa delle invenzioni di prodotto Può la tutela estendersi a tutti gli usi, anche quelli non espressamente rivendicati? Dalle invenzioni della meccanica alle invenzioni dei nuovi settori tecnologici. Le invenzioni di nuovo uso o secondo uso terapeutico. Art. 46, 4 comma cpi (Novità) Non si esclude la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

7 La contraffazione del brevetto Cosa si intende per contraffazione? La contraffazione c.d. letterale consiste nel: produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto senza l autorizzazione del titolare del diritto. Contraffazione per equivalenti; Contraffazione totale o parziale; Il contributory infringement.

8 il caso Enel v. Spena L ing. Spena ottiene brevetto industriale (1979) su un sistema di rilevazione a distanza dei consumi elettrici degli utenti, con la possibilità di intervenire sui medesimi evitando eventuali interruzioni dell erogazione dovuta al carico eccessivo. Nel 1990 Enel richiede la brevettazione di un prototipo di contatore che utilizzava un sistema simile a quello brevettato dallo Spena. Ottiene la tutela e mette in commercio gli esemplari. Lo Spena cita in giudizio Enel per contraffazione del proprio brevetto. Enel ribatte adducendo la nullità del brevetto Spena per carenza dei requisiti di brevettabilità.

9 I precedenti gradi di giudizio Il tribunale di Milano decide: Non vi è contraffazione, ma riproduzione di una qualificante e centrale funzione del brevetto Spena ; Spetta allo Spena un indennizzo di lire La CdA si è pronunziata in favore della contraffazione asserendo che: La funzione di rilievo a distanza delle variazioni di consumo energetico da parte dell utente con un sistema di segnali capaci di registrare sia la potenza assorbita che il carico della rete e di intervenire a distanza sull erogazione rappresenta la funzione centrale ed essenziale del brevetto Spena

10 Cassazione L invenzione è il risultato di una trasposizione di leggi della natura dentro un congegno destinato a risolvere un problema allo stato non risolto: altro è il problema ed altro è la invenzione. Il problema è l'ostacolo alla realizzazione di un obbiettivo industriale, ovvero di una funzione industriale intesa quale finalità comportante un risultato industriale, la quale si realizza se il problema si supera; l'invenzione è l'idea (intesa come soluzione concreta) che consente di realizzare questa funzione superando, appunto, il problema.

11 Segue l'identità della funzione da realizzare tra i due brevetti non dimostra affatto l'identità della idea inventiva, ben potendo un medesimo problema essere risolto diversamente, attraverso distinte soluzioni tecniche, ciascuna, pertanto, proteggibile perché originale (cass. n del 1999). è ben possibile che per risolvere lo stesso problema possano aversi diverse soluzioni tecniche anche originali ed autonomamente brevettabili.

12 Nullità del brevetto (art. 76 c.p.i.) Assenza di uno dei requisiti di brevettabilità sostanziale; Insufficiente descrizione; Estensione dell oggetto del brevetto oltre la domanda iniziale; Brevettazione da parte di un soggetto non avente diritto;

13 Estensione dell oggetto del brevetto oltre la domanda iniziale Art Unicità dell'invenzione e divisione della domanda. 1. Ogni domanda deve avere per ogge.o una sola invenzione. 2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'ufficio italiano brevej e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenl invenzioni, altre.ante domande, che avranno effe.o dalla data della domanda primilva. Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'ufficio italiano brevej e marchi, prima che quest'ullmo abbia provveduto alla concessione del breve.o.

14 La brevettazione da parte del non avente diritto Relazione tra diri.o al breve.o e diri.o di esclusività che scaturisce dal breve.o: i dirij scaturenl dal breve.o possono sussistere validamente solo lì dove la domanda sia stata presentata dall avente diri/o al breve/o. Quale tutela per l avente diri)o al breve)o, nel caso di breve)azione da parte del non avente diri)o? A. Ove questo non sia stato ancora concesso: Possibilità per l avente diri.o di subentrare nella domanda di breve.o; Possibilità di o.enere il rige)o della domanda di breve.o; B. Ove il breve/o sia già stato concesso: Accertare giudizialmente la <tolarità dell invenzione e o.enere in questo modo i dirij di sfru.amento economico ad essa relalvi; Far valere la nullità del breve.o concesso.

15 Decadenza del brevetto 1. Art. 75 c.p.i. - Decadenza per mancato pagamento dei dirij; 2. Art. 70, 4 comma, c.p.i.: Decadenza per mancata a.uazione.

16 Decadenza del brevetto Art Decadenza per mancato pagamento dei dirij 1. Il breve.o per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diri.o annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

17 L onere di attuare l invenzione brevettata Art. 69 cpi: onere di attuazione dell invenzione; Nel territorio dello stato; In modo tale da non causare grave sproporzione con i bisogni del paese. Cosa si intende per attuazione? Concreta realizzazione tecnica dell invenzione; Fabbricazione effettiva del prodotto, perfezionata al punto che il prodotto venga a trovarsi a disposizione del pubblico in modo da poter soddisfare le esigenze del consumo (Cass. 3 dicembre 1970, n. 2538). 17

18 L attuazione può altresì aversi: segue Art. 69, comma 2, cpi: esposizione ufficiale tenuta nel territorio dello stato per almeno 10 giorni o per tutta la durata della mostra. Introduzione/ vendita nel paese di prodotti provenienti da uno stato membro della UE, dello SEE o dell OMC. 18

19 Chi monitora sull effettiva attuazione del trovato da parte del titolare del diritto? Gli uffici brevetti? Il mercato: i.e. i concorrenti. Come? Meccanismo della licenza obbligatoria per mancata attuazione. segue 19

20 Quando può concedersi una licenza obbligatoria per mancata attuazione? 1. Requisito soggettivo: titolare del diritto in senso ampio (n.b. licenziatari compresi) 2. Requisito temporale: 1. Non attuazione dell invenzione dopo tre anni dalla data di rilascio del titolo; o 2. Sospensione dell attuazione per oltre tre anni; 3. Requisito materiale: grave sproporzione con i bisogni del paese ;

21 segue Eccezione: mancata o insufficiente attuazione per cause non ascrivibili alla volontà del titolare del brevetto: Divieto di fabbricare o importare l invenzione; Tempi tecnici necessari ad attuare l invenzione. N.B. Decadenza del brevetto nel caso di insufficiente attuazione dell invenzione dopo due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria. Controsenso?

22 Recap: quando può aversi decadenza per non-uso? 1. Non uso del breve.o da parte del Ltolare; 2. Possibilità di richiedere licenza non esclusiva per l uso dell invenzione; 3. Concessione della licenza obbligatoria (non esclusiva); 4. Decadenza del breve.o = solo nel caso di protra.o non uso dell invenzione per due anni dalla concessione della licenza.