Università degli Studi di Brescia. Regolamento interno in materia di brevetti

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1 Regolamento interno in materia di brevetti

2 TITOLO I: Disposizioni generali Art Oggetto del Regolamento e definizioni 1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi di legge le procedure interne relative alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle varietà vegetali e animali, nonché a ogni altra innovazione (di seguito definita "invenzione") suscettibile di formare oggetto di brevetto o di registrazione (di seguito sarà usato solo il termine brevetto intendendo sia brevetto che registrazione). 2. Si intende per brevetto lo strumento giuridico che consente di ottenere il diritto esclusivo ma temporaneo di produrre, commerciare, vendere e utilizzare non a titolo personale o sperimentale il trovato che ne forma oggetto, nello Stato nel quale il brevetto è stato richiesto. Sono requisiti di brevettabilità: la novità; l'originalità; l'industrialità. Possono formare oggetto di brevetto: l'invenzione, ovvero una soluzione originale di un problema tecnico, adatta a essere realizzata ed applicata in campo industriale. il modello di utilità, ovvero un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di pubblicazione o d'impiego; la nuova varietà vegetale e animale, ovvero una varietà vegetale e animale nuova, omogenea e stabile. 3 Si intende per registrazione lo strumento giuridico che consente di ottenere la protezione per i disegni ed i modelli industriali, nonché del software. Art. 2 - Tipologie di invenzioni 1. Gli obblighi e i diritti conseguenti all'invenzione dipendono dal tipo di rapporto esistente tra l'inventore e l'università. In particolare hanno rilevanza: a. le invenzioni realizzate da dipendenti nell'ambito delle proprie mansioni, ovvero anche senza nesso di causalità con l'attività dovuta purchè rientrino comunque nel campo di attività dell'università; Versione del 10/12/2008, Pag. 2 di 11

3 b. le invenzioni realizzate da soggetti titolari di un rapporto non subordinato temporaneo con l Ateneo; c. le invenzioni realizzate nell'ambito di contratti e convenzioni per prestazioni a favore di terzi. Art. 3 - Invenzioni in collaborazione con dipendenti di altre istituzioni 1. Qualora si conseguano nell ambito di attività riferibili all Università invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti da altre istituzioni, italiane o straniere, è fatto obbligo a questi ultimi di darne tempestiva comunicazione ai rispettivi Enti di appartenenza, al fine di giungere ad un accordo in merito alla titolarità dei risultati conseguiti e al riparto delle eventuali spese di brevettazione o registrazione. 2. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti da altre Università o da una pubblica amministrazione avente tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nel caso in cui i ricercatori dichiarino di rinunciare alla titolarità dei risultati conseguiti a favore dell'ente di appartenenza. Nel caso in cui gli inventori ne mantengano la titolarità, si applicheranno agli stessi le medesime condizioni riconosciute al personale dipendente. Art. 4 - Commissione Tecnica Brevetti 1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore nomina la Commissione Tecnica Brevetti (di seguito denominata Commissione) formata da una componente fissa, eventualmente integrata da una componente variabile. 2. La componente fissa è formata: a) dal Presidente, nella persona del Rettore o suo delegato; b) da un esperto delle scienze ingegneristiche; c) da un esperto delle scienze mediche e biologiche; d) da un esperto delle scienze economiche; e) da un esperto delle scienze giuridiche; f) dal Direttore Amministrativo o suo delegato. La durata del mandato della Commissione è di due anni accademici, rinnovabile. 3. La componente variabile è nominata con decreto rettorale sentito il Presidente della commissione ed è costituita di volta in volta da un massimo di quattro membri, provenienti dal mondo accademico e/o Versione del 10/12/2008, Pag. 3 di 11

4 industriale, dotati di specifica esperienza utile ai fini della valutazione in esame, nonché da esperti in materia di trasferimento tecnologico. 4. La Commissione è competente a: a) istruire ed esprimere pareri in merito alle richieste di deposito e/o estensione all'estero di brevetti; b) esprimere pareri sugli atti negoziali finalizzati allo sfruttamento economico dei brevetti e su criteri, linee guida, procedure in materia di brevettazione. c) promuovere attività informative e promozionali in materia di brevetti e registrazioni. 5. I pareri della Commissione devono essere espressi, a maggioranza dei presenti, il più celermente possibile, tenuto conto dell urgenza documentata dal richiedente. La seduta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 5 Obbligo di riservatezza 1. Il personale dell'università a conoscenza dell'invenzione o del know-how è tenuto ad osservare la massima riservatezza in merito. 2. Il dipendente-inventore qualora il deposito del brevetto avvenga a nome dell Università ha l'obbligo di riservatezza per quel che concerne l'esito delle proprie ricerche, suscettibili di brevettazione, e di non utilizzare o divulgare l'invenzione e/o il relativo know-how. Detti obblighi sono estesi a ogni altro soggetto che abbia collaborato alle ricerche e che a tale titolo venga a conoscenza dell invenzione. 3. I soggetti esterni che entrano a far parte della Commissione sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno in merito alla riservatezza sulle informazioni acquisite. 4. Il mancato rispetto dell obbligo di riservatezza di cui ai precedenti commi comporta anche la responsabilità per gli eventuali danni patrimoniali provocati. Art. 6 - Servizi esterni 1. L'Università può avvalersi di servizi esterni per le procedure relative alle operazioni di ricerca delle anteriorità, di deposito delle domande di brevetto e di commercializzazione degli stessi. Versione del 10/12/2008, Pag. 4 di 11

5 Art. 7 Autorizzazione, approvazione, sottoscrizione degli atti relativi all attività disciplinata dal presente Regolamento 1. Le determinazioni attinenti il deposito del brevetto sono di competenza del Rettore, acquisito il parere della commissione nei limiti del budget attribuito dal Consiglio di Amministrazione. 2. Oltre tali limiti, nonché per gli atti di sfruttamento del brevetto, al Rettore compete la sottoscrizione degli atti previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito in ogni caso il parere della Commissione. Art. 8 Azioni giudiziarie ed arbitrato 1. L'Università può promuovere ogni azione legale o resistere in giudizio a tutela del brevetto, salvo che la protezione giudiziale del brevetto non sia posta a carico del licenziatario. In tal caso l Università potrà agire solo in caso di sua inerzia, previa diffida. 2. In caso di controversie tra l'inventore e l'amministrazione che non possano trovare composizione preliminare ed amichevole, la decisione sarà preferibilmente demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno per parte e il terzo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale Civile di Brescia. Versione del 10/12/2008, Pag. 5 di 11

6 TITOLO II: Invenzioni realizzate da soggetti dipendenti dell Università Art. 9 - Obblighi e diritti del dipendente 1. Il dipendente inventore è l esclusivo titolare dei diritti derivanti dall'invenzione di cui è autore. Egli può: a) presentare domanda di brevetto a proprio nome, accollandosene tutti gli oneri e dandone comunicazione al Rettore; b) richiedere, formulando istanza al Rettore, che la domanda di brevetto o registrazione sia depositata a nome e con oneri a carico dell'università, fatto salvo il riconoscimento del dipendente come autore. 2. Nel caso sub. a) spetta all'università il 40% dei canoni o proventi derivanti dall uso del brevetto. Qualora l'inventore o i suoi aventi causa non abbiano iniziato lo sfruttamento industriale entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'università acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare il trovato ed i diritti patrimoniali ad esso connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 3. Nel caso sub b) l'università riconoscerà all'inventore il 50% dei canoni o proventi derivanti dall'uso dell'invenzione, al netto di tutte le spese sostenute. 4. Trascorsi tre anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che ne sia iniziato lo sfruttamento industriale, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese per il mantenimento, l'università può decidere di sospendere il pagamento delle tasse dei brevetti, dandone tempestiva comunicazione al dipendente, che potrà subentrare nella titolarità del brevetto, con spese di registrazione dell'atto di cessione e della relativa trascrizione a proprio carico. Art Richiesta di brevettazione 1. La richiesta di deposito ai sensi della lett. sub b) dell art. 9 è inoltrata al Rettore e deve contenere: a) la proposta di brevetto con: 1. l'indicazione dell'invenzione sotto forma di un titolo, anche provvisorio, che ne sintetizzi i contenuti e lo scopo, senza compromettere la novità ed originalità dell'invenzione; 2. la previsione della possibilità di sfruttamento economico dell'invenzione; Versione del 10/12/2008, Pag. 6 di 11

7 3. la quantificazione dei costi già sostenuti per la realizzazione dell invenzione; 4. la relazione sintetica sullo studio delle anteriorità o dello stato dell'arte; 5. le generalità complete degli eventuali coinventori e la percentuale di titolarità dell'invenzione. In caso di mancata segnalazione, le percentuali si considerano uguali; b) la dichiarazione sottoscritta da tutti gli inventori: 1. di impegno a cedere all'università i diritti relativi all'invenzione e la liberatoria per il trattamento economico alle condizioni indicate nel presente Regolamento; 2. di non aver divulgato e di impegno a non divulgare in nessuna forma o sede il contenuto della domanda di brevetto per invenzione per un periodo di 18 mesi dalla data di deposito, ovvero 3 mesi qualora venga richiesta la pubblicazione anticipata. La Commissione collaborerà con i dipendenti-inventori per individuare le forme più opportune per salvaguardare le domande di brevetto, e contemporaneamente garantire, nei tempi più brevi possibili, la pubblicazione dei soli risultati scientifici; 3. di impegno a favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento del brevetto. Art. 11 -Sfruttamento dell'invenzione 1. Qualora la domanda di brevetto sia depositata a nome dell'università, quest'ultima sarà tenuta a sfruttare il brevetto mediante vendita di beni, concessione di licenze, cessione del brevetto. 2. Oneri e spese inerenti l ottenimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore sono a carico dell Università. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, stabilirà per ogni anno la quota di contributo richiesta agli autori quale cofinanziamento a valere sui fondi nella loro disponibilità. 3. Il corrispettivo dello sfruttamento ai sensi del I comma deve almeno consentire la copertura di tutti i costi inerenti il brevetto. Art. 12 -Destinazione dei proventi 1. Ferme restando le percentuali di riparto dei proventi indicate nell'art. 9, i compensi acquisiti dall'università, al netto di tutte le spese di deposito, mantenimento e gestione, saranno destinati in parti uguali alla Struttura di afferenza dell'inventore ed all'amministrazione Centrale. Versione del 10/12/2008, Pag. 7 di 11

8 2. L'Amministrazione Centrale potrà destinare la quota di propria pertinenza: a) al finanziamento delle attività di brevettazione; b) al finanziamento di interventi di prototipazione; c) all'incentivazione della attività di ricerca. 3.La Struttura all'interno della quale è stata realizzata l'invenzione potrà destinare liberamente la quota di propria pertinenza. Art. 13 Estensione della tutela brevettale all estero 1. L estensione della tutela brevettuale all'estero potrà essere richiesta anche dall inventore entro 8 mesi dalla data di deposito del brevetto in Italia, con l'indicazione dei paesi per i quali si richiede l'estensione. In tal caso la richiesta dell inventore dovrà essere corredata da una relazione in merito all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di estensione del brevetto. Versione del 10/12/2008, Pag. 8 di 11

9 TITOLO III: Invenzioni realizzate da soggetti non dipendenti dell Università Art. 14: Obblighi e diritti di soggetti non dipendenti 1. I soggetti non dipendenti dell Ateneo che abbiano conseguito un risultato brevettabile, in relazione ad attività di ricerca condotte nell'ambito di progetti universitari, o che contribuiscano alla realizzazione del trovato, sono riconosciuti inventori. 2. Essi hanno l'obbligo di comunicare al responsabile della Struttura di aggregazione e alla Commissione il conseguimento dell'invenzione. Hanno altresì l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione, mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche. Sono infine tenuti a rispettare le clausole inerenti alle invenzioni ed al know-how contenute nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'università. 3. I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano all'università, ferme le precisazioni di cui al successivo comma. 4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Commissione esprime il parere se procedere o meno alla brevettazione. Agli inventori, qualora non siano già previste nel contratto le condizioni per attività inventiva, verrà riconosciuto lo stesso trattamento riservato al personale dipendente. I rapporti saranno disciplinati da apposito atto regolativo tra Università ed inventore. Versione del 10/12/2008, Pag. 9 di 11

10 TITOLO IV: Invenzioni realizzate nell ambito di convenzioni per conto di terzi Art Rapporti con terzi committenti 1. Qualora l'invenzione sia avvenuta nell'ambito di attività di ricerca e/o consulenze per conto terzi, si applica il regime giuridico ed economico stabilito nel relativo contratto. 2. I contratti per prestazioni a favore di terzi devono prevedere e perciò disciplinare i diritti di titolarità o contitolarità degli eventuali brevetti ovvero lo sfruttamento dei diritti esclusivi per le invenzioni che dovessero scaturire dalle attività previste, fermo restando il diritto dell inventore ad essere riconosciuto autore ad ogni effetto. In particolare, i contratti possono prevedere che il diritto al brevetto spetti: a) a titolo originario all'università, la quale, mediante le strutture scientifiche interessate, può liberamente trasferire al committente, con atto successivo, i risultati della ricerca suscettibili di brevettazione, il brevetto ovvero il diritto, esclusivo o non esclusivo, alla sua utilizzazione economica; b) al committente, il quale dovrà provvedere, con oneri e spese a proprio carico, al deposito della domanda di brevetto a proprio nome. In tal caso l'università potrà comunque richiedere che il committente dia opportune informazioni alla clientela dell'apporto dato alla ricerca dall'università; c) all'università e al committente, in via congiunta: in tal caso il riparto di oneri e le spese di brevetto, gli obblighi di sfruttamento le percentuali di possesso dell'una e dell'altra parte verranno specificatamente indicate nel contratto, E' fatta comunque salva la possibilità per l'università di disporre autonomamente della propria quota del brevetto. 3. Il committente dovrà autonomamente regolare il diritto all'equo compenso spettante agli inventori propri dipendenti o ad esso comunque riconducibili. Il committente deve inoltre manlevare l'università da ogni richiesta avanzata dai propri dipendenti o addetti. 4. Tale sistema di riparto dei compensi si applica anche al margine di guadagno percepito dalla vendita dei beni contenenti l'invenzione e ai corrispettivi previsti nei contratti di cessione dei risultati della ricerca che prevedano un compenso legato alla loro brevettazione. Versione del 10/12/2008, Pag. 10 di 11

11 TITOLO V: Disposizioni Finali Art Disposizioni transitorie 1. Al fine di garantire un trattamento equo degli inventori e di favorire e incentivare l'attività inventiva nell'ateneo, al riparto delle royalties non ancora incassate al momento dell'emanazione del Regolamento si applicano le percentuali di riparto indicate all'art. 12. Versione del 10/12/2008, Pag. 11 di 11