Come tutelare invenzioni biotecnologiche e know-how

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1 Come tutelare invenzioni biotecnologiche e know-how NORME RELATIVE ALLE INVENZIONI DEI DIPENDENTI (E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI) Milano, 25 maggio 2006 Avv. FULVIO MELLUCCI Con

2 Le invenzioni dei dipendenti (e dei ricercatori universitari) Rilevanza e centralità del problema La disciplina delle invenzioni dei dipendenti (e dei ricercatori universitari), ove si assegni al brevetto sulle invenzioni il compito di tribuire efficacemente al recupero della competitività delle imprese nazionali, assume una rilevanza particolare poiché sono gli sforzi soggettivi degli stessi dipendenti che si pongono all origine della capacità delle imprese e delle loro strutture di realizzare significativi incrementi del patrimonio tecnologico nazionale (Relazione Ministeriale al C.P.I.)

3 Le invenzioni dei dipendenti (e dei ricercatori universitari) Attribuzione dei frutti della ricerca Esigenza di chiarezza circa la titolarità dei diritti sui risultati della ricerca L invenzione sempre meno di frequente segue ad una attività solitaria. E invece il risultato di una attività di ricerca di equipe svolta in specifici centri, sia privati che pubblici, anche tra di loro variamente coordinati e collegati, presso i quali operano diverse figure professionali (dipendenti privati o pubblici, professori universitari, lavoratori autonomi, dottorandi, ricercatori, studenti, ecc.) che a vario titolo possono vantare diritti sull invenzione seguita il loro tributo.

4 Codice civile Art Soggetti del diritto Il diritto di brevetto spetta all autore dell invenzione e ai suoi aventi causa Art Trasferibilità I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riosciuto autore, sono trasferibili Art Invenzione del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riosciuto autore dell invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti relativi all invenzione sono regolati dalle leggi speciali

5 Codice di diritto industriale D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Art. 63 (già artt. 7 e 18 legge invenzioni) Diritti patrimoniali Art. 64 (già artt. 23, 24, 25 e 26 legge invenzioni) Invenzioni dei dipendenti (privati e pubblici) Art. 65 (già art. 24bis legge invenzioni) Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

6 Invenzioni dei dipendenti Art. 63 C.P.I. 1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. 2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all autore dell invenzione e ai suoi aventi causa

7 Invenzioni dei dipendenti Art. 64 C.P.I. Invenzioni di servizio (Art C.P.I.) Invenzioni di azienda (Art C.P.I.) Invenzioni occasionali (Art C.P.I.)

8 Invenzioni dei dipendenti Invenzioni di servizio (art C.P.I.) Requisiti: - sussistenza di un rapporto di lavoro o di impiego - invenzione realizzata nell esecuzione del rapporto di lavoro o di impiego - attività inventiva oggetto del rapporto di lavoro o di impiego e specificamente retribuita Conseguenze: - datore di lavoro diritto al brevetto - inventore diritto ad essere riosciuto autore dell invenzione

9 Invenzioni dei dipendenti Invenzioni di azienda (art C.P.I.) Requisiti: - sussistenza di un rapporto di lavoro o di impiego - invenzione realizzata nell esecuzione del rapporto di lavoro o di impiego - attività inventiva non specificamente retribuita Conseguenze: - datore di lavoro diritto al brevetto - inventore diritto ad essere riosciuto autore dell invenzione - inventore diritto ad un equo premio

10 Invenzioni dei dipendenti Invenzioni di azienda (art C.P.I. - segue) Equo premio Presupposto: - ottenimento del brevetto da parte del datore di lavoro Parametri: - importanza della protezione - mansioni svolte e retribuzione percepita - tributo ricevuto dal datore di lavoro

11 Invenzioni dei dipendenti Invenzioni occasionali (art C.P.I.) Requisiti: Conseguenze: - sussistenza di un rapporto di lavoro o di impiego - invenzione realizzata al di fuori del rapporto di lavoro o di impiego - invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro - inventore diritto al brevetto - datore di lavoro diritto di opzione (cessione del brevetto o cessione di licenza) - inventore diritto a prezzo di cessione o canone di licenza

12 Testo precedente (art. 24bis l.inv.) Inserito nel 2001 (c.d. Pacchetto Tremonti ) - Diritto al brevetto spetta al ricercatore che deve depositare il brevetto ed avvertirne l amministrazione - L Ente stabilisce l importo massimo del canone delle licenze cesse a terzi ad esso spettante (in mancanza, tale importo è pari al 30%) - Al ricercatore spetta non meno del 50% del canone delle licenze

13 Una norma (art. 24bis l.inv.) molto criticata: La legge, così come è redatta, è assolutamente equivoca e creerebbe insolubili problemi. E insomma una norma da riscrivere (Sena, Riv. dir. ind. 2001, I, 243) questa normativa si muove in senso opposto ai reali interessi delle Università e dei suoi ricercatori, non ha ristro in alcun paese civile, e si espone a gravissimi rischi di legittimità costituzionale. Sarebbe quindi da abrogare al più presto (Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, pag. 387)

14 Una norma (art. 24bis l.inv.) molto criticata (segue): se il legislatore ipotizzava che il ricercatore-inventore avrebbe beneficiato del rioscimento dell appartenenza in capo a lui dell invenzione si è sbagliato poiché l esperienza, anche successiva alla entrata in vigore di questa norma, ha dimostrato l inettitudine del ricercatore universitario o del dipendente della struttura pubblica di ricerca a comportarsi in modo da seguire la titolarità del brevetto e da ottenere in creto lo sfruttamento dell invenzione diretto o indiretto, così da averne il relativo vantaggio eomico (Relazione della Commissione di riforma del Codice di proprietà industriale)

15 Testo attuale (art. 65 C.P.I.) Nonostante le critiche e nonostante una prima diversa versione proposta dalla Commissione in sede di redazione del nuovo Codice di diritto industriale e poi accantonata, la norma che disciplina le invenzioni dei ricercatori universitari è rimasta sostanzialmente invariata, salva l aggiunta di una deroga relativa alle ricerche finanziate da soggetti privati

16 Testo attuale (art C.P.I.) Presupposto In deroga all articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre una università o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca

17 Testo attuale (art C.P.I. - segue) Titolarità il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori i diritti derivanti dall invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione L inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all amministrazione

18 Testo attuale (art C.P.I. - segue) Titolarità (segue) In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salva diversa pattuizione

19 Testo attuale (art C.P.I.) Regolamento Le Università e le pubbliche amministrazioni stabiliso l importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l uso dell invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca

20 Testo attuale (art C.P.I.) Regolamento (segue) l inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni

21 Testo attuale (art C.P.I.) Onere di attuazione Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l inventore era dipendente al momento dell invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l invenzione e i diritti patrimoniali ad essa nessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all inventore di esserne riosciuto autore

22 Testo attuale (art C.P.I.) Deroga Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell ambito di specifici rapporti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore libertà trattuale per l ente

23 Proposta di modifica (Decreto di correzione del C.P.I. non emanato) quando il rapporto di lavoro intercorre un'università o una pubblica amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca, l'inventore comunica la sua invenzione all'università o all'amministrazione, alle quali spetta il diritto di chiedere il relativo brevetto entro sei mesi dalla comunicazione. L'inventore può depositare domanda di brevetto anche prima del termine di sei mesi ma, se nel detto termine viene esercitata l'opzione, è tenuto ad effettuare senza indugio il trasferimento della domanda all'università o all'amministrazione

24 Proposta di modifica (segue) Le Università e le Amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori All'inventore spetta il diritto di essere riosciuto autore nonché il diritto a percepire almeno il 30% di quanto ottenuto dallo sfruttamento eomico del brevetto chiesto dall'università o dall'amministrazione All'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora l'università e l'amministrazione decidessero, una volta depositato il brevetto, di venderlo offrendolo sul mercato

25 Quale è la situazione attuale? I depositi sono aumentati (vedi statistiche Netwal): effetto della disposizione di cui all art. 65 C.P.I. (e, prima, dell art. 24bis l.inv.), o piuttosto seguenza - del rinnovato interesse per lo sviluppo tecnologico e la tutela della proprietà industriale - delle aumentate esigenze finanziarie degli enti universitari, acuite dall introduzione, negli anni 90, dell autonomia delle università - della maggiore sapevolezza della potenziale redditività dei diritti di esclusiva?

26 Fonte: Terza Indagine Netwal Anno 2004

27 Avv. FULVIO MELLUCCI Studio Legale UGHI E NUNZIANTE Via Sant Andrea, MILANO Tel fax fmellucci@unlaw.it