Accoglimento totale del 25/07/2017 RG n /2016

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1 N. R.G /2016 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Tribunale delle Imprese CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g /2016 promosso da: IKOI SRL (C.F ) con il patrocinio dell avv. PAN ANNA e dell avv. PIZZATO ANGELO contro RICORRENTE TERA AUTOMATION SRL (C.F ) con il patrocinio dell avv. AMADEI NICOLETTA RESISTENTE Il Presidente, Dott.ssa Patrizia Pompei, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 04/07/2017, ha pronunciato la seguente ORDINANZA In data , la Ikoi S.r.l. presentava ricorso ex artt. 161, 162 L.D.A., 129 e 130 C.P.I. nei confronti di Tera Automation S.r.l. volto ad ottenere, inaudita altera parte, la descrizione: - degli impianti/forni per la produzione dei lingotti interferenti con l ambito protettivo del brevetto italiano IT , depositato il , concesso da parte dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi l , di titolarità di Ikoi S.r.l., presso la sede legale della convenuta, nonché presso sede secondarie, stabilimenti, pertinenze, magazzini e depositi, ed ovunque e presso chiunque detti prodotti si trovino; - nonché, ai sensi dell art. 129, co. 1 d.lgs. n. 30 del 2005, degli elementi di prova concernenti la lamentata violazione e, segnatamente, di tutti i disegni, schede tecniche, manuali d uso e manutenzione, progetti ed ogni altro materiale tecnico riguardante l impianto per la formatura di barre metalliche di cui al brevetto italiano IT , di titolarità della ricorrente, nonché di tutte le fatture, bolle di consegna, bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, offerte di vendita, contratti, ordini, cataloghi, dépliant, materiale Pagina 1

2 pubblicitario o promozionale ed ogni altra corrispondenza commerciale contabile, anche in copia, relativa a detti impianti/lingottiere; e ciò mediante acquisizione ed allegazione al verbale di descrizione di copia di detti elementi, con autorizzazione ad estrarre i dati relativi ai quantitativi di impianti e/o lingotti prodotti, con l utilizzo di detti impianti/lingottiere, dalla messa in funzione ad oggi. Con decreto inaudita altera parte, in data , veniva autorizzata la descrizione e le relative operazioni venivano eseguite presso la sede legale di Tera Automation S.r.l e presso la società TCA S.p.a.. All udienza del , si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo la revoca della descrizione, la restituzione della documentazione raccolta ed il rigetto dell istanza di sequestro; in subordine, chiedeva la restituzione della documentazione contabile precedente al , nonché l adozione di provvedimenti utili a tutelare la riservatezza dei documenti raccolti in sede di descrizione. Veniva quindi disposta CTU, volta ad accertare la sussistenza dell interferenza dei forni Buillion prodotti e commercializzati da Tera Automation Srl con quello di cui al brevetto IT di titolarità di Ikoi Srl, concesso dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi l , nonché ad accertare se il brevetto di Ikoi Srl Ikoi Srl avesse le caratteristiche della novità e della individualizzazione del prodotto. Parte ricorrente, con memoria autorizzata, chiedeva la conferma del provvedimento e il sequestro, ex art. 129 C.P.I., del forno già oggetto di descrizione presso la società TCA S.p.a.; chiedeva altresì il sequestro, ex art. 129 C.P.I., di tutti gli impianti/forni linea Bullion per la produzione dei lingotti rinvenuti nel corso della descrizione e interferenti con l ambito protettivo del brevetto dalla stessa detenuto, previa de-secretazione dei documenti raccolti. Parte resistente, con memoria autorizzata, chiedeva la revoca del provvedimento di descrizione ed il rigetto delle richieste cautelari avanzate dalla ricorrente. All udienza del il Giudice si riservava di provvedere. Osserva il Giudicante che dall espletata CTU è risultato che. le rivendicazioni 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di IT 022 posseggono i requisiti di validità e il forno Bullion della Tera Automation interferisce con l ambito di tutela delle rivendicazioni 15, 17 e 18 del brevetto IT 022. Le interferenze riscontrate incidono su caratteristiche innovative del brevetto IT 022, ed, in particolare, sui seguenti aspetti: a) il sistema di raffreddamento con due piastre contrapposte, per raffreddare omogeneamente il metallo; b) le vaschette con il coperchio e con spessori differenziati, per uniformare la trasmissione di calore verso l esterno. Pagina 2

3 Risulta, dunque, dalle conclusioni del CTU, ampiamente argomentate ed immuni da censure logiche, che le componenti del macchinario riprodotte sono quelle in cui si esplica la valenza inventiva del brevetto, in quanto rappresentanti caratteristiche nuove ed individualizzanti l oggetto brevettato. La resistente, nella memoria del , ha argomentato in merito alla marginalità delle rivendicazioni 15, 17 e 18 in quanto riproducenti caratteristiche del tutto marginali rispetto al complesso macchinario, come tali non in grado di rappresentare alcuna valenza inventiva. Tuttavia, ai fini delle valutazioni da compiersi nella presente sede, non può non osservarsi che trattasi di argomentazione sviluppata da parte resistente, appunto, nella memoria del , senza che alcuna osservazione sia stata mossa, sul punto, dal consulente di parte, i cui rilievi attengono piuttosto all invalidità del brevetto per carenza di profili innovativi. In particolare, quanto alla rivendicazione n. 15 (le vaschette scorrevoli sulla piastra inferiore), come correttamente rilevato dal CTU, non può ritenersi sussistente l asserito continuos quench di cui all immagine riportata dal consulente di parte resistente, essendo comunque presente un elemento intermedio, sia in alto che in basso, fra il lingotto e il sistema di raffreddamento. Per quanto concerne le rivendicazioni n. 17 e 18 (spessori diversi per le varie parti della vaschetta e per il coperchio), non viene specificato in quale porzione del testo brevettuale sarebbero descritte le caratteristiche anticipate dal brevetto americano US del La presenza e la validità delle rivendicazioni 15, 17 e 18 costituiscono, dunque, circostanze idonee, in sede cautelare, per confermare il provvedimento di descrizione e autorizzare il sequestro ex art. 129 c.p.i. dei beni descritti, tenuto conto di quanto risultante dalla consulenza tecnica d ufficio, che ha evidenziato che le componenti del macchinario riprodotte sono quelle in cui si esplica la valenza inventiva del brevetto. La resistente ha, peraltro, eccepito la carenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, deducendo che l atto di transazione depositato da controparte al fine di dimostrare la titolarità del brevetto (doc.n.3 fascicolo di parte IKOI), non contiene la cessione vera e propria del brevetto, ma solo una promessa di cessione, una volta che si siano verificate talune circostanze, fra le quali l ottenimento da parte del Fallimento delle prescritte autorizzazioni, il pagamento del relativo prezzo di cessione, d il pagamento dell annualità di tasse relative al brevetto. Ha evidenziato, al riguardo, che nell art. 8 dell atto di transazione si legge il fallimento Officine Cassola si impegna e si obbliga a cedere alla stessa IKOI la quota di sua proprietà del brevetto italiano IT concesso in data , e che anche nell art. 14 si legge Le Parti pattuiscono che la presente scrittura, una volta ottenute da parte del Fallimento le dovute Pagina 3

4 autorizzazioni, venga formalizzata a mezzo del servizio postale e pertanto registrata solo in caso di uso. Parte resistente ha dunque concluso evidenziando che la transazione prodotta da controparte non è idonea a comprovare la titolarità in capo a quest ultima del brevetto azionato, e che, in ogni caso, la titolarità del brevetto competerebbe a quest ultima solo per la quota del 50%, e per il resto ad Induction S.n.c. od ai suoi soci persone fisiche, in quanto dall estratto prodotto della domanda VI1997A000108, depositata presso l Ufficio italiano brevetti, alla data del 13 gennaio 2017, la titolarità del brevetto per cui è causa risultava per il 50% in capo a IECO Srl e per il 50% in capo a Induction Srl. Deve, peraltro, ritenersi in contrario che l atto di transazione stipulato nel mese di luglio 2015 sia idoneo a comprovare, nella presente fase cautelare, che richiede una delibazione sommaria, la legittimazione di parte ricorrente, dovendo ogni approfondimento essere demandato al successivo giudizio di merito. Il provvedimento di descrizione, disposto in sede cautelare, è rivolto alla tutela non di un diritto sostanziale ma del diritto processuale alla prova, la cui ammissibilità sarà oggetto di una successiva valutazione in sede di merito, la cui instaurazione è prevista come necessaria. Parimenti non rileva in questa sede quanto dedotto da parte resistente circa la mancata citazione in giudizio di uno o più litisconsorti necessari, in relazione all eccezione di nullità del brevetto sollevata, dovendo valutarsi la necessità di integrazione del contraddittorio nella fase di merito, per l eventuale statuizione sulla pronuncia di nullità. Pertanto, risultando indubbia la sussistenza, nel caso di specie, della contraffazione per la presenza, nel forno della Tera Automation S.r.l., della piastra inferiore quale base di appoggio delle vaschette (riv. 15), del diverso spessore delle pareti laterali e del fondo delle vaschette (riv. 17) e del coperchio delle vaschette con spessore diverso rispetto a quello del corpo (riv. 18), deve ritenersi esistente, per quanto detto, il fumus necessario per l accoglimento della domanda cautelare, onde la descrizione va confermata. D altro canto, la contraffazione è ravvisabile anche nel caso in cui la stessa riguardi soltanto alcuni degli elementi necessari dell oggetto brevettato, purché da questi sia desumibile l idea inventiva del brevetto (c.d. contraffazione parziale; cfr. Cass., Sez. I, , n ), come, secondo quanto appena detto, deve ritenersi in questa sede. Va infatti osservato che la descrizione brevettuale è una misura diretta ad acquisire la prova della violazione di un diritto di proprietà industriale; in tal senso si esprime il comma 1 dell art. 129 C.P.I., a norma del quale il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro subordinatamente alla descrizione di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti la Pagina 4

5 violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Devono quindi ritenersi fondate le richieste di parte ricorrente che, stante la sussistenza, per lo meno in sede di cautela, della violazione da parte di Tera Automation, intende utilizzare in un futuro giudizio il materiale acquisito, in presenza, appunto, della lamentata violazione. La richiesta di sequestro va pertanto accolta, sussistendo il fumus della contraffazione per quanto sopra detto, in considerazione della relazione del consulente tecnico d ufficio, dovendosi, inoltre, ravvisare la sussistenza del periculum nella duplice circostanza del protrarsi della violazione e delle difficoltà di accertamento del quantum dell eventuale danno, che ne consegue. Quanto alla richiesta di desecretazione di documenti formulata da parte ricorrente, va osservato che in data , è stata disposta la restituzione dei documenti che erano stati spontaneamente forniti dal legale rappresentante della Tera Automation all Ufficiale Giudiziario procedente in sede di descrizione. P.Q.M. 1) conferma la descrizione degli impianti/forni per la produzione di lingotti interferenti con l ambito protettivo del brevetto IT , depositato il e concesso da parte dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi l , di titolarità Ikoi Srl; 2) autorizza il sequestro ex art. 129 c.p.i. di tutti gli impianti/forni linea Bullion per la produzione di lingotti, prodotti e commercializzati da Tera Automation Srl, interferenti con l ambito protettivo del brevetto IT secondo la relazione del CTU in atti, sia presso la sede di Tera Automation Srl che presso qualsiasi altra sede secondaria, stabilimento, pertinenza, magazzino e deposito, od ovunque e presso chiunque dette macchine vengano rinvenute. Firenze, Il Presidente Sezione Imprese Dott.ssa Patrizia Pompei Pagina 5