Contratti tipo di Licenza e di Cessione di Marchio

Transcript

1 Contratti tipo di Licenza e di Cessione di Marchio

2 CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO Con il presente atto 1 da valere a tutti gli effetti di legge, TRA L impresa, con sede legale in, C.F., partita I.V.A., iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. del registro delle imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig, di seguito indicata per brevità Licenziante ; E L impresa, con sede legale in, C.F., partita I.V.A., iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. del registro delle imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig., di seguito indicata per brevità Licenziatario. PREMESSO CHE Il Licenziante è titolare pieno ed esclusivo della registrazione del marchio italiano d impresa, come all allegato n.1 concesso il su domanda depositata per i seguenti prodotti e/o servizi, di seguito denominato anche marchio (allegato n.2); il Licenziante intende concedere, come a tutti gli effetti con il presente atto concede, l utilizzo del marchio, in esclusiva 2, per la totalità dei prodotti e/o servizi 3 per i quali il Licenziante ha titolo esclusivo, avendo il Licenziante volontà di ottenere lo sfruttamento del marchio per effetto della presente licenza, nei limiti e alle condizioni della stessa. SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Premessa 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, al pari degli allegati. Art. 2 Definizioni 1. Con il termine marchio ci si riferisce a quanto indicato all allegato n.1, di proprietà unica ed esclusiva del Licenziante, in qualsiasi dimensione realizzato, in qualsiasi luogo apposto o pubblicato, presente e futuro. 2. Con il termine prodotto/servizio ci si riferisce ai beni contraddistinti dal marchio concesso in licenza. Art. 3 Oggetto del contratto 1. Il Licenziante trasferisce il diritto esclusivo 4 dell utilizzo del marchio al Licenziatario, che accetta, in aderenza agli obiettivi aziendali, all uso dei prodotti/servizi della propria attività industriale/commerciale 5. 1 Atto pubblico o scrittura privata autenticata. 2 Oppure non in esclusiva ; in questo caso il licenziatario si obbligherà espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti e/o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari (art. 23 comma 2 D. Lgs. 10/02/2005 n. 30). 3 Oppure va specificato per quale parte di prodotti e/o servizi. 4 In ipotesi di non esclusiva vedi nota sub 2). 5 In ipotesi di produzione, la licenza solitamente viene specificatamente concessa per la produzione di un prodotto; per la distribuzione occorre altra licenza. Per la vendita dei servizi è bene specificare l origine degli stessi e i modi di erogazione (es. call center, e-commerce). 113

3 2. Per l effetto di quanto sopra la licenza di utilizzo del marchio viene rilasciata per i seguenti usi e per il territorio 3. Il Licenziante non garantisce al Licenziatario il risultato economico-commerciale inerente o derivante dallo sfruttamento del marchio concesso in uso, assumendo il Licenziatario tutto il rischio d impresa derivante dagli investimenti connessi e susseguenti l uso della privativa industriale oggetto del presente accordo. Art. 4 Incedibilità della licenza 1. La licenza è incedibile. Tale intrasferibilità è vincolante per il Licenziatario anche in ipotesi di cessione d azienda o ramo d azienda, ove la produzione/commercializzazione dei prodotti/servizi di cui all utilizzo indicato all art. 3, comma 2, sia trasferita. L incedibilità permane anche in ipotesi di fusione per incorporazione qualora il Licenziatario sia incorporato, così come in ipotesi di scissione, qualora il Licenziatario scinda il ramo d azienda afferente il settore per cui è licenza 6. Art. 5 Durata della licenza 1. La licenza ha durata di mesi, con effetto dal 7, esclusa ogni forma di tacito rinnovo. 2. Il contratto può essere espressamente rinnovato per iscritto, ritenendosi altrimenti cessato allo scadere del termine inizialmente pattuito. Art. 6 Obblighi del Licenziatario 1. Il Licenziatario, con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga e sarà obbligato: a) a fabbricare/commercializzare tutti i propri prodotti/servizi contrassegnandoli con il marchio oggetto del presente accordo nel seguente modo: licence by seguito dalla stampigliatura del marchio apponendo il simbolo, ovvero la dicitura marchio in uso; b) a non fabbricare/commercializzare per un periodo di anni 8 dalla cessazione del presente accordo prodotti/servizi contrassegnati da marchi simili o affini rispetto al marchio oggetto della presente licenza; c) a produrre/commercializzare i propri prodotti/servizi secondo gli standard, ovvero a produrre/commercializzare con il medesimo standard qualitativo dei prodotti/servizi del Licenziante 9 ; d) a non ingenerare nei confronti dei consumatori finali, dei fornitori, in genere del mercato di riferimento, la convinzione che l attività del Licenziatario è subordinata, o connessa, o diretta, o controllata dal Licenziante, dovendo ben specificare all esterno, con qualsiasi mezzo, l autonomia della propria attività rispetto a quella del Licenziante 10 ; e) a porre fine senza indugio, immediatamente dopo la scadenza del contratto e/o comunque in qualunque caso in cui lo stesso venga a cessare, all utilizzo del marchio, in qualsiasi forma e/o luogo apposto dal Licenziatario, impegnandosi altresì, a proprie spese, onere e cura, al ritiro dei materiali contrassegnati dal marchio, ivi compresi imballaggi, siti internet ecc. L esaurimento delle scorte dei prodotti/servizi stampigliati con il marchio non comportano esonero da responsabilità. 6 Qualora la licenziataria sia una società di persone, può essere prevista una clausola di risoluzione in favore del licenziante. 7 Si consiglia di valutare bene la durata del contratto di licenza, sia per gli investimenti connessi all utilizzo, sia per le dismissioni necessarie per il divieto dell utilizzo del marchio allo scadere della stessa. 8 Massimo cinque anni. 9 Clausola valida solo in ipotesi di licenza concessa in regime di non esclusiva, come nel caso di produttori che lavorino conto terzi, ovvero ad un affare spot (eventi sportivi con cadenza periodica, eventi religiosi etc.). 10 Tale obbligo riguarderà la carta intestata, DDT, fatture, biglietti da visita, insegne, imballaggi, nastri adesivi, in genere ogni mezzo idoneo a promuovere l attività del licenziatario. 114

4 2. Quale corrispettivo per la concessione della presente licenza, il Licenziatario si impegna a versare al Licenziante 11 : a) alla sottoscrizione del presene accordo, ovvero entro e non oltre il, a mezzo ; b) oltre alla percentuale del % sul fatturato annuo del Licenziatario, a partire dall esercizio dell anno ; c) ovvero il % su ogni singolo prodotto/servizio, secondo l allegato listino (allegato n.3); d) ovvero per ogni singolo prodotto/servizio secondo l allegato listino (allegato n.4). Art. 7 Verifiche e controlli 1. Al fine di consentire le verifiche del regolare adempimento del Licenziatario delle obbligazioni assunte con il presente accordo, è concessa facoltà al Licenziante, anche per il tramite di società di revisione contabile o specializzate in consulenza industriale, ovvero professionisti, di accertare l iter della produzione/commercializzazione del Licenziatario dei beni contraddistinti dal marchio licenziato. 2. La verifica potrà operarsi anche attraverso il controllo delle procedure di produzione/servizi, allegata al presente accordo (allegato n.5), sia per il controllo della qualità, sia per la consultazione degli ordini, delle schede di produzione, delle giacenze di magazzino, imballaggi, documenti fiscali previsti per legge. Il Licenziante, o l incaricato della verifica, potrà estrarre copia dei documenti consultati a proprie spese. Art. 8 Risoluzione del contratto 1. La risoluzione del presente accordo si determina ai sensi dell art.1456 c.c. : a) per il mancato rispetto della qualità dei prodotti/servizi offerti sul mercato dal Licenziatario e contraddistinti dal marchio oggetto della presente licenza, qualora siano riscontrati difetti di produzione/disservizi, nella misura del % 12 ; b) in ipotesi di mancata assunzione di ogni e più opportuno intervento del Licenziatario atto e diretto ad eliminare dal mercato i servizi o prodotti, che non rispettino la qualità dei beni contraddistinti dal marchio, anche in misura percentuale minore come sopra indicata; c) nell ipotesi di rifiuto, inesattezza, ostacolo al Licenziante o ai suoi incaricati, di operare i controlli di cui al precedente art. 7; d) per il mancato pagamento del prezzo e/o delle royalties nei termini convenuti; e) per il mancato rispetto dell obbligo di rendere conoscibile all esterno la concessione in licenza del marchio. 2. Nessun rimborso, onere, spesa, potrà rivendicare il Licenziatario dopo la risoluzione del presente accordo, per fatto e colpa ad egli imputabile, così come alla scadenza naturale della presente licenza. Art. 9 Elezione di domicilio 1. Per qualsiasi comunicazione e notifica le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati in epigrafe; in caso di variazione di domicilio la parte dovrà comunicare all altra il nuovo indirizzo ove intenderà ricevere comunicazioni o notifiche. Art. 10 Diritto di prelazione 1. In ipotesi di cessione del marchio da parte del Licenziante, è riconosciuto il diritto di prelazione al Licenziatario per la durata del rapporto nato dal presente contratto. 11 I contratti di licenza prevedono un sistema binario di pagamento (una parte fissa e un altra variabile, legata ad una percentuale detta royalties) ovvero un prezzo fisso per ogni prodotto o servizio erogato dal licenziatario in funzione dello sfruttamento del marchio. 12 E bene precisare la percentuale di errore nell erogazione dei servizi o di scarto nella produzione che possa essere considerata dal licenziante deprimente per il marchio. 115

5 Art. 11 Trascrizione del contratto 1. Tutte le pratiche, notifiche, spese, dirette ad ottenere la trascrizione del presente atto presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ovvero presso il Dicastero delle Attività Produttive in Roma, sono e saranno a carico del Licenziatario che ne curerà il rinnovo periodico. Art. 12 Composizione delle controversie 1. Per ogni controversia, anche relativa all esecuzione o interpretazione derivante, direttamente o indirettamente, dal presente contratto, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio 13 di, secondo il regolamento in vigore al momento del deposito della domanda. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente. 2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti deferiranno le controversie, comprese quelle inerenti la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, alla Camera Arbitrale Leone Levi istituita presso la Camera di Commercio di Ancona, nel rispetto dell art. 134, 2 co., del D.Lgs. 30/2005 ed in conformità al regolamento di procedura della Camera Arbitrale stessa, che le parti dichiarano di accettare. Letto, confermato e sottoscritto., li Il Licenziante Il Licenziatario Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver esaminato e di approvare espressamente gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Il Licenziante Il Licenziatario 13 E competente la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui territorio ha sede il licenziatario. 116

6 CONTRATTO DI CESSIONE DI MARCHIO Con il presente atto 1, da valere a tutti gli effetti di legge, TRA l impresa, con sede legale in, C.F., partita I.V.A., iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. del registro delle imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig., di seguito indicata per brevità Cedente ; E l impresa, con sede legale in, C.F., partita I.V.A., iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. del registro delle imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig., di seguito indicata per brevità Cessionario ; PREMESSO CHE il Cedente è titolare, pieno ed esclusivo (ovvero ha depositato domanda di rilascio) del diritto del brevetto di marchio 2 italiano d impresa distinto al n. del con accettazione del Dicastero delle Attività Produttive del per i seguenti prodotti e/o servizi, ricoprenti le seguenti classi merceologiche 3 (qui di seguito denominato il marchio ) allegato A 4. Si allega alla presente la domanda di registrazione corredata dall intera documentazione allegato B, dando le parti per descritto il marchio italiano di impresa nel presente atto; il Cedente non ha mai utilizzato in modo diretto detto marchio 5 ; il Cedente intende cedere il marchio anzidetto per la totalità dei prodotti e/o servizi 6 per i quali è stato registrato; il Cessionario desidera acquisire tutti i diritti (o parte di essi) afferenti la funzione distintiva del marchio stesso; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Premessa 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Art. 2 Requisiti del Marchio 1. Le parti danno atto che il marchio oggetto della presente cessione ha tutti i requisiti di originalità e novità, riconoscendo allo stesso capacità distintiva dei prodotti del mercato di riferimento. 2. Le parti riconoscono il marchio quale 7. 1 Atto pubblico o scrittura privata autenticata. 2 Specificare se trattasi di marchio di fabbrica, di commercio, di servizio (esempio: 1) fabbrica: ricambio o accessorio; 2)commercio: distribuzione o rivenditore; 3) servizi: banche, assicurazioni e spedizionieri). 3 Specificare ambito di operatività. 4 E consigliabile allegare copia autentica, se non l originale della domanda. 5 Oppure: il cedente ha utilizzato in modo diretto il marchio a partire dal a tutt oggi. 6 Oppure specificare per quale parte di prodotti e/o servizi in ipotesi di cessione parziale del marchio per i quali si è ottenuta la registrazione, ovvero si è presentata domanda. 7 Specificare se marchio forte, proveniente da marchio di fatto ovvero marchio da promuovere. 117

7 Art. 3 Tasse e registrazione 1. Il Cedente garantisce al Cessionario di aver regolarmente pagato tutte le tasse relative al (deposito, rinnovazione, ecc.), come da versamenti allegati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto di compravendita allegato C. Art. 4 Oggetto del contratto 1. Il Cedente trasferisce al Cessionario, che accetta, la proprietà piena, intera ed esclusiva di detto marchio, unitamente a 8, senza restrizione alcuna e con tutti i diritti e gli oneri conseguenti. Nella cessione è compreso anche il segno figurativo della ditta, consistente in Con il presente contratto si trasferiscono al Cessionario anche tutti i diritti di registrazione comunitaria, ove consentita 10, nonché di eventuali registrazioni internazionali secondo la Convenzione dell Unione di Parigi, di Madrid o presso l OMPI di Ginevra 11, ove consentito 12. Art. 5 Utilizzo del Marchio Le parti si obbligano ad usare il marchio secondo buona fede ed espressamente a far sì che il rispettivo uso del marchio non nuoccia in alcun modo ai prodotti, all azienda dell altra parte, ovvero che non ingeneri confusione nei consumatori finali; si obbligano altresì le parti ad imporre il rispetto del presente obbligo anche agli eventuali licenziatari del marchio. 2. Le parti si obbligano altresì ad evitare che dall atto di cessione anche parziale del marchio derivino, pur potenzialmente, fatti o atti ingannevoli in danno del mercato e dei consumatori. Art. 6 Obblighi del Cessionario 1. Il Cessionario, quale corrispettivo per la cessione del marchio (o della cessione parziale del marchio), si obbliga a corrispondere l intero importo pari ad contestualmente alla sottoscrizione del 14 presente accordo a mezzo, termine questo considerato dalle parti essenziale. 2. Il ritardato o il mancato pagamento, anche parziale, del prezzo comporta la risoluzione di diritto del presente accordo, ai sensi dell art.1457 c.c., ritenendosi retrocessi al cedente tutti i diritti afferenti il presente accordo, salvo il diritto dello stesso a richiedere anche il maggior danno al Cessionario per il suo inadempimento. Art. 7 Obblighi del Cedente 1. Con la sottoscrizione del presente contratto di cessione il Cedente, con effetti immediati, si obbliga a non utilizzare il marchio (o l uso limitato dello stesso marchio per i settori merceologici riferiti alla cessione parziale) in alcun modo, forma, presente o futura, direttamente o indirettamente, così come per effetto di scissioni o incorporazioni, società detenute da terzi, o per mezzo di interposti fittiziamente; parenti o affini entro il sesto grado, società o attività economiche, e non, in qualsiasi forma costituite o costituende. 2. Il cedente si impegna altresì, nelle forme di cui all art. 5, a non depositare e non far depositare nuovi marchi che possano porsi in concorrenza con prodotti/servizi di cui al marchio oggetto della presente cessione; marchi e/o segni distintivi, nuovi e diversi che possano ingenerare, anche potenzialmente, confusione sul mercato per 8 Il trasferimento del marchio può avvenire anche con la contestuale cessione dell azienda o del ramo d azienda relativo. 9 Allegare un disegno, meglio se a colori. 10 Per l estensione del marchio europeo la domanda deve essere presentata entro dodici mesi dal deposito, ovvero dal rilascio del brevetto. 11 Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. 12 Come nota 10, ma il termine è di mesi ventiquattro. 13 Clausola da utilizzare solo in ipotesi di cessione parziale del marchio. 14 In alternativa il primo comma dell art. 6 può essere formulato nel seguente modo: Il cessionario, quale corrispettivo per la cessione del marchio (o della cessione parziale del marchio), si obbliga a corrispondere il prezzo pari ad secondo le seguenti modalità: a) a titolo di anticipo e caparra confirmatoria sul prezzo totale di, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo a mezzo ; b) a saldo entro il a mezzo 118

8 similitudine fonetica, letterale, grafica, pittorica e quant altro noto alla tecnica della comunicazione per distinguere prodotti simili o affini alle categorie merceologiche che contraddistinguono il marchio oggetto della presente cessione, ciò nel termine di anni cinque 15. Art. 8 Trascrizione del contratto 1. Tutte le pratiche, notifiche, spese, atte e dirette ad ottenere la trascrizione del presente atto presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ovvero presso il Dicastero delle Attività Produttive in Roma, sono e saranno a carico del Cessionario che ne curerà il rinnovo periodico Art. 9 Diritto di prelazione 1. Il diritto di prelazione spettante al comproprietario del marchio per quanto indicato in nota 18, non è escluso in caso di cessione di ramo di azienda o dell intero compendio di una o dell altra parte. Art. 10 Elezione di domicilio 1. Per qualsiasi comunicazione e notifica, le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi indicati in epigrafe. In ipotesi di variazione del domicilio la parte dovrà comunicare all altra il nuovo indirizzo ove intenderà ricevere comunicazioni o notifiche. Art. 11 Risoluzione delle controversie 1. Per ogni controversia, anche relativa all esecuzione o interpretazione derivante, direttamente o indirettamente, dal presente contratto, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di 19, secondo il regolamento in vigore al momento del deposito della domanda. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente. 2. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti deferiranno le controversie, comprese quelle inerenti la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, alla Camera Arbitrale Leone Levi di Ancona, istituita presso la Camera di Commercio di Ancona, nel rispetto dell art. 134, 2 co., del D.Lgs. 30/2005 ed in conformità al regolamento di procedura della Camera Arbitrale stessa, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Letto, confermato e sottoscritto., li Il Cedente Il Cessionario Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver esaminato e di approvare espressamente gli artt. 5, 6, 7, 9, 10, 11 Il Cedente Il Cessionario 15 Termine massimo applicabile per legge. 16 In caso di cessione parziale e/o rateale può aggiungersi: Almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il rinnovo periodico del marchio il Cessionario dovrà comunicare l avvenuto rinnovo al Cedente il quale, in difetto, provvederà egli stesso al rinnovo e potrà pretendere dal Cessionario la restituzione di quanto versato. 17 In caso di cessione parziale del marchio, utilizzare la clausola indicata in nota In caso di acquisto parziale del marchio con il presente atto, qualora una parte intenda cederne la propria quota a terzi, anche a titolo gratuito, essendo il marchio in comunione, dovrà offrire all altra l acquisto in prelazione, a parità di condizioni. Il destinatario dell offerta in prelazione dovrà esercitare la stessa per iscritto e nel termine, perentorio, di 60 giorni dal ricevimento del plico raccomandato. 19 E competente la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui territorio ha sede il cessionario. 119