Sentenza n /2014 pubbl. il 17/09/2014 RG n. 5960/2011 Repert. n. 9276/2014 del 17/09/2014

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1 N. R.G. 5960/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fernando Ciampi dott Claudio Marangoni dott. Silvia Giani ha pronunciato la seguente Presidente Giudice Giudice Relatore SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5960/2011 promossa da: Panerai Paolo, Campus Editori Srl, Class Editori Spa rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Savi e Francesca Rimoldi, con studio in Milano, via Corsica 2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, giusta procura a margine dell atto di citazione; Nei confronti di ATTORI UNIVERSITÀ TELEMATICA NON STATALE E-CAMPUS (C.F ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco S. Spolidoro, Giorgio Battisti e Viviana Valenti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv. Spolidoro in Milano, via Daverio 6, giusta procura posta in calce all'atto di citazione notificato. OGGETTO: marchi. CONCLUSIONI CONVENUTO pagina 1 di 8

2 Il difensore degli attori ha concluso: Piaccia al Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria del caso: 1) dichiarare Università Telematica non statale e-campus responsabile della violazione dei marchi CAMPUS degli esponenti, ex art. 20 e 12 del CPI e/o ex art cod. civ.; 2) dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell art. 122 del CPI, la nullità del marchio e- Campus, cui è titolare la convenuta, la cui domanda di registrazione risulta essere stata accolta dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il (cfr. sub ns. doc. 43); 3) dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell art. 122 del CPI, la nullità del marchio Università degli Studi e-campus Telematica DM n. PG/2008/552, cui è titolare la convenuta, la cui domanda di registrazione risulta essere stata accolta dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il (cfr. sub ns. doc. 43); 4) dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell art. 122 del CPI, la nullità del marchio Università ecampus. L università del futuro è on line, marchio registrato in corso di causa dalla convenuta, la cui domanda di registrazione risulta essere stata accolta dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il ; 5) inibire a Università Telematica non statale e-campus, ex art. 124 c.1 del CPI e/o ex art cod. civ., ogni ulteriore uso nonché sfruttamento commerciale e pubblicizzazione delle locuzioni e-campus, Università degli Studi e-campus e università ecampus. L università del futuro è on line, e comunque di qualsiasi altra locuzione o segno distintivo contenente la parola CAMPUS, ove volti a contraddistinguere prodotti o servizi, identici e/o affini e/o non affini, in relazione ai quali la parola CAMPUS è stata registrata e/o usata come segno distintivo dagli esponenti; 6) fissare ex art. 124 c. 2 del CPI una penale di ,00 per ciascuna infrazione constatata, nonché di 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza; 7) ordinare a Università Telematica non statale e-campus ex art. 124 c. 3 del CPI e/o ex art cod. civ. il ritiro dal mercato e la distruzione di tutto il materiale recante le locuzioni e-campus, Università degli Studi e-campus e università ecampus. L università del futuro è on line, e comunque di qualsiasi altra locuzione e segno distintivo contenenti la parola CAMPUS ed attinente alle attività di cui al capo 5 delle pagina 2 di 8

3 presenti conclusioni; 8) condannare Università Telematica non statale e-campus al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori in conseguenza degli illeciti anzidetti, danni da quantificare in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. contabile o, in subordine, da liquidarsi, anche in via equitativa, ex art. 125 c. 2 del CPI; 9) disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza per due giorni di seguito con caratteri doppi rispetto al normale, sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Sole 24 Ore, disponendo che la pubblicazione avvenga a cura degli attori ed a spese della convenuta; 10) disporre l oscuramento del sito internet registrato ed usato dall Università Telematica non statale e-campus; 11) condannare Università Telematica non statale e-campus alla refusione di compensi, anticipazioni e spese di causa, nonché dei costi di investigazione e di ricerche tra i marchi, di CTU e CTP, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: gli attori preliminarmente svolgono riserva di gravame in uno con il merito avverso l ordinanza del in quanto non ha ammesso istanze istruttorie da questi dedotte ove addirittura non le ha considerate (come l istanza di sequestro ex art. 129 c.p.i. e l istanza di ordine di fornire in giudizio elementi per identificazione di eventuali altri soggetti coinvolti), laddove le stesse fossero ritenute rilevanti per l accoglimento delle domande attoree. Per l effetto, in via istruttoria, senza inversione dell onere della prova e occorrendo, previa riforma della ordinanza istruttoria del , rimettere la causa sul ruolo e ammettere le istanze istruttorie indicate nella nostra memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. (depositata il ). Gli attori contestano infine qualsiasi nuova conclusione e/o eccezione e/o istanza e/o deduzione ex adverso formulata. Conclusioni per la convenuta: rigettare le domande degli attori, con condanna alle spese in favore della convenuta *** *** MOTIVAZIONE 1. Con atto notificato il 2 febbraio 2011 gli attori hanno citato in giudizio l Università pagina 3 di 8

4 telematica Non Statale E-Campus, allegando che: - hanno registrato il marchio CAMPUS, da solo o in associazione con altre parole, per contraddistinguere una pluralità di prodotti e servizi dedicati agli studenti. Tale marchio è il nome di una diffusa testata giornalistica rivolta agli studenti universitari. - il marchio ha una forte valenza distintiva; - In particolare gli attori sono titolari dei seguenti marchi nazionali: - CAMPUS n , dep nel 1988 per le classi 9,15,18,20,21,24,28,32,33; - CAMPUS web scoprire studiare sognare, n dep nel 2001 per le classi 16,18, 20, 25,35, 38, 41 e 42; - CAMPUS web, n dep nel 2001 per le classi 16,18, 20, 25, 35, 38, 41 e 42; - Il Salone dello studente CAMPUS orienta, n dep nel 1991, per la classe 42; - Salone dello studente & lavoro Giovani CAMPUS web orienta n dep nel 2001 per le classi 16, 18, 25, 35, 38, 42; - CAMPUS, n , dep nel 1989, per le classi 25 e Gli attori sono altresì titolari del marchio internazionale n dep nel 1990 nelle classi 25 e La società convenuta aveva registrato nel dicembre 2008 due marchi italiani in relazione alla classe 41 (educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali), il primo, denominativo e-campus, e il,omposto da figura e dalla frase università degli studi e-campus telematica DM La condotta posta in essere dalla convenuta integrava la fattispecie di cui all art. 20 comma 1, lett b), CPI poiché aveva, per oggetto, servizi identici e presentava evidente somiglianza con il segno distintivo CAMPUS di titolarità degli attori, nonché la fattispecie di cui all art. 20 lett c), CPI per la notorietà del marchio CAMPUS. - La condotta integrava, altresì, la fattispecie di cui all art n 1 c.c., per utilizzazione di un segno distintivo che creava confusione e dell art n 3 in quanto volta a carpire benefici dalla notorietà di marchi già esistenti. Ciò premesso, gli attori chiedevano che fosse accertato che la convenuta aveva contraffatto i marchi CAMPUS di titolarità degli attori, con risarcimento dei danni e sanzioni non risarcitorie, nonché la nullità dei marchi di titolarità della convenuta Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree. Deduceva la liceità dell utilizzo della dicitura CAMPUS, in quanto: pagina 4 di 8

5 - l'attività da lei svolta, in qualità di ente di istruzione superiore, aveva il fine di rendere il servizio pubblico della formazione universitaria e si distingueva dall'attività svolta dagli attori, che era di carattere imprenditoriale e mirava ad offrire servizi commerciali e non di sostegno alla didattica. -Le registrazioni del marchio CAMPUS da parte degli attori erano avvenute in classi non affini al settore della formazione accademica ed universitaria. - il termine CAMPUS è d'uso comune nel linguaggio corrente come sinonimo di "università" e, quindi, se riferito all università, non è appropriabile come marchio; - alcuni marchi non erano stati registrati per i servizi di formazione di cui alle classi 41 e 42, per gli altri non vi era una reale affinità tra i prodotti e i servizi. - i marchi di titolarità degli attori non avevano acquisito un secondary meaning in relazione all uso fattone e comunque erano deboli; - il termine CAMPUS era utilizzato dalla convenuta con suffissi e parole idonee a differenziarla da quelli di titolarità degli attori (prefisso "e-" o combinazione del prefisso "uni-" e del prefisso "e-"); - non era applicabile la tutela dei marchi rinomati; - l università convenuta era stata istituita con decreto del ministero dell istruzione, dell università e della ricerca del 30 gennaio 2006, con la denominazione università Telematica e-campus e, pertanto, l'uso della parola CAMPUS non poteva essere vietato dagli attori ai sensi dell'art. 21, 1 comma c.p.i. perché corrispondeva alla denominazione della convenuta. 2. Gli attori sono titolari di numerosi marchi costituiti dall elemento denominativo CAMPUS, da solo o in associazione con altre parole. Non tutti i marchi azionati dagli attori sono stati registrati con riguardo alla classe 41 nella quale sono compresi i servizi rientranti nell ambito di tutela dei marchi registrati dalla convenuta. Tale circostanza rileva con riguardo al tema dell estensione dell ambito di tutela dei marchi registrati dagli attori anche ai servizi non affini; circostanza che si verificherebbe se fosse riconosciuto ai marchi degli attori lo stato di marchi rinomati. 3. La parola CAMPUS evoca alla mente del pubblico il mondo universitario e può considerarsi sinonimo di università. Non vi è alcun dubbio, quindi, che esso, se riferito ai servizi universitari, sia denominazione descrittiva di servizi. pagina 5 di 8

6 Il diritto di marchio d impresa registrato dagli attori non può consentire al titolare di vietare a terzi universitari. l utilizzazione della parola campus per descrivere i servizi Il termine non può cadere, invero, nel monopolio di qualcuno, ma deve restare nel pubblico dominio (Freizeichen o segni liberi ). Ciò vale non solo per i marchi registrati dagli attori con la denominazione Campus, si è visto per servizi diversi da quelli riconducibili alla classe 41, ma anche per gli altri marchi registrati dagli attori che, pur includendo la denominazione Campus, contengono altri elementi distintivi ( CAMPUS web scoprire studiare sognare, CAMPUS web, Il Salone dello studente CAMPUS orienta, Salone dello studente & lavoro Giovani CMPUS web orienta). Orbene, la registrazione di marchi formati da un segno simile a una indicazione descrittiva, unitamente ad altri elementi di differenziazione, non è idonea a conferire al titolare della privativa una esclusiva sulle singole porzioni descrittive, che potranno essere utilizzate da tutti e rimanere nel pubblico dominio (art. 21 CPI). Lo stesso discorso vale per i casi di marchi formati da termini generici o descrittivi che abbiano acquistato capacità distintiva con l uso (secondary meaning) poiché, nonostante la privativa acquisita dal titolare del marchio, il termine generico o descrittivo può essere usato senza interferire con il diritto di esclusiva, per indicare le caratteristiche dei prodotti o servizi offerti. Nel caso in esame, quindi, gli attori, titolari dei marchi, non possono impedire l utilizzazione a terzi della denominazione CAMPUS per descrivere servizi universitari. 4. Il marchio Campus registrato dagli attori per classi diverse da quella registrata dalla convenuta- non può essere ritenuto un marchio rinomato, tale da consentire, in applicazione dell art. 20 lett. c), CPI, una tutela merceologicamente estesa a servizi non affini, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, è da escludere la interferenza dei marchi registrati dalla convenuta con riguardo a quelli di titolarità dell attrice, registrati ed utilizzati per servizi non affini e cioè i marchi italiani CAMPUS e n e il marchio internazionale CAMPUS n La pur copiosa documentazione prodotta dagli attori non fornisce elementi quanto alla quota di mercato detenuta dai marchi, ai relativi investimenti pubblicitari, al grado di pagina 6 di 8

7 riconoscimento presso il pubblico o all entità degli investimenti pubblicitari. 5. Con riguardo ai marchi registrati dagli attori anche per servizi affini a quelli riconducibili ai marchi successivamente registrati dalla convenuta, e cioè ricomprendenti anche la classe 41 (educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali), i marchi di titolarità degli attori sono marchi deboli, poiché formati dal termine descrittivo Campus, unitamente ad altri elementi di differenziazione (CAMPUS web, CAMPUS web scoprire studiare sognare, salone dello studente CAMPUS orienta ) Per i marchi deboli, che contengono una componente descrittiva, che esprime alcune caratteristiche del servizio, anche minime variazioni escludono il rischio di confusione. Gli elementi di differenziazione il prefisso e, per il primo dei marchi di titolarità della convenuta, e l insieme degli altri elementi, per il secondo e il terzo marchio registrato- escludono, quindi, l interferenza dei detti marchi con quelli degli attori. Con riguardo al caso di specie, la debolezza del marchio anteriore, per la presenza della componente descrittiva dei servizi e l esistenza di modificazioni nei pur deboli- segni successivi, escludono la contraffazione dei marchi registrati dalla convenuta (CAMPUS web, CAMPUS web scoprire studiare sognare, da un lato, e e-campus, università degli studi ecampus telematica unitamente alla componente raffigurativa e, infine, ecampus l università del futuro è on line, dall altro lato). 6. Con riguardo alla domanda di nullità dei marchi registrati dalla convenuta, gli attori non hanno allegato nell atto di citazione alcun motivo di nullità dei segni, limitandosi a dedurre l interferenza tra i segni registrati dagli attori e i marchi registrati dalla convenuta. 7. In relazione allo sbrigativo accenno alla tutela ex art n 1 c.c. per utilizzazione di un segno distintivo che crea confusione e n 3 c.c. in quanto volta a carpire benefici dalla notorietà di marchi già esistenti, esclusa la violazione in materia di marchi vanno altresì respinte le azioni di concorrenza sleale confusoria e di concorrenza sleale per scorrettezza professionale dipendente dalla violazione di marchi notori, giacché, oltre a non essere accertato che i marchi siano notori, non è neppure accertato che siano stati violati. 8. Alla soccombenza degli attori segue la loro condanna alla refusione delle spese pagina 7 di 8

8 processuali che sono liquidate, in favore della convenuta, in applicazione delle vigenti tariffe DM 55/2014, applicabili alla data di ultimazione delle difese, considerato il valore indeterminabile per cause di elevata complessità, in euro ,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. P.Q.M. Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia d impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Panerai Paolo, Campus Editori Srl e Class Editori Spa, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1. Rigetta le domande proposte dagli attori. 2. Condanna gli attori alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in euro ,00 oltre spese generali, iva e cpa. Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2014 Il giudice relatore Dott Silvia Giani Il Presidente dott. Fernando Ciampi pagina 8 di 8