LA CONTRAFFAZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO SILVIA VITRO 3/12/2015

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1 LA CONTRAFFAZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO SILVIA VITRO 3/12/2015

2 LA CONTRAFFAZIONE 1) MARCHIO Il marchio è un segno distintivo, cioè deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli di un altro; esso ha funzione distintiva. A tale funzione corrisponde il diritto di esclusiva del titolare del marchio, cioè il diritto di impedire ai terzi di usare lo stesso segno per contraddistinguere prodotti o servizi affini, provocando confusione per il pubblico. Nella legge del 1942 il marchio non poteva essere trasferito senza l azienda o un ramo di essa. Ora questo vincolo non c è più, con possibilità di coesistenza sul mercato di marchi uguali usati da imprenditori diversi (per es. il caso di licenza concessa a una pluralità di soggetti). Il marchio, per poter espletare la propria funzione di segno distintivo, deve consistere in una entità idonea a caratterizzare un prodotto e distinguerlo dagli altri. L art. 7 CPI prescrive che possono costituire marchio registrato tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Poiché l elenco di cui all art. 7 non è tassativo, può ammettersi la registrazione di marchi olfattivi, di marchi gustativi o di sapore. Si può depositare una formula chimica, un campione. Inoltre i marchi di posizione, cioè i segni (bidimensionali o tridimensionali) collocati in determinati punti del prodotto (per esempio una particolare colorazione della punta di una scarpa).

3 LA CONTRAFFAZIONE Per costituire oggetto di tutela come marchio, il segno deve possedere i requisiti di validità del marchio, la cui assenza è di impedimento alla registrazione e ne provoca la nullità, se registrato. In primo luogo il segno deve possedere capacità distintiva. Manca la capacità distintiva in caso di segni percepiti dal pubblico come elementi strutturali del prodotto (colori, forme) o come slogan pubblicitari; o nel caso di segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, o di denominazioni generiche di prodotto o di indicazioni descrittive dei prodotti. L altro requisito di validità del marchio è la novità. Deve cioè essere diverso dai segni distintivi oggetto di diritti anteriori di altri. Il terzo requisito di validità dei marchi è quello della liceità. Ne sono privi: i segni contrari alla legge, ordine pubblico e buon costume, gli stemmi e altri segni simbolici, i segni decettivi o ingannevoli, per es. sulla provenienza geografica o sulla natura o qualità dei prodotti

4 LA CONTRAFFAZIONE Il marchio comunitario è stato istituito con il Regolamento CE n. 40/94, poi sostituito dal Regolamento CE n. 207/2009; ha carattere unitario e produce i medesimi effetti in tutto il territorio dell UE. Ad Alicante vi è l Uami, Ufficio per l armonizzazione del mercato interno, che tiene il registro e svolge vari compiti inerenti ai marchi comunitari. L Uami concede la registrazione; decide sull opposizione ad essa; una prima impugnazione si può fare davanti alla Commissione di ricorso istituita presso l Uami stesso; poi le decisioni possono essere impugnate davanti al Tribunale UE e poi davanti alla Corte di Giustizia UE. La disciplina sostanziale del Regolamento del marchio comunitario è simile a quella vigente per il marchio italiano. L anteriorità di un marchio va valutata anche con riferimento ai marchi registrati in un altro Stato membro. Marchio non registrato o marchio di fatto. Può rientrare nell ambito del CPI, perché l art. 1 fa riferimento anche ai segni diversi dal marchio registrato, l art. 12 indica questa categoria e l art. 22 sottolinea il principio dell unitarietà dei segni distintivi. Non gli si applica, però, automaticamente la disciplina del marchio registrato, ma più che altro i principi da essa desumibili. Il marchio di fatto è tutelato solo nei limiti della possibile confondibilità.

5 LA CONTRAFFAZIONE Violazione del diritto. L uso del marchio viene in esame sia ai fini dell onere di uso dello stesso, sia dell individuazione della violazione del marchio per uso illecito altrui. L art. 21 co. 2 CPI vieta allo stesso titolare determinate modalità di uso del marchio: - 2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, nè, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. L art. 20 CPI prevede: - 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

6 LA CONTRAFFAZIONE La legge dunque specifica che i diritti conferiti al titolare del marchio dalla registrazione consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio e poi descrive tale facoltà in termini negativi, come possibilità di vietare ai terzi determinati comportamenti. In primo luogo il titolare del marchio può vietare l uso di un segno identico al suo marchio per prodotti o servizi identici. Questo uso è vietato a prescindere dal rischio di confusione, che si presume sussistere comunque. Nelle altre ipotesi l uso è vietato quando può determinarsi un rischio di confusione, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Dunque nelle ipotesi normali il marchio è tutelato solo nei limiti della possibilità di confusione. E necessario il concorso di due elementi: identità o somiglianza tra segni e identità o affinità tra prodotti. Non deve trattarsi di una mera confondibilità, ma di confondibilità circa l origine del prodotto. E vietato l uso idoneo a indurre il pubblico a pensare che i prodotti provengano in realtà dal titolare del marchio contraffatto.

7 LA CONTRAFFAZIONE La violazione dell altrui marchio integra usurpazione (per marchio identico) o contraffazione. Art. 20 co 2: è uso l apposizione sul prodotto e sulla confezione (a prescindere dalla messa in commercio nel territorio italiano), l uso pubblicitario, l importazione (a prescindere dalla messa in commercio nel territorio italiano), esportazione, ecc. L art. 21 co. 1 CPI consente a certe condizioni l uso del segno altrui in funzione descrittiva. E pertanto lecito usare nell attività economica: - il proprio nome e indirizzo, anche se confondibile con marchi altrui, - o indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio, anche se coincidano in qualche modo con il marchio altrui; - o il marchio d'impresa altrui, se riferirsi ad esso e' necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

8 LA CONTRAFFAZIONE II) BREVETTO PER INVENZIONE Il brevetto per invenzione è l istituto giuridico attraverso il quale l ordinamento assicura all inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell invenzione per un certo periodo di tempo. Esso garantisce l inventore contro il rischio di distruzione del segreto, perché l esclusiva durerà per il tempo fissato dalla norma, indipendentemente dal fatto che altri siano in grado di realizzare la stessa invenzione. In Italia la disciplina dei brevetti per invenzione è affidata oggi al Codice di Proprietà Industriale (d.lgs.n.30/2005), che contiene la disciplina sostanziale del brevetto e la disciplina della tutela giurisdizionale. La Convenzione di monaco disciplina il c.d. brevetto europeo. L inventore può depositare una domanda di brevetto all Ufficio Europeo dei Brevetti (Epo) di Monaco di Baviera. Si tratta di un fascio di brevetti nazionali ed è soggetto alle norme brevettuali nazionali (per la parte non regolata dalla Convenzione) e alla giurisdizione di ciascun Stato. E stato inoltre istituito il brevetto unitario europeo, che vale come titolo unitario per tutti gli stati membri dell UE ed è soggetto solo alla normativa e alla giurisdizione convenzionale.

9 LA CONTRAFFAZIONE Contraffazione Ogni uso dell invenzione brevettata non autorizzato dal titolare del brevetto (per esempio con licenza) costituisce contraffazione. Si ha contraffazione anzitutto nelle ipotesi i cui l invenzione altrui viene integralmente imitata o quando l imitazione non è integrale ma tocca comunque l ambito coperto dalla privativa altrui. La contraffazione non è esclusa dal fatto che la soluzione adottata dal terzo apporti alla precedente invenzioni delle modifiche migliorative (contraffazione evolutiva), né dalla possibilità di ravvisare nel perfezionamento o nella modifica un invenzione brevettabile (cioè la soluzione originale di un ulteriore problema tecnico). Infatti, se l attuazione della seconda invenzione implica l attuazione di quella precedente, la seconda deve essere considerata invenzione dipendente e la sua attuazione costituisce contraffazione del primo brevetto (salva la possibilità di ottenere una licenza obbligatoria sul medesimo). L estensione della privativa viene individuata tramite l interpretazione del brevetto cioè tramite l esame della documentazione presente nel fascicolo brevettuale.

10 LA CONTRAFFAZIONE I limiti della protezione brevettuale sono determinati dalle rivendicazioni, le quali vanno interpretate alla luce della descrizione e dei disegni contenuti nella documentazione brevettuale. In ipotesi di imitazione non integrale dell altrui invenzione, se gli elementi essenziali dell invenzione brevettata sono presenti nella realizzazione altrui, eventuali differenze concernenti elementi non essenziali non valgono a evitare la contraffazione. Inoltre, anche quando gli elementi essenziali non sono identici, si ha contraffazione (si parla di contraffazione per equivalenti) se l idea inventiva, l insegnamento fondamentale che sta alla base dell invenzione brevettata è presente anche nella realizzazione altrui. Un elemento può essere considerato equivalente se svolge sostanzialmente la stessa funzione dell elemento brevettato, la svolge sostanzialmente nello stesso modo e produce sostanzialmente lo stesso risultato. Si può avere anche contraffazione indiretta. Nell ipotesi di produzione o messa in vendita di parti staccate o di pezzi di ricambio in sé non coperti da brevetto, ma destinati ad operare all interno di una struttura o di un procedimento brevettato, aventi uso industriale. Oppure nell ipotesi delle invenzioni di nuovo uso di un composto noto o di un materiale biologico noto. Se un composto è capace di due usi, il secondo solo dei quali è brevettato, la fabbricazione e la vendita del composto sono lecite e si ha contraffazione del brevetto sul secondo uso solo da parte dell acquirente che lo utilizzi per il secondo uso, e a fini strumentali e industriali non per uso personale

11 LA CONTRAFFAZIONE III) IL GIUDIZIO DI CONTRAFFAZIONE Il titolare di un diritto di proprietà industriale è legittimato ad agire contro il terzo che sta violando il suo diritto (si dice contraffazione di un titolo registrato e violazione di un diritto non registrato). La legittimazione attiva a difesa del diritto spetta non solo al titolare dello stesso ma anche al licenziatario con esclusiva (e secondo certe interpretazioni anche a quello senza esclusiva) e al distributore del prodotto. Il titolare del diritto ha accesso a particolari misure cautelari (descrizione, sequestro e inibitoria) e tali misure sono fruibili anche dal titolare della domanda di brevetto e registrazione (perché si ottenga una sentenza di contraffazione è però necessario che il rilascio del titolo sopravvenga in corso di causa). La legittimazione passiva spetta non solo a chi abbia realizzato i prodotti o apposti segni in violazione del diritto altrui, ma anche a chiunque intervenga nella distribuzione dei prodotti stessi. Il giudizio di contraffazione è affidato al Tribunale delle Imprese.

12 LA CONTRAFFAZIONE Le misure cautelari, rese necessarie dall intento di evitare la possibile lunghezza del giudizio di contraffazione e dalla difficoltà di provare nel giudizio di merito, l esatta consistenza del danno subito dal titolare della privativa, sono, come detto, la consulenza tecnica preventiva, la descrizione, l inibitoria, il sequestro. Possono essere chieste prima dell avvio del giudizio di merito o nel corso di questo. Il provvedimento cautelare mantiene la sua efficacia anche se non è seguito dall instaurazione del giudizio di merito, qualora sia idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Contro il provvedimento cautelare del giudice monocratico può essere proposto reclamo al Collegio. Con la sentenza che accerta la contraffazione può essere applicata l inibitoria, può essere disposta la rimozione, distruzione o assegnazione in proprietà al titolare del diritto o il sequestro dei prodotti realizzato in contraffazione e degli strumenti a tal fine utilizzati. La sentenza può anche disporre la pubblicazione su giornali della sentenza stessa o del suo dispositivo, a spese del contraffattore. Può anche essere imposta una penale, in caso di violazione dell inibitoria.

13 IL RISARCIMENTO DEL DANNO IV) IL RISARCIMENTO DEL DANNO A)In generale In un sistema di concorrenza sempre più spinta, appare sempre più necessario risarcire integralmente il danno provocato nel tempo, anche breve, anteriore al provvedimento inibitorio. Inoltre, il diffondersi delle pratiche contraffattore induce a valorizzare la funzione deterrente del risarcimento. La liquidazione del danno da contraffazione si presenta sempre come un operazione difficile. Ciò ha condotto nell'esperienza italiana più che in altri sistemi nazionali (alcuni dei quali dispongono di regole volte a evitare gli effetti negativi di queste difficoltà, per esempio negli USA è consentito al giudice di liquidare fino al triplo dei danni effettivamente accertati) a una sistematica sottovalutazione del danno risarcibile. Questa situazione depotenzia intollerabilmente i diritti proprietà industriale e costituisce un preciso incentivo alla contraffazione oltre che un disincentivo a investimenti dall'estero.

14 IL RISARCIMENTO DEL DANNO La nuova formulazione dell'articolo 125 CPI, introdotta in attuazione della direttiva n. 2004/438/CE sul rispetto dei diritti proprietà intellettuale (art. 17, co. 1, D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140), propone regole parzialmente nuove, che hanno migliorato la prassi giurisprudenziale. 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento..

15 IL RISARCIMENTO DEL DANNO Il danno risarcibile comprende, secondo le regole generali, il danno emergente e il lucro cessante. Il danno emergente consiste soprattutto delle spese vanificate dall'illecito (ad esempio spese pubblicitarie) e delle spese affrontate per ovviare alla contraffazione (spese di accertamento della contraffazione, spese di consulenza, assistenza e pubblicità motivate dalla necessità di fronteggiare la contraffazione). Il lucro cessante, e cioè il mancato profitto del titolare del diritto di proprietà intellettuale, è dato dalla differenza tra i flussi di vendita che il titolare avrebbe avuto senza contraffazione e quelli che ha effettivamente avuto. Deve quindi distinguersi la riduzione delle vendite del titolare provocata dalla contraffazione da quella che può essere imputata ad altri fattori (ad esempio a disaffezione del mercato, a crisi economica generale, ecc.).

16 IL RISARCIMENTO DEL DANNO La difficoltà di quantificazione del danno può essere superata in parte grazie alla valutazione equitativa, secondo le regole generali. L'art. 125, co. 2, CPI consente che il giudice liquidi il danno in una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano. Secondo la regola generale di cui all art. 278 c.p.c., è possibile anche una condanna generica del contraffattore al risarcimento del danno, con la remissione della quantificazione a un futuro giudizio, che è onere del titolare del diritto promuovere. In ogni caso sia la valutazione equitativa, sia condanna generica, sia la determinazione di una somma globale presuppongono la c.d. prova ontologica del danno, la prova cioè che un danno, se pure non quantificabile con esattezza, esiste. Il secondo comma dell art. 125 CPI precisa che il lucro cessante è comunque determinato un importo non inferiore a quello del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ottenuto una licenza per utilizzare il diritto altrui. Si tratta di una regola da utilizzare solo ove manchi la possibilità di identificare altrimenti le mancate vendite del titolare. Il canone di una ipotetica licenza, infatti, non può essere assunto criterio ottimale di quantificazione del lucro cessante, perché sottostima sempre il danno (l'utile di chi produce e vende è sempre maggiore dell'utile di chi produce solo tramite licenza a terzi) e rischia di azzerare il diritto di esclusiva, consentendo a chiunque di ottenere una sorta di licenza anche contro la volontà del titolare.

17 IL RISARCIMENTO DEL DANNO A differenza di altre sanzioni, la condanna al risarcimento del danno è possibile solo in presenza del presupposto soggettivo di cui all art c.c., che è costituito, alternativamente, dal dolo o dalla colpa dell'autore dell'illecito. Si ritiene che la pubblicità legale dei titoli di proprietà industriale dia vita ad una presunzione (relativa, quindi suscettibili di prova contraria) di colpa a carico del contraffattore. Anche chi agisce a difesa di un diritto non titolato è esonerato dall'onere di prova della colpa dell'autore dell'illecito (vedi art c.c.). Nella pratica, per effetto di queste presunzioni, è sempre assai difficile per il contraffattore fornire la prova dell'assenza di colpa.

18 IL RISARCIMENTO DEL DANNO B)Danno emergente Il danno emergente può essere chiesto cumulativamente con il lucro cessante calcolato secondo il modello dei primi due commi o del terzo (invece alternativi fra loro). Sono ritenute pacificamente risarcibili le spese sostenute per la ricerca degli elementi di prova, le spese pubblicitarie vanificate e quelle resesi indispensabili per controbattere la contraffazione (c.d. pubblicità da ricostruzione). Inoltre, le spese legali, anche di costituzione di parte civile nel procedimento penale, e di consulenza tecnica. Non possono non esistere tracce nei bilanci della società titolare degli investimenti effettuati e dei costi sopportati per ottenere la titolarità del brevetto. Tuttavia non tutte le spese della vittima della violazione, pur provate, devono essere risarcite. Ad esempio, le spese di indagine potrebbero essere state sostenute in base un programma di monitoraggio adottato come misura generale, indipendentemente dalla specifica violazione; così come un'eventuale pluralità di contraffattori indipendenti comporterà non già una loro responsabilità solidale, ma pro quota, il che richiederà una suddivisione proporzionale delle spese.

19 IL RISARCIMENTO DEL DANNO Le spese affrontate devono essere comunque proporzionate al fatto lesivo. Va peraltro tenuto presente che tendenzialmente anch'esse, come i danni del lucro cessante, devono essere liquidate nella loro integrità, al fine non solo di assolvere una funzione compensativa, ma anche per evitare qualunque vantaggio, e quindi incentivo, per l'autore della violazione. Parimenti per la giurisprudenza devono essere comprese nel danno emergente le c.d. spese vive, ossia quelle derivanti dall'esigenza di reazione delle parti lese. Anche le eventuali spese di pubblicazione di un provvedimento cautelare, ove non rimborsate. Si ritiene anche che la sfera del danno emergente possa allargarsi al c.d. danno normativo, cioè il pregiudizio subito dalla posizione di monopolio in sé goduta dal titolare dell'esclusiva quale situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento.

20 IL RISARCIMENTO DEL DANNO È in quest'ottica che la dottrina richiede risarcire il danno da annacquamento (o svilimento) del diritto come parte del danno emergente. Anche in giurisprudenza si sta sempre più affermando l'orientamento che richiede risarcire il danno da annacquamento (o svilimento o dilution) del marchio. In particolare il danno da annacquamento è da liquidarsi nel caso di marchio notorio. Per parte della giurisprudenza il danno da annacquamento, che è autonomo rispetto ai mancati profitti, deve essere necessariamente liquidato in via equitativa, soprattutto nei casi di marchio notorio (che potrebbe non subire contrazione nelle vendite). Esistono comunque criteri utili a calcolare tale danno, unendo valutazioni di tipo finanziario, basate sull'attualizzazione dei flussi differenziali prodotti dal marchio oggetto di valutazione, a valutazione di tipo qualitativo, legate alla determinazione della forza del brand. Peraltro il fenomeno della dilution non sembra confinato ai segni distintivi, per la perdita di valore attrattivo. Si è fatto l'esempio della contraffazione malamente effettuata di un brevetto farmaceutico, potenzialmente idonea distruggere la fiducia del pubblico nel farmaco contraffatto. Le spese di pubblicità ricostruttiva, necessaria per combattere l'annacquamento del marchio, sono state liquidate nel 10% del fatturato relativo alle spese di pubblicità, mentre in altri casi si è scelta una stima totalmente equitativa in una somma fissa.

21 IL RISARCIMENTO DEL DANNO C)Lucro cessante Per quantificare il lucro cessante, già prima dell'introduzione dell art. 125 CPI e della sua riforma, erano stati proposti e applicati tre diversi criteri valutativi: la perdita di profitto del titolare della privativa, i benefici realizzati dal contraffattore, la royalty ragionevole. 1)Il criterio ritenuto dalla dottrina principale e più corretto e quello che fa riferimento alla perdita di profitto subita dal titolare con la contraffazione. L art. 125 CPI fa in effetti riferimento alle conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso. Non sempre è possibile utilizzare questo criterio. Non lo è per esempio in caso di contraffazione di brevetto non ancora attuato e comunque in tutti i casi di non intercambiabilità tra profitti persi della vittima della contraffazione e utile del contraffattore. Per esempio nel caso in cui vi siano canali di distribuzione diversi e comunque non interferenza di clientela. In tali casi infatti non può presumersi che titolare abbia subito un danno da lucro cessante corrispondente alle vendite effettuate dal contraffattore.

22 IL RISARCIMENTO DEL DANNO Fa parte del lucro cessante, e va risarcito provato, il danno da mancata vendita di prodotti accessori o complementari al prodotto brevettato, c.d. convoyed sales. In dottrina si è specificato che, nel caso di risarcimento del danno da mancata vendita di prodotti o servizi accessori (o vendite gemellate o danni indotto), non vale la presunzione per cui il mancato guadagno del titolare sia uguale al profitto del contraffattore, in quanto viene meno la situazione di monopolio. In questo caso il titolare deve dimostrare una contrazione delle vendite, almeno per ottenere un risarcimento equitativo. Altra voce di danno sussumibile nel lucro cessante deriva dall'abbassamento dei prezzi che il titolare può essere costretto ad effettuare come reazione alla contraffazione. Potranno essere utili ai fini della prova del danno o del suo calcolo, rispetto al fatturato del titolare danneggiato, la sua documentazione contabile, i listini dei prezzi, i depliant, i premi, i riconoscimenti, gli ordini dei clienti parentesi poi disdettati.

23 IL RISARCIMENTO DEL DANNO Il mancato guadagno in cui si concretizza il lucro cessante essenzialmente identificato, dunque, per la giurisprudenza tradizionale, nella perdita del soggetto passivo della contraffazione, conseguente alle minori vendite e agli sconti che questa dovuto praticare per fronteggiare l'erosione del mercato. In questo filone parte della giurisprudenza presa base l'utile netto che le vittime avrebbe conseguito sul volume di affari sottratti. La giurisprudenza più recente ha però calcolato lucro cessante sul fatturato escludendo dalla decurtazione i costi fissi quali le spese di amministrazione, gli ammortamenti e i costi generali che in ogni caso il titolare della privativa dovrebbe sostenere e calcolando quindi in decurtazione i soli costi incrementali, cioè i costi che la società titolare della privativa avrebbe affrontato per produrre commercializzare il numero di prodotti corrispondente alle mancate vendite.

24 IL RISARCIMENTO DEL DANNO Un altro orientamento fa riferimento all'utile lordo che avrebbe conseguito il titolare se avesse venduto i prodotti al posto del contraffattore, moltiplicando il prezzo praticato dal titolare per il numero di pezzi venduti dal contraffattore, ovvero al margine operativo lordo, il c.d. Mol. In ogni caso anche la giurisprudenza che accoglie il criterio dell'utile netto ha precisato che, per determinarlo, occorre tenere conto del prezzo dei prodotti del titolare e non di quello dei prodotti contraffattori che spesso sono venduti un prezzo inferiore. Altra giurisprudenza fa riferimento, più genericamente, all'utile del settore (nella specie stimato nel 15%). Per alcuni ritengono preferibile, anche in funzione deterrente, il cosiddetto profitto lordo, rappresentato dei ricavi diminuiti solamente dei costi variabili; o comunque, si fa riferimento a percentuali di ricarico medio del settore o a margini di utile equitativamente stimati sul fatturato complessivo. Ciò che ad alcuni sembra più rilevante non è l'utile lordo ho detto, ma il risultato operativo del titolare ottenuto sottraendo dal fatturato i costi operativi, i costi del lavoro e gli ammortamenti e accantonamenti.

25 IL RISARCIMENTO DEL DANNO Altro autore identifica il dato di partenza per il calcolo del lucro cessante nell'utile marginale realizzato sulle vendite che il titolare ha potuto effettuare malgrado la violazione, ricavato sottraendo dal fatturato e relativi costi variabili diretti e ammortamenti e accantonamenti corrispondenti, senza contare i costi fissi. Spesso utilizzato nel calcolo dei profitti persi è il c.d. Panduit Test o test Damp, secondo il quale bisogna verificare che esiste una domanda per il prodotto, che vi è assenza di sostituti accettabili non in contraffazione, che il titolare danneggiato abbia capacità manifatturiera e mercantile atta a soddisfare la domanda. Se tutte queste prove vengono fornite, si può procedere al calcolo del profitto perso. In sintesi, si dovrebbe tendere a verificare il prezzo di vendita del prodotto coperto da privativa, il numero di prodotti che la parte attrice avrebbe venduto in assenza dell'attività di contraffazione, comparando ad esempio le vendite degli anni precedenti con quelle successive, ma tenendo conto del tasso medio di crescita o di decrescita del settore e della quantità di prodotti venduti dal contraffattore, con specificazione dell'effettiva capacità di interferenza anche territoriale delle vendite. A questo punto si dovrebbe calcolare l'utile netto sottraendo al fatturato i costi incrementali, cioè i costi indotti dalla produzione e vendita delle unità perse.

26 IL RISARCIMENTO DEL DANNO Per valutare il mancato guadagno del titolare può essere utile sapere qual è stato il guadagno conseguito dal contraffattore (art. 125, co. 1, CPIU: i benefici realizzati dall autore della violazione). E questo è un dato rilevabile dall'esame delle scritture contabili del contraffattore, de le quali il titolare del diritto potere dell'esibizione ex art. 121 CPI. In linea di diritto, gli utili del contraffattore non coincidono con il danno risarcibile, perché titolare del diritto violato potrebbe avere una contrazione di vendite superiore o inferiore al volume di vendite realizzato dal contraffattore. L'avrà superiore se il contraffattore è poco efficiente, la contraffazione disorienta il pubblico, e fa perdere quote di mercato del prodotto, favorendo la concorrenza di terzi; l'avrà inferiore, se il contraffattore è più efficiente del titolare, e realizza un volume di vendite superiore a quello che il titolare stesso avrebbe realizzato in assenza di contraffazione Per calcolare l'utile del contraffattore non è scontato che possa valere lo stesso criterio che serve a determinare il lucro cessante del titolare, per cui risulta necessario supporre che i ricavi delle vendite dei prodotti contraffatti beneficino degli investimenti, delle spese generali e dei costi fissi che il contraffattore comunque sostiene, salvo limitare, quando la contraffazione non sia incolpevole, la deduzione ai soli costi variabili per evitare che la contraffazione possa comunque risultare conveniente.

27 IL RISARCIMENTO DEL DANNO 2) L art. 125 CPI prevede anche il caso in cui sia difficile arrivare a identificare la perdita subita dal titolare della privativa, secondo i metodi sopraindicati. Infatti, i criteri indicati al secondo comma dell art. 125 CPI fanno riferimento, in generale, al fondamentale criterio equitativo. In particolare si prevede la possibile liquidazione di una somma globale, che altro non può significare se non l'esenzione per il giudice dall'onere di specificare i singoli elementi presi in considerazione. Si tratta appunto di liquidazione equitativa, già ricompresa nel primo comma in forza del rinvio all art c.c. Grazie queste disposizioni giudice potrà liquidare i danni in generale e non limitatamente al lucro cessante e superare le molte difficoltà di quantificazione. Si può dare luogo a liquidazione equitativa anche in assenza di richieste di parte o dove la parte non abbia dimostrato specificamente una diminuzione di fatturato.

28 IL RISARCIMENTO DEL DANNO La liquidazione equitativa del danno non è però per il giudice completamente discrezionale, perché trova un significativo limite nella seconda parte del secondo comma del predetto articolo, che impone come minimo obbligatorio che l'importo non possa essere inferiore a quello dei canoni che l'autore della direzione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto la licenza del titolare del diritto leso. Si tratta di un criterio residuale, quello della royalty virtuale. È un criterio particolarmente efficace nei casi in cui il titolare del diritto di privativa non lo utilizzi, o lo utilizzi misura nettamente inferiore rispetto contraffattore, o in territori diversi da quelli in cui è stato immesso il prodotto in contraffazione, o i consumatori appartengano a settori non permeabili. Per evitare che questo criterio sia troppo favorevole contraffattore, il prezzo della royalty va fissato al tempo della contraffazione, senza sconti.

29 IL RISARCIMENTO DEL DANNO Quella della royalty è in ogni caso un criterio non ottimale perché sottostima sempre il danno e rischia di azzerare il diritto di esclusiva del titolare, sostanzialmente estorcendogli il consenso. Infatti spesso è definito come giusto prezzo del consenso. La royalty può essere calcolata secondo metodo analitico, in base al quale bisogna sommare l'utile standard per i prodotti in questione con l'utile attribuibile alla tecnologia brevettata, o ipotetico, in base al quale bisogna valutare quale sarebbe stata un'aliquota concordata tra le parti. In genere si può far riferimento a puntuali studi sulle aliquote della royalty media di settore, con esame dei contratti di licenza per ogni settore merceologico. La royalty ragionevole può essere identificata anche sulla base di fatti notori delle pratiche dei singoli settori. Quando poi il marchio gode di particolare rilevanza, le aliquote vengono calcolate, ancorché in via equitativa, anche in misura molto maggiore.

30 IL RISARCIMENTO DEL DANNO 3) Altro criterio fondamentalmente equitativo è quello previsto dall'articolo 125 comma terzo della cosiddetta retroversione degli utili. Si tratta di una innovazione con riferimento ad un autonomo meccanismo risarcitorio e indennitario. Il terzo comma prevede infatti la retroversione degli utili in alternativa con il risarcimento del danno, con riferimento solo al lucro cessante, perché, per quanto concerne il danno emergente, esso per coerenza di sistema e a salvaguardia della funzione dissuasiva della nuova misura, dovrebbe essere ritenuto cumulabile con la retroversione degli utili. La restituzione degli utili realizzati dall'autore della contraffazione avviene in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento.

31 IL RISARCIMENTO DEL DANNO La ratio di questa regola è semplice. In certi casi il contraffattore è un operatore più efficiente del titolare e riesce a realizzare un volume di vendite maggiore di quello che avrebbe realizzato il titolare in questi casi se si limita il danno risarcibile al mancato utile del titolare, l'operazione può chiudersi con un forte saldo attivo per il contraffattore. Il che non è tollerabile. In certi altri casi, il titolare potrebbe non risentire alcuna contrazione di vendite, nonostante la contraffazione. Ciò accade quando il contraffattore occupa un mercato diverso o quando il contraffattore, grazie alle spese pubblicitarie, fa crescere le vendite anche del titolare. In questi casi, se si limita il danno al mancato utile, si viene a negare ogni risarcimento (danno emergente a parte), perché il titolare del diritto leso non ha subito alcuna contrazione di vendite. Opportuna, quindi, la regola che consente al titolare di chiedere in ogni caso l'attribuzione degli utili realizzati dal contraffattore. Ad evitare che contraffattore possa trarre guadagno dalla contraffazione stessa.

32 IL RISARCIMENTO DEL DANNO Per evitare, però, che l'attribuzione degli utili del contraffattore operi in termini ingiustificatamente premiali per il titolare, occorre identificare esattamente gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire. Questi sono, non tutti gli utili che egli ha realizzato con la commercializzazione e vendita di un certo prodotto, ma solo gli utili realizzati con l'attività contraffattoria. In ipotesi di contraffazione di brevetto che copre un prodotto nuovo, l'attività illecita è, appunto, la produzione e commercializzazione di quel prodotto; e quindi gli utili restituendi saranno tutti gli utili realizzati dal contraffattore con la produzione e vendita di quel prodotto. Nel caso, invece, di contraffazione di un marchio speciale, l'attività illecita non è la produzione e commercializzazione di un certo prodotto, ma solo l'uso di un certo marchio per certi prodotti; e quindi gli utili restituendi saranno, non tutti gli utili realizzati da contraffattore con la produzione e vendita di prodotti, ma solo quella parte degli utili che può essere imputata alla contraffazione, cioè alla apposizione di quel marchio. Rimarranno al contraffattore, invece, tutti gli utili che egli comunque avrebbe realizzato vendendo quel prodotto con altro marchio non contraffattorio.

33 IL RISARCIMENTO DEL DANNO D)Danno non patrimoniale Nell'ambito del danno emergente va anche ricompreso il danno non patrimoniale, che viene ormai pacificamente ricompreso nel novero dell'art c.c. Il danno morale è specificamente previsto comunque dall art. 125, co. 1, CPI, che non fa distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche.

34 IL RISARCIMENTO DEL DANNO Un tipico danno non patrimoniale è il danno all'immagine o alla reputazione commerciale. Esso può essere dunque risarcito anche a una persona giuridica allorquando sia lesa la sua buona immagine e la sua buona considerazione, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l ente di norma interagisca, sia sotto profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire dell'ente. Tali conseguenze sono state ravvisate nella materia della proprietà industriale, ad esempio, nel caso di vendita di prodotti contraffatti a un prezzo inferiore a quello praticato dal legittimo titolare, o dove i prodotti siano qualitativamente inferiori. La valutazione richiede una adeguata motivazione che eviti qualunque automatismo nel calcolo e sia parametrata alle caratteristiche oggettive della condotta riprovata, quali la gravità, la sistematicità, la pericolosità, l'intensità del dolo o la gravità della colpa, l'ingiustificato arricchimento.

35 CASI PRATICI E)Casi Pratici 1) Risarcimento dei danni morali subiti dall architetto A. Tali danni consistono nella lesione dell immagine dell attore, che si è oggettivata nell opera architettonica di X e che è stata alterata e distorta dalla realizzazione peggiorativa estrinsecatasi nella centrale di Y. La violazione della reputazione dell attore emerge da quanto rilevato dai CTU ( La mera e manieristica ripetizione, a Y, del linguaggio architettonico tipico della centrale di X, la presenza di un progetto/realizzazione ove non è leggibile uno studio originale e organico dei volumi e degli involucro., possono costituire pregiudizio alla reputazione e all onore dell autore del progetto originario, nei confronti degli esperti e/o dei possibili committenti di opere architettoniche significative ) e dalle dichiarazioni rilasciate da esperti del settore architettonico, che hanno comunicato lo stupore di fronte alla realizzazione, a Y, peggiorativa del progetto originario di A. Tali danni (il cui risarcimento è ammesso dall art. 158, co. 3, L.A.) possono essere liquidati equitativamente, tenendo conto del valore dell immagine dell arch. A (emergente dai documenti attorei inerenti alla sua attività e dagli onorari professionali dal medesimo ottenuti nel suo lavoro, specialmente negli anni precedenti ai fatti di causa) e della estrema visibilità delle opere in esame (le due centrali termoelettriche, di X e di Y). Appare dunque equo liquidare il danno non patrimoniale in complessivi , già compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate.

36 CASI PRATICI 2) Restituzione degli utili realizzati a far tempo dal 2005 nella commercializzazione del macchinario X. Il CTU, esaminata la documentazione contabile acquisita in sede di descrizione giudiziale e successivamente esibita dalla parte convenuta, ha accertato (nella sua relazione) il fatturato e gli utili (dal 2005 alla data della relazione) nella seguente misura: - fatturato: ,65; - utili: ,40. Correttamente il CTU ha calcolato l utile del contraffattore sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi che sono stati necessari per fare detti prodotti venduti, ma limitatamente ai costi che non si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, il CTU segnala che i costi di impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione del contributo offerto alla produzione, che i costi indiretti vengono detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi prodotto (come nel presente caso, in cui sono prodotti almeno anche i diversi macchinari Y) o monoprodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente i c.d. costi variabili (materie prime, merci), dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dai volumi di vendita e di produzione realizzati. Pertanto, il CTU, in maniera condivisibile, esaminando le contestazioni delle parti, considera in parte detraibili il costo del personale, il costo medio bordo macchina e quadro elettrico, i costi montaggi e assistenza tecnica, i costi di trasporto, le spese commerciali trasferte, e non invece quelli inerenti alla voce locazioni

37 CASI PRATICI 3)Rubinetti Per quanto riguarda la quantificazione del danno appaiono corretti gli accertamenti e le conclusioni della CTU contabile disposta. Delle ipotesi di calcolo del lucro cessante effettuate dal CTU, appare più aderente alla realtà la III ipotesi, di cui alla pag. 47 della CTU. Tale ipotesi ha preso in considerazione i ricavi dalla vendita dei prodotti contraffatti, sottraendo da essi i costi primi di diretta imputazione a detti prodotti venduti. A proposito del calcolo del CTU, da un lato si osserva che vanno senz altro conteggiate anche le vendite all estero dei prodotti X, dal momento che l attività di fabbricazione sul territorio dello Stato di un prodotto tutelato da brevetto per invenzione costituisce contraffazione brevettuale anche se la produzione è destinata al mercato estero Dall altro lato, vanno escluse le vendite dei prodotti X separatamente (cioè solo una canna per l erogazione dell acqua o un miscelatore), perchè, come sopra visto, solo la vendita in combinazione dei dispositivi della convenuta integra la contraffazione accertata. Il CTU, dunque, ha accertato l utile ricavato dalla convenuta per la vendita dei prodotti X (in forma abbinata e anche con destinazione estera): - nella misura di ,02 per X; - nella misura di ,63 per XX. Il totale complessivo è di ,65, al quale vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal 2007 ad oggi, e gli interessi, nella misura dell 1%, sulle somme via via rivalutate.

38 CASI PRATICI 4) Violazione modelli di maniglie Si ritiene, invece, accoglibile la domanda dell arch. X di condanna dei convenuti Y al risarcimento del danno al medesimo causato dalla illecita menzione del sig. Y come autore delle maniglie oggetto delle registrazioni attoree. Appare equa la valutazione della violazione del diritto morale dell arch. X nella misura di per ciascun modello, per un totale di

39 CASI PRATICI 5)Imitazione pensiline per auto. Per quanto riguarda il quantum del risarcimento, si osserva, in primo luogo, che il CTU, nell accertamento di quali siano stati gli utili realizzati dalla X dal gennaio 2006 al 2009 con la commercializzazione delle pensiline di cui al doc, ha rilevato, dopo approfondito esame (pag. 9 e ss.) della documentazione in atti (fatture e scritture contabili della convenuta), che (pag. 14) solo nel 2006 la X ha realizzato un utile netto (di ,52, detratte anche le imposte), mentre negli anni dal 2007 al 2009 i costi (comprensivi di costi per le materie prime per la produzione delle pensiline e dei costi generali del personale e di amministrazione e produzione) hanno superato i ricavi. Si osserva, tuttavia, che, come osservato dalla parte attrice, per valutare quale sia stato l utile che la X ha sottratto alla Y, tale utile va calcolato con riferimento principale al prodotto e non alla organizzazione interna di chi commette l illecito (che può essere strutturalmente soggetta a costi generali diversi e più ampi di quelli della parte lesa). Pertanto, per calcolare detto utile si dovrebbe tener conto solo dei costi immediatamente riconducibili al prodotto, cioè di quelli inerenti alle materie prime per la produzione delle pensiline, oltre ad una ragionevole percentuale (comunque imprescindibile) di costi fissi.

40 CASI PRATICI Nel caso in esame, pertanto, tenuto conto delle tabelle di cui alle pag della CTU, l utile sottratto alla Y può essere calcolato nel seguente modo: - anno 2006:.fatturato: ,20;.consumi inerenti pensiline: ,26;.detrazione dal risultato di ,94 di un terzo dei costi fissi (calcolati dal CTU nella complessiva somma di ), con risultato di utile di ,34; - anno 2007:.fatturato: ,58;.consumi inerenti pensiline: ,37;.detrazione dal risultato di ,21 di un terzo dei costi fissi (calcolati dal CTU nella complessiva somma di ), con risultato di utile di ,91; - anno 2008:.fatturato: ,33;.consumi inerenti pensiline: ,13;.detrazione dal risultato di ,2 di un terzo dei costi fissi (calcolati dal CTU nella complessiva somma di ), con risultato di utile di ,9; - anno 2009:.fatturato: ,00;.consumi inerenti pensiline: ,22;.detrazione dal risultato di ,78 di un terzo dei costi fissi (calcolati dal CTU nella complessiva somma di ), con risultato di utile di ,48. Il risultato complessivo è di ,63. Vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal 2006 ad oggi, e gli interessi in misura che si ritiene equo determinare al tasso annuo dell 1%, da calcolarsi anno per anno sul valore delle somme via via rivalutate.

41 CASI PRATICI 6)Atti di cessione di marchi Per quanto riguarda l individuazione dei danni subiti dalla parte attrice, va, in primo luogo, esclusa la restituzione del prezzo pagato dalla X per l acquisto dei marchi, dal momento che l attrice ha potuto comunque sfruttare i marchi per anni, sin dal 2003, come la stessa afferma. Il danno subito dall attrice va individuato nel lucro cessante, derivante dalla mancata futura disponibilità dei marchi da parte sua. L attrice ha affermato di aver sfruttato il marchio concedendolo in licenza al Gruppo Tessile X sin dal 2003, come emerge dal contratto di licenza di cui al doc. 30 attoreo, dalle fatture aventi oggetto le royalties pagate da X dal 2003 al 2009, per totali (doc. 22 attoreo), e dalle dichiarazioni testimoniali dei testi A e B, che hanno confermato che Y aveva concesso in licenza i marchi a X. Dal documento 22 predetto risulta il pagamento di royalties nella misura di circa all anno. Pertanto, ipotizzando una possibilità di sfruttamento del marchio per almeno altri 15 anni (anche grazie agli investimenti e alla promozione pubblicitaria effettuati da Y, doc. 34 attoreo), il lucro cessante può essere individuato nella misura di Non viene presa in considerazione l osservazione dell attrice circa il calo di fatturato negli anni , trattandosi di profilo di danno al quale l attrice ha accennato tardivamente solo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.

42 CASI PRATICI Infine il danno subito dall attrice va individuato altresì (come da essa richiesto) nelle spese da essa affrontate per tutelare i propri interessi relativamente ai marchi in esame. Tali spese risultano: - dal doc. 33 attoreo, contenente prospetto indicativo delle ore dedicate dai dipendenti di Y alla gestione della presente vicenda nell anno 2010 (esame corrispondenza, riunioni con avvocato e consulenti, ricerca documenti, ecc,.), per totali 93 ore di tempo, con un costo totale di ,00; - dalle dichiarazioni dei testi A e B, che hanno confermato i dati di cui al citato doc. 33 e hanno riferito di aver eseguito ricerche ed esami anche negli anni 2008 e Pertanto, il costo affrontato da Y negli anni dal 2008 al 2010 per ricerche ed esami in relazione alla presente vicenda può essere individuato nella misura di (calcolando per il 2010, anno di maggiore intensità del lavoro effettuato dai dipendenti della Y, ed per ciascuno degli anni anteriori). Pertanto, il danno subito dall attrice va individuato nella complessiva somma di , oltre alla rivalutazione monetario, ai sensi degli indici Istat, dal 2007 ad oggi e oltre agli interessi, nella misura dello 0,5%, da calcolarsi sulle somme via via rivalutate.

43 CASI PRATICI 7)Appropriazione di design Per quanto riguarda la domanda attorea di risarcimento danni, da un lato si osserva che l attrice non chiede il risarcimento del danno emergente, non esponendo spese particolari sofferte. L attrice chiede che le sia risarcito il lucro cessante derivante dalla perdita della possibilità di concessione in licenza dei disegni in questione, con conseguente possibilità di percezione di royalties. Tale danno appare sussistente (ex art c.c.), considerato che l immissione sul mercato (doc. 8 e attorei), da parte della convenuta, di rubinetti aventi forma quasi identica a quella oggetto dei disegni attorei ha privato di valore tali disegni, che non possono più essere considerati oggetto di interesse da parte di altri produttori di rubinetti, non essendo essi più caratterizzati da aspetti innovativi. Il lucro cessante in questione può essere equitativamente quantificato (tenendo presente il complessivo importo percepito da X in occasione della concessione in licenza alla Y di altra linea di rubinetti negli anni dal 1998 al 2006, doc. 10 attoreo, e considerato il diverso periodo preso in considerazione, dal 2006 in poi, e il diverso stato del mercato) in circa la metà della predetta somma, pari ad Pertanto la convenuta va condannata a pagare tale somma, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dal 2006 ad oggi, ed oltre agli interessi in misura che si ritiene equo determinare al tasso annuo del 1,5%, da calcolarsi anno per anno sul valore delle somme via via rivalutate.