CASO PRATICO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI IP - Università di Bergamo, 10 maggio Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana

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Cosima Pace
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1 CASO PRATICO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI IP - Università di Bergamo, 10 maggio 2016 Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana 1

2 Flou vs. Mondo Convenienza et alii Instaurazione della causa Flou S.p.a. ha promosso la causa nei confronti di Mondo Convenienza Holding S.p.a., M.C. Group Soc. Cons. S.r.l. e altre 21 società lamentando la violazione del diritto d autore da essa vantato sulla forma del letto Nathalie, nonché contraffazione di marchio di forma di fatto e atto di concorrenza sleale ai sensi dell art c.c., con conseguente richiesta di condanna al risarcimento danni e disposizione dell inibitoria e degli ulteriori provvedimenti accessori; in via istruttoria chiedeva l ammissione di una consulenza tecnica contabile diretta a determinare l entità degli utili realizzati dalle convenute in conseguenza degli illeciti, il danno all immagine e le altri componenti di danno risarcibile. 2

3 Letto Max Letto Nathalie Le società convenute si costituivano congiuntamente chiedendo che le domande dell attrice fossero respinte. 3

4 Le questioni giuridiche 1) Tutelabilità del letto Nathalie ai sensi del diritto d autore i. Valore artistico: Il carattere industriale e la riproduzione seriale e su larga scala di un opera del disegno industriale non escluda la presenza di valore artistico in quanto l opera può possedere caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento estetico che prevalga sulle funzionalità del prodotto, grazie al suo particolare aspetto o alle sue peculiari forme. Per dare un fondamento concreto e oggettivo a tale valutazione, importante rilevare la percezione dell opera agli occhi del pubblico e degli ambienti specializzati nel settore, tra cui il conferimento di particolari riconoscimenti, come riconosciuto nel caso in questione (tra cui esposizione alla Triennale di Milano). 4

5 ii. Carattere creativo Novità dell opera del disegno industriale e nel pregio innovativo della stessa con riferimento all epoca della sua creazione. 2. Tutelabilità del letto come marchio di fatto E necessario che la forma del prodotto svolga prevalentemente la funzione tipica del marchio (distintiva) piuttosto che una funzione esteticoornamentale. Nel caso di specie, la forma del letto ha un forte richiamo presso il pubblico, anche grazie ai riconoscimenti che ha ricevuto e che premiavano l espressione estetica del letto, intesa anche come la forma del medesimo; pertanto, il Collegio ritiene di poter affermare che la forma del letto Nathalie fornisca valore sostanziale al prodotto. Ne deve quindi essere esclusa la protezione come marchio di forma.. 5

6 3) Confronto con i letti Max delle convenute Il giudizio di confondibilità deve essere condotto non in via analitica ma in via unitaria sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi principali e di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Raffronto a distanza Riproduce gli stessi elementi caratterizzanti. La base del letto Max sembra leggermente più alta, mantenendo però visibili i piedini del letto. Tutte le altre caratteristiche sembrano del tutto identiche, in particolare la testata del letto coperta da due cuscini ripiegati e l utilizzo dei fiocchetti laterali. 6

7 4) Risarcimento dei danni Flou chiede che le convenute siano condannate al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, con retroversione degli utili per la parte che ecceda la liquidazione del danno patrimoniale o in alternativa ad essa. Le convenute, invece, contestano la domanda di risarcimento del danno. Al fine della quantificazione del danno il G.I. accoglieva la richiesta di consulenza tecnica. 7

8 Parte attrice: quali danni? Danno patrimoniale? - danno emergente - lucro cessante Danno morale? Parte convenuta: quali difese? Tribunale: quale quesiti al CTU? 8

9 Benchmark: camere da letto. CTU Andamento dei due prodotti e del mercato di riferimento: nessun effetto sostitutivo tra le vendite di Nathalie e Max. 9

10 Accertare: (i) (ii) Domanda al CTU il numero complessivo di letti Max venduti dalle convenute; il fatturato e gli utili conseguentemente realizzati e l incidenza del fenomeno contraffattivo delle vendite; (iii) la perdita di guadagno di Flou riconducibile all offerta sul mercato del letto Max ; (iv) la perdita di valore dell asset connesso al modello Nathalie, riconducibile alla vendita dei letti Max ; (v) i parametri per la determinazione del danno d immagine; (vi) l ipotesi di costo per una compagna pubblicitaria di ricostruzione correttiva dell immagine aziendale deteriorata; (vii) l equa royalty che le società convenute avrebbero dovuto corrispondere alla società attrice in ipotesi di consenso all utilizzo del modello Nathalie. 10

11 Valutazioni del CTU (i) numero complessivi letti Max venduti: ; (ii) fatturato: ; utili (ricavi costi per produzione): ; incidenza del fenomeno contraffattivo sulle vendite realizzate dalla convenute: 46% (corrispondete ai clienti che scelgono in base ad estetica e design): quindi ; (iii) utile perduto da Flou (margine operativo lordo): ; (iv) perdita valore letto Nathalie (IAS): ; (v) danno immagine: equitativamente ; (vi) campagna pubblicitaria riparatrice: (pari a percentuale di vendite rapportata a totale investito in promozione); (vii) equa royalty: 8% del fatturato: ,52. 11

12 Valutazioni del Tribunale I criteri da seguire nel risarcimento del danno per violazione del diritto d autore sono stabiliti all articolo 158, co. 2 LDA che prevede che il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell art. 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l autore della violazione avesse chiesto al titolare l autorizzazione per l utilizzazione del diritto. Per il Tribunale, no retroversione degli utili (prevista solo ex art. 125 CPI). 12

13 Ciascuna delle società impegnate nella vendita dei letti è tenuta al pagamento del risarcimento danni sulla base degli utili da essa stessa percepiti. Tale criterio è preferito a quello dell equo canone in quanto quest ultimo si caratterizza come criterio residuale e, soprattutto, perché, come già rilevato dal CTU nel calcolo della royalty ragionevole, Flou non ha mai dato in sublicenza, né sembra averne mai avuto intenzione nel passato come in futuro, il diritto d autore sul letto Nathalie. Il Collegio ritiene poi di condannare le convenute per le altre voci di danno calcolate dal consulente, in particolare il danno per perdita di valore dell asset connesso al modello Nathalie, il danno d immagine e il costo di una campagna pubblicitaria riparativa. 13

14 Le somme vengono liquidate in via equitativa complessivamente in (comprensiva della rivalutazione e interessi legali). Il danno morale è assorbito in tale somma. Ulteriori provvedimenti: - inibitoria; - ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti; - penale di. 300,00 per ogni violazione e di ,00 per ogni giorno di ritardo nell esecuzione dei provvedimenti; - pubblicazione della sentenza su Il Corriere della Sera e Case da Abitare e sul sito internet - rifusione delle spese processuali in favore della Flou S.p.a.; - pagamento del compenso in favore del CTU. 14

15 Grazie dell attenzione! 15

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