IL MARCHIO (PARTE QUARTA)

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1 IL MARCHIO (PARTE QUARTA) PROF. GUIDO BEVILACQUA

2 Indice 1 SEGNI IL CUI USO VIOLEREBBE ALTRUI DIRITTI DI ESCLUSIVA LA REGISTRAZIONE IN MALAFEDE IL PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE E L ESAME DELL UFFICIO REGISTRAZIONE E VALIDITÀ DEL MARCHIO. EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE CONCETTO DI USO DEL SEGNO COME MARCHIO. I MARCHI DI SERVIZIO di 13

3 1 Segni il cui uso violerebbe altrui diritti di esclusiva Una ulteriore limitazione della appropriabilità dei segni come marchi, o se si vuole una ulteriore limitazione della legittimazione a chiedere la registrazione di determinati marchi, si desume dall art. 14/1 c) c.p.i., secondo il quale non possono costituire oggetto di registrazione come marchio <<i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi>>. Infatti la registrazione di questi segni come marchio da parte di soggetti diversi dai titolari dei menzionati diritti ne comporta la nullità (art. 25/1 b) c.p.i., mentre nulla sembra opporsi alla loro registrazione da parte del titolare del diritto d autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di cui costituiscano oggetto. Che possa realizzarsi l eventualità di segni che costituiscano oggetto di un diritto d autore è evidente. Ciò si verificherà soprattutto in relazione ai marchi figurativi, che talora sono elaborati in modo da costituire vere e proprie opere dell ingegno. L artista <<creatore>> di un marchio figurativo, dunque, sarà il solo a poter attuare o consentire a terzi la registrazione della sua opera come marchio, ed in caso di registrazione autorizzata del terzo coesisteranno sul segno due diversi diritti d esclusiva, che potranno unificarsi in capo al registrante ove l autore gli abbia ceduto il proprio. L ipotesi di segni registrabili come marchi che siano oggetto di diritti di proprietà industriale o di altri diritti esclusivi fa pensare anzitutto ai disegni e ai modelli, ricordando la possibilità che essi siano contemporaneamente registrabili anche come marchio. Anche questi segni potranno essere oggetto di registrazione come marchio da parte del titolare, e dai terzi solo con il suo consenso. Per contro si dovrebbe escludere che le forme oggetto di brevetto per modello di utilità possano costituire oggetto anche di valida registrazione come marchio e ciò ai sensi dell art. 9 c.p.i. E quanto agli <<altri diritti di esclusiva>> non si riesce a capire quali possano essere. 3 di 13

4 2 La registrazione in malafede Va infine ricordato, sempre in relazione all argomento dei soggetti che possono ottenere la registrazione, che la legge subordina in generale la validità della registrazione stessa ad una condizione soggettiva che li concerne. L art. 19/2 c.p.i., infatti, stabilisce che non possa ottenere una registrazione per marchio d impresa <<chi abbia fatto la domanda in mala fede>>. Il fatto che le ipotesi più tipiche nelle quali la malafede può sussistere, e precisamente le ipotesi di marchio notoriamente conosciuto di cui all art. 6-bis della Convenzione d Unione cui si riferisce esplicitamente l art. 12/1 b) c.p.i., e l ipotesi dei segni notori di cui all art. 8/3 c.p.i., siano state prospettate dal legislatore come autonome cause di nullità del marchio, fa sì che per questa causa ulteriore, vale a dire per la registrazione in malafede che pure determina la nullità del marchio ai sensi dell art. 25/1 b) c.p.i, non rimanga molto spazio. E difficile, infatti, immaginare per la malafede ipotesi diverse da quelle della conoscenza di legittime aspettative altrui sul marchio di cui si chiede la registrazione, o più in generale della dipendenza del valore che il marchio presenti dal merito di altri. Ed in questa prospettiva, quando si sia stabilito che è invalida la registrazione di un marchio quando sia noto nel nostro Paese pur non essendovi stato usato a seguito dell uso intenso di cui sia stato oggetto all estero (art. 12/1 b) c.p.i.), e che del pari invalida è la registrazione di un segno notorio da parte di chi non abbia il merito della notorietà di esso (art. 8/3 c.p.i.), per l appunto non si vede quali altri casi di malafede possano ipotizzarsi. Si può pensare probabilmente all eventualità prevista dall art. 6-septies della Convenzione d Unione, che concerne la registrazione del marchio da parte dell agente o del rappresentante del titolare di esso, ed in cui la malafede pare rappresentata dall assenza di cause di giustificazione di questo comportamento (e ci si può chiedere se in questo caso il titolare possa godere dei rimedi previsti dall art. 118 c.p.i. per l avente diritto); ed ancora si può pensare a situazioni in qualche modo omogenee a quelle di cui abbiamo già detto ad esempio all ipotesi di una notorietà (estera o nazionale) non ancora pienamente conseguita ma in itinere. Si può inoltre pensare al caso di chi, essendo a conoscenza del fatto che un concorrente sta per registrare un certo marchio ed ha già predisposto gli strumenti per apporlo al prodotto e la pubblicità per lanciarlo, si affretti a registrare il marchio medesimo a proprio nome. 4 di 13

5 Si è infine pensato, ponendosi in una prospettiva diversa da quella del riferimento della malafede alla posizione di soggetti determinati che verrebbero danneggiati dalla registrazione, e fondandosi anche sul fatto che l ipotesi in esame è considerata dalla legge come impedimento assoluto alla registrazione, che possa costituire deposito in malafede il caso in cui un marchio venga registrato con un generico intento anticoncorrenziale, senza una vera intenzione di uso per i prodotti o servizi propri, ma al contrario per impedirne la disponibilità agli altri imprenditori del settore (in sostanza ponendo in essere un intralcio nella ricerca di segni liberi). 5 di 13

6 3 Il procedimento di registrazione e l esame dell Ufficio Alla registrazione di un marchio si procede depositando domanda rivolta all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che è una direzione del Ministero dello Sviluppo Economico, già Ministero delle Attività Produttive. La domanda può essere depositata anche <<presso le Camere di Commercio, industria e artigianato e presso gli uffici e gli enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle Attività Produttive>> (art. 147 c.p.i.) che provvedono ad inoltrarla all Ufficio. La domanda dovrà contenere: l identificazione del richiedente e, qualora vi sia, anche quella del mandatario (in questa ipotesi alla domanda deve anche essere unita la nomina del mandatario); l eventuale rivendicazione di priorità; la riproduzione del marchio (in sostanza, in caso di marchi figurativi, la raffigurazione appunto di essi); e <<l elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243>> (art. 156 c.p.i.). Ogni domanda può avere per oggetto un solo marchio, ed in caso contrario l Ufficio inviterà il richiedente a limitarla in tal senso. Il Codice p.i. ha inoltre previsto all art. 158/3, la possibilità di dividere in più domande parziali la domanda di registrazione avente ad oggetto più prodotti o servizi. Questa divisione potrà essere richiesta o prima della concessione della registrazione, o durante la procedura di opposizione, oppure in pendenza della procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale (art. 158/4 c.p.i.). Ricevuta la domanda, l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi procede ad un esame della regolarità formale di essa. Una volta riconosciuta questa regolarità l Ufficio effettua un esame sostanziale sull esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, che corrispondono in gran parte alle cause di nullità appunto assoluta del marchio (così detta perché invocabile in sede giudiziaria da chiunque vi abbia interesse). 6 di 13

7 In particolare questo esame mira anzitutto ad accertare se il segno che costituisce oggetto della domanda di registrazione rientri fra quelle previste nell art. 7 c.p.i., cioè fra i segni <<suscettibili di essere rappresentati graficamente>>. E poi volto ad accertare che il segno non rientri fra i segni diventati di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (art. 12/1 a) c.p.i.), che non si tratti di un segno contrario alla legge, all ordine pubblico o al buon costume e che non sia un segno decettivo (art. 14/1 a) e b) c.p.i.); che, ancora, il segno non sia descrittivo ai sensi dell art. 13/1 c.p.i.; che non si tratti di una delle forme indicate dall art. 9 c.p.i.; che non si tratti di uno stemma o di un altro segno considerato nelle convenzioni internazionali, o di un simbolo o emblema che rivesta un interesse pubblico (art. 10 c.p. i.). Inoltre l esame verterà sul fatto che si tratti o meno del nome di una persona diversa dal richiedente (esame questo che in caso di esito positivo porta l Ufficio a decidere se sia il caso di esercitare la facoltà che la norma relativa gli attribuisce); che il marchio abbia per oggetto il ritratto di una persona diversa dal richiedente; o che si tratti di un segno <<notorio>> ai sensi dell art. 8/3 c.p.i. Infine, nel caso in cui la domanda di registrazione del marchio sia presentata da uno straniero, l esame verterà anche sulla sussistenza delle condizioni di cui all art. 3 c.p.i. Al termine di questo esame l Ufficio provvede alla pubblicazione della domanda ritenuta registrabile nel Bollettino ufficiale dei marchi d impresa di cui all art. 187 c.p.i. Nel corso del procedimento, dopo la riforma del 1999 (d.lgs. 447/1999, emanato in attuazione del Protocollo di Madrid), qualunque interessato può indirizzare all Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d ufficio dalla registrazione. Se ritiene queste osservazioni pertinenti e rilevanti, l Ufficio le comunica al richiedente, che può depositare le proprie deduzioni. E inoltre prevista la possibilità di presentare all Ufficio entro il termine perentorio di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui all art. 175 a), b) e c) c.p.i. (e cioè <<dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione ritenuta registrabile>>; <<dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell art. 179 comma 2>>; e <<dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l Organisation Mondiale de la Proprieté 7 di 13

8 Intellectuelle des Marques Internationales>>), un opposizione scritta, motivata e documentata alla registrazione del marchio. Questa opposizione si fonderà sulla presenza di impedimenti relativi (corrispondenti a cause di nullità dette appunto relative per la limitazione della legittimazione ad invocarle in sede giudiziale), ed in particolare di quelle agli artt. 12/1 d) ed e) c.p.i. ed 8 c.p.i. (art. 176/5 c.p.i.). Coerentemente a ciò la legittimazione a proporla è limitata: in particolare potranno presentare l opposizione i titolari di un marchio anteriore registrato, chi ha depositato domanda di registrazione in data anteriore, il licenziatario esclusivo del marchio anteriore, ed infine le persone, gli enti e le associazioni di cui all art. 8 c.p.i. Il Codice p.i. ha introdotto uno spatium conciliandi nel procedimento di opposizione. L art. 178/1 c.p.i. prevede infatti che l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dopo averne verificato la ricevibilità e l ammissibilità, comunica l opposizione al soggetto che ha chiesto la registrazione del marchio <<con l avviso, anche all opponente della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti>>. La mancanza di un accordo determina l inizio della fase contenziosa del procedimento. Il soggetto che ha chiesto la registrazione del marchio potrà dunque presentare per iscritto le proprie difese. L Ufficio può anche dar luogo ad un breve contraddittorio scritto fra l opponente ed il richiedente. Le norme sul procedimento di opposizione, peraltro, non sono ancora entrate in vigore (l art. 184 c.p.i. dispone infatti che <<le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione>>) ed è prevista la possibilità che lo siano gradualmente in relazione alle diverse classi di registrazione. Ove a seguito del suo esame (ed ovviamente tenendo conto di eventuali osservazioni di terzi), l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi riscontri la presenza di un impedimento assoluto, ovvero abbia accolto un opposizione basata su di un impedimento relativo, esso respinge la domanda di registrazione. In questo caso il richiedente ha la possibilità di impugnare il provvedimento entro sessanta giorni dalla data in cui gli è stato comunicato, davanti alla Commissione dei Ricorsi, che è un 8 di 13

9 collegio giudicante con funzioni che riguardano sia i marchi, sia i brevetti per invenzione e per modelli industriali. La Commissione, costituita da alti magistrati e da professori universitari, decide sui ricorsi con sentenza. Tale sentenza è suscettibile di ricorso per cassazione. Qualora sia stata proposta opposizione e questa sia stata respinta dall Ufficio, l opponente ha a sua volta diritto di ricorrere alla Commissione dei Ricorsi (art. 182 c.p.i., ove è indicato un termine per il ricorso di trenta giorni). Il Codice p.i. ha introdotto la possibilità di ricorrere davanti alla Commissione dei Ricorsi anche in via cautelare (art. 136, nn. 17, 18 e 19 c.p.i.). Il ricorrente può dunque chiedere alla Commissione dei Ricorsi, allegando che a causa dell esecuzione dell atto impugnato o del comportamento inerte dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi potrebbe subire un pregiudizio grave ed irreparabile, l emanazione delle misure cautelari <<più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso>>. Se al termine dell esame della domanda di registrazione questa sia accolta, o sia intervenuta una sentenza nel senso dell accoglimento da parte della Commissione dei Ricorsi, l Ufficio procede alla registrazione del marchio e alla pubblicazione della stessa nel Bollettino ufficiale dei marchi d impresa. 9 di 13

10 4 Registrazione e validità del marchio. Effetti della registrazione L esame dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi verte dunque, in mancanza di opposizione, su di una parte dei requisiti di validità del segno e delle condizioni di registrabilità. Ma non verte sul requisito della novità, se non in relazione al disposto dell art. 12/1 a) c.p.i. (segni divenuti di uso comune). In caso di opposizione, l esame potrà vertere anche sull esistenza di registrazioni anteriori o aventi effetto da data anteriore [art. 12/1 d) ed e) c.p.i.]. Non potrà invece mai vertere sull esistenza di un preuso del segno sia come marchio sia come ditta, nome sociale, insegna e nome a dominio, ai sensi dell art. 12/1 b) e c) c.p.i. Sia per l esclusione dell esame dell Ufficio su una parte del requisito della novità sia perché all Ufficio stesso possono, come è ovvio, sfuggire altre cause di nullità, accade che vengano registrati marchi carenti di un requisito di validità. Questa carenza non è sanata dalla registrazione, nonostante la quale chiunque può far valere la carenza stessa chiedendo all Autorità Giudiziaria ordinaria la declaratoria di nullità del marchio. Ciò è detto espressamente all art. 117 c.p.i., che prevede appunto che la registrazione non pregiudica l esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l appartenenza del marchio. Quando il requisito di validità mancante consista nelle fattispecie completamente sottratte all esame dell Ufficio, anche in sede di opposizione, vale a dire nella mancanza di novità di cui all art. 12/1 b) e c) c.p.i., potrà dirsi che l esame ad essi relativo diviene eventuale (limitato cioè al caso di impugnazione del marchio stesso da parte dei terzi legittimati), e devoluto appunto all Autorità Giudiziaria. Ma anche quando si tratti di requisiti soggetti all esame dell Ufficio, ai quali pure l art. 117 c.p.i. si riferisce richiamando ogni ipotesi di validità ed appartenenza del diritto di proprietà industriale, l esame effettuato dall Ufficio stesso e magari anche dalla Commissione dei Ricorsi lascia aperta la possibilità che la validità del marchio sia giudizialmente contestata: sicché il giudizio di sussistenza di quei requisiti emesso dall Ufficio (ed eventualmente anche dalla Commissione) è sempre suscettibile di revisione e di rovesciamento da parte del Giudice ordinario. Il diritto di esclusiva sul marchio è conferito dalla registrazione. Gli effetti di questa, tuttavia, decorrono dalla data di deposito della domanda. 10 di 13

11 I diritti medesimi durano dieci anni a decorrere dalla stessa data, ma la registrazione può essere rinnovata alla scadenza, anche più volte, dallo stesso titolare o dal suo avente causa. I diritti di esclusiva in questione riguardano per solito soltanto i prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed i prodotti o servizi a questi affini. Questo limite è superato nel caso dei marchi che godano di rinomanza. 11 di 13

12 5 Concetto di uso del segno come marchio. I marchi di servizio L esatta individuazione della nozione di un uso di un (segno come) marchio è rilevante sotto un duplice profilo: anzitutto in relazione all onere d uso che grava sul titolare a pena di decadenza dal diritto; in secondo luogo perché si avrà violazione di quel diritto quando un terzo usi il segno di cui si tratta appunto come marchio ossia in funzione distintiva. È noto che la legge menziona due categorie di marchi, e precisamente i marchi di prodotto, da un lato, e i marchi di servizio dall altro. Queste due categorie si differenziano in modo particolare proprio per quanto riguarda l uso del segno. Per i marchi di prodotto, l uso più ovvio consiste nella apposizione del marchio appunto sul prodotto o sulla confezione di esso, e nella successiva immissione sul mercato del prodotto medesimo recante il segno. Tuttavia rileviamo che non ogni apposizione di un marchio altrui su un prodotto costituisce uso del segno come marchio: la distinzione si desume dalla legge stessa, la quale all art. 21/1 a), b) e c) c.p.i. elenca alcune utilizzazioni del marchio altrui appunto in funzione descrittiva. Dal loro canto i marchi di servizio, se si prescinde da i cosiddetti marchi di trattamento (la cui inclusione fra i marchi di servizio, pur legislativamente sancita, è opinabile), che possono venir apposti al prodotto oggetto del trattamento; i marchi di servizio non hanno il supporto di un prodotto o di una confezione, ed il loro uso pertanto sarà essenzialmente un uso nella pubblicità, o sugli abiti delle persone che svolgono il servizio, o sugli strumenti adoperati per prestarlo, o sulle cose che costituiscono (come nel caso di servizi di noleggio) l oggetto del servizio, o l elaborato in cui si manifesta (come nei servizi di pubblicità o di spettacolo radio-televisivo). Inoltre il marchio di servizio è frequentemente usato come ditta o accanto alla medesima, e anche come insegna, cosicché in esso la funzione distintiva di provenienza del servizio da una determinata impresa è particolarmente evidente. Ai marchi di servizio sono stati anche avvicinati i cd. marchi di raccomandazione o di selezione, vale a dire i marchi appartenenti a soggetti che li utilizzano per comunicare che determinati prodotti di terzi sono stati da loro selezionati e vengono quindi raccomandati al pubblico. 12 di 13

13 Costituisce uso in senso proprio del marchio anche l inserimento di esso nella pubblicità, purché in correlazione con un prodotto o con un servizio. Quando peraltro si tratti di un marchio generale, vi sarà uso in senso proprio di esso anche quando la pubblicità di cui costituisca oggetto sia riferita genericamente a tutta l attività del titolare. 13 di 13