T E O R I A E P R A T I C A D E L D I R I T T O SEZIONE I: DIRITTO E PROCEDURA CIVILE 93 MASSIMO SCUFFI DIRITTO PROCESSUALE DEI BREVETTI E DEI MARCHI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA GIURISDIZIONALE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE GIUFFRE WSSm EDITORE MILANO 2001
Parte Prima ORDINAMENTO AMMBSISTRATTVO NAZIONALE BREVETTAZIONE E REGISTRAZIONE 1. Premessa 3 2. Il deposito délia domanda 5 3. L'esame di brevettabilità dell'invenzione 7 4. Segue: modelli e marchi 14 5. L'intervento di terzi ed il procedimento di opposizione 17 6. La fase istruttoria 21 7. I prowedimenti 24 LA GIURISDIZIONE SPECIALE 1. Il ricorso 27 2. La «restitutio in integrum» 31 3. I motivi 33 4. Legittimazione ed intervento 35 5. Le decisioni 36 I I RAPPORT! CON L'AGO 1. L'ambito dei giudizi 39 2. Pendenza délia domanda e sospensione del processo 41 3. Segue: il difetto di giurisdizione 44
Parte Seconda L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI IL PROCEDIMENTO DI BREVETTAZIONE 1. La Convenzione di Monaco sul brevetto europeo 51 2. Il deposito délia domanda 55 3. La procedura di concessione 56 4. La fase istruttoria: procédure «ex parte» ed «inter partes»... 61 5. Segue: i mezzi di prova 65 6. I prowedimenti 69 7. Intervento di terzi e procedura di opposizione 70 LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 1. La funzione délie Camere 77 2. Il ricorso e le decisioni impugnabili 79 3. Notifica e termini 83 4. La «restitutio in integrum» 84 5. La procedura di ricorso 86 6. La Camera ampliata di ricorso 90 I I RAPPORT! CON LA GIURISDIZIONE NAZIONALE 1. L'incidenza del brevetto europeo nel processo nazionale 95 2. Cumulo e conversione di protezione 99 3. La revisione del sistema giurisdizionale europeo 101
XI Parte Terza IL SISTEMA COMUNITARIO IL BREVETTO COMUNITARIO 1. Dal brevetto europeo al brevetto comunitario: le difîerenze strutturali 107 2. I rapporti con la giurisdizione secondo l'accordo di Lussemburgo. 113 3. L'evoluzione del sistema: verso il Regolamento comunitario... 121 4. La proposta di Regolamento sul brevetto comunitario 125 IL MARCHIO COMUNITARIO: ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 1. II Regolamento istitutivo 133 2. Procedura di registrazione 136 3. Intervento di terzi e procedura di opposizione 139 4. Procedura di decadenza e di nullità 143 I IL MARCHIO COMUNITARIO: LA GIURISDIZIONE 1. Le Commissioni e la procedura di ricorso 147 2. Segue: l'intervento della Corte di Giustizia 151 3. I rapporti con la giurisdizione nazionale 153 4. Coordinamento di azioni e coesistenza di protezioni 157 Parte Quarta IL PROCESSO QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI 1. Le azioni: tipologia, condizioni e presupposti processuali 163 2. La giurisdizione 171
XII INDICE-SOMMARIO 3. Sospensione e litispendenza internazionale 182 4. La giurisdizione cautelare 185 5. La giurisdizione sul marchio (e brevetto) comunitario 189 6. La competenza 190 7. L'intéresse ad agire 199 8. La legittimazione all'azione di contraffazione 202 9. La legittimazione all'azione di nullità 208 10. La partecipazione del P.M 212 11. La comunicazione all'uibm 216 IL PROCEDIMENTO CAUTELARE 1. Gli strumenti di tutela 219 2. Séquestre industriale e descrizione 221 3. L'inibitoria prowisoria 227 4. Il procedimento 233 5. Fase di autorizzazione 234 6. Segue: presupposti di concessione e cognizione sommaria 237 7. L'istruttoria cautelare 243 8. Revoca e modiflca 248 9. Fase di reclamo 249 10. Fase di efficacia 252 11. L'estensione ai terzi 256 12. I rapporti con il diritto d'autore 260 13. Le cautele penali ed amministrative 266 I IL PROCESSO DI COGNIZIONE: IL MERITO 1. La fase preparatoria e le preclusioni: i fatti 271 2. I documenti 278 3. Fase istruttoria: la consulenza tecnica 287 4. Segue: la formulazione del quesito 293 5. I mezzi di prova: le presunzioni 299 6. Testimonianza e rogatorie 302 7. L'interrogatorio 306 8. Richiesta di informazioni, esibizione e «discovery» 308 9. Segue: tutela délia riservatezza 313
INDICE-SOMMARJO XIII V IL PROCESSO DI COGNIZIONE: LA DECISIONE 1. Sentenze di accertamento e di condanna 317 2. Gli effetti del giudicato 320 3. Le misure di «deterrence» 324 4. Il risarcimento del danno: criterio equitativo e condanna generica. 332 5. Segue: le regole liquidatorie 339 6. La responsabilité aggravata 347 CAPITOLO V IL PROCESSO DI ESECUZIONE 1. Esecuzione ed attuazione 351 2. L'attuazione del prowedimento cautelare 353 3. Obblighi di fare e non fare: l'infungibilità 356 4. Le misure di esecuzione indiretta: le penalità di mora 362 5. L'esecuzione délia sentenza e le opposizioni 365 6. Delibazione ed «exequatur» del titolo straniero 369 7. L'inibitoria processuale: la sospensione ex art. 283 c.p.c 375 8. Segue: la sospensione ex art. 373 c.p.c 382 9. La sospensione parziale 385 10. L'esecuzione spéciale 385 Parte Quinta I RAPPORTI CON LE ALTRE DISCIPLINE LE INTERFERENZE CON I PROCEDIMENTI ANTTTRUST 1. Il diritto délia concorrenza nell'area délia propriété industriale.. 391 2. Giurisdizione e riparto di competenze 399 3. I rapporti tra i giudizi civili 402 4. I rapporti con la normativa comunitaria 403 5. Il processo di cognizione antitrust 407 6. Azioni e prowedimenti 409 7. L'inibitoria antitrust 411
XIV 1NDICE-SOMMAR1O I METODI DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE 1. Tecniche di tutela alternativa 419 2. Arbitrati ed arbitraggi nel sistema italiano 421 3. Segue: l'arbitrato internazionale ed il lodo straniero 427 4. Gli istituti arbitrali nel campo délie invenzioni 435 5. Arbitrabilità e negozialità: disponibilità dei diritti 440 6. Limiti dell'arbitrabilità ed interesse pubblico 442 7. L'arbitrato nelle controversie di concorrenza 445 8. L'arbitrato nella controversia di diritto industriale 450 9. Le soluzioni di compromettibilità 453 Appendice législative DISPOSIZIONI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI BREVETTI R.D. 29 giugno 1939, n. 1127. Testo délie disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali 459 R.D. 5 febbraio 1940, n. 244. Testo délie disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali 471 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540. Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi d'impresa 478 Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE-Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973 480 Regolamento di esecuzione délia CBE del 5 ottobre 1973 499 D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 32. Norme di applicazione per i brevetti europei e per i brevetti comunitari 514 Accordo di Lussemburgo sul brevetto comunitario (Convenzione e Protocollo sulle controversie) del 15 dicembre 1989 515 Proposta di Regolamento CE sul brevetto comunitario del 1 agosto 2000 533 MARCHI R.D. 21 giugno 1942, n. 929. Testo délie disposizioni legislative in materia di marchi registrati 543 D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795. Testo délie disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati 557
XV Regolamento CE 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario. 561 Regolamento CE 2868/95 del 13 dicembre 1995 sulle modalité di esecuzione del Regolamento 40/94 586 Regolamento CE 216/% del 5 febbraio 1996 sulla procedura délie Commissioni di ricorso UAMI 600 Regolamento di procedura del Tribunale di I grado CE del 2 maggio 1991 603 MODELLI R.D. 25 agosto 1940, n. 1411. Testo délie disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali 607 R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354. Testo délie disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali 608 Proposta di Regolamento CE sui disegni e modelli comunitari del 23 novembre 2000 609 DlRITTI D'AUTORE L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 611 DISPOSIZIONI DI PROCEDURA CIVILE (PROCEDIMENTI SPECIALI) Procedimento cautelare (artt. 669-fcts-700 c.p.c.) 617 Arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.) 624 DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO L. 31 maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato 633 Regolamento CE 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione délie decisioni in materia civile e commerciale 640 Accordo TRIPs di Marrakech del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di propriété intellettuale attinenti al commercio 653 Trattato istitutivo délia Comunité Europea, Roma 25 marzo 1957.... 661
DISPOSIZIONI DI CONCORRENZA Disciplina codicistica (artt. 2598-2601 ce.) 665 L. 10 ottobre 1990, n. 287. Norme per la tutela délia concorrenza e del mercato 667 Indice analitico alfabetico 671