OPPORTUNITA DI SCELTA TRA CORTI NAZIONALI E CORTI UNITARIE NEL NUOVO SISTEMA 1 Torino, 13 maggio 2014
2 Corti unitarie Il sistema del brevetto unitario e delle corti unitarie: Regolamento (UE) n. 1257/2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell istituzione di una tutela brevettuale unitaria Agreement on a Unified Patent Court, signed on February 19, 2013 (UPC)
3 Corti nazionali Il sistema del brevetto nazionale oggi: legge applicabile: D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) giudice competente: D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Tribunali ordinari sezioni specializzate in materia di impresa), modificato dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9
4 Corti nazionali Art. 4, comma 1-bis, D. Lgs. 168/2003 [introdotto da L. 21 febbraio 2014, n. 9] Previsione competenza inderogabile a sezioni specializzate in materia di impresa di Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Trento, Bolzano qualora: l oggetto della controversia rientri nella competenza per materia delle sezioni specializzate e in tale controversia sia parte, anche nel caso di più convenuti ex art. 33 c.p.c., una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
5 Regime transitorio e strumento dell opt-out Possibilità, per i titolari di brevetti europei, di evitare la giurisdizione delle Corti unitarie per un determinato periodo di tempo (Agreement on a Unified Patent Court, signed on February 19, 2013, UPC).
6 Regime transitorio e strumento dell opt-out Articolo 83 (UPC) 1. Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un azione per violazione o un azione di revoca di un brevetto europeo ovvero un azione per violazione o un azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo.
Regime transitorio e strumento dell opt-out 7 Articolo 83 (UPC) 2. La scadenza del periodo transitorio non pregiudica un azione pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine di detto periodo. 3. A meno che un azione sia già stata proposta dinanzi al tribunale [n.d.s.: UPC], il titolare o il richiedente di un brevetto europeo concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo 5, nonché il titolare di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La rinuncia prende effetto all atto dell iscrizione nel registro.
8 Regime transitorio e strumento dell opt-out Articolo 83 (UPC) 4. A meno che un'azione sia già stata proposta dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale, i titolari o i richiedenti di brevetti europei o i titolari di certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo che si sono avvalsi della possibilità di rinuncia conformemente al paragrafo 3 sono autorizzati a ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso, essi ne informano la cancelleria. Il ritiro della decisione di rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.
9 Regime transitorio e strumento dell opt-out Articolo 83 (UPC) 5. Cinque anni dopo l entrata in vigore del presente accordo, il comitato amministrativo svolge un ampia consultazione con gli utilizzatori del sistema dei brevetti ed effettua uno studio sul numero di brevetti europei e di certificati complementari concessi per prodotti protetti da brevetti europei in relazione ai quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni di revoca ovvero di accertamento di nullità dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 1, nonché su motivi e conseguenze relativi. In base a tale consultazione e a parere del tribunale [n.d.s.: UPC], il comitato amministrativo può decidere di prolungare il periodo transitorio fino a sette anni.
10 La legge applicabile Il profilo del possibile conflitto tra diverse fonti del diritto: interne dell Unione europea (es. l adeguamento del Reg. 1215/2012) internazionali
11 La legge applicabile Profili che rimarranno, in ogni caso, al diritto nazionale, sotto il profilo della legge applicabile, a prescindere dalla tipologia di brevetto: licenze obbligatorie regole del brevetto europeo ad effetto unitario come oggetto di proprietà regole dell attribuzione-distribuzione dei diritti sull invenzione tra inventore dipendente e datore di lavoro disciplina del preuso
12 Il modello di utilità La bipartizione nazionale tra: brevetto per invenzione (art. 45 e segg. c.p.i.) e modello di utilità (art. 82 e segg. c.p.i.)
13 Il modello di utilità Anche altri sistemi nazionali prevedono l istituto del modello di utilità (es. Gebrauchsmuster in Germania) Né il sistema del brevetto europeo, né quello del brevetto europeo con effetti unitari prevedono tale bipartizione
14 Il modello di utilità L estensione all estero in priorità: del brevetto per invenzione del modello di utilità Come brevetto europeo e come brevetto europeo con effetti unitari La cosiddetta «priorità unionista» (Convenzione di Unione di Parigi)
15 La contrattualistica La contrattualistica e la costituzione di diritti relativa a: brevetto nazionale domanda di brevetto europeo, ovvero un brevetto europeo concesso e convalidato in diversi Stati membri (il «fascio di brevetti») brevetto unitario sotto il profilo della legge applicabile
La contrattualistica Reg. (UE) n. 1257/2012 16 Considerando 15 Per favorire e agevolare lo sfruttamento economico di un invenzione tutelata da un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare di tale brevetto dovrebbe poterlo concedere in licenza contro un corrispettivo adeguato. A tal fine, il titolare del brevetto dovrebbe poter depositare all UEB una dichiarazione secondo la quale è pronto a concedere una licenza contro un corrispettivo adeguato. In tal caso, il titolare del brevetto dovrebbe beneficiare di una riduzione delle tasse di rinnovo a decorrere dal ricevimento di tale dichiarazione da parte dell UEB.
La contrattualistica Reg. (UE) n. 1257/2012 Articolo 3 Brevetto europeo con effetto unitario 17 1. Un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria. Un brevetto europeo concesso con una diversa serie di rivendicazioni per diversi Stati membri partecipanti non beneficia dell effetto unitario.
La contrattualistica Reg. (UE) n. 1257/2012 Articolo 3 Brevetto europeo con effetto unitario 18 2. Un brevetto europeo con effetto unitario possiede un carattere unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti. Esso può essere concesso in licenza in relazione all intero territorio degli Stati membri partecipanti o ad una parte di esso. 3. L effetto unitario di un brevetto europeo si considera come non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato.
La contrattualistica Reg. (UE) n. 1257/2012 19 CAPO III UN BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO IN QUANTO OGGETTO DI PROPRIETA
20 La contrattualistica Reg. (UE) n. 1257/2012 Articolo 7 Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale 1. Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti: a) il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo; o b) se la lettera a) non si applica, il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo.
21 La contrattualistica Reg. (UE) n. 1257/2012 Articolo 7 Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale 2. Se sono iscritte due o più persone nel registro europeo dei brevetti in qualità di co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente indicato per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente successivo indicato secondo l ordine di iscrizione. Se il paragrafo 1, lettera a), non si applica a nessuno dei co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera b), si applica di conseguenza.
22 La contrattualistica Reg. (UE) n. 1257/2012 Articolo 7 Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale 3. Se il richiedente non aveva la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario ai fini del paragrafo 1 o 2, il brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l Organizzazione europea dei brevetti, conformemente all articolo 6, paragrafo 1, della CBE. 4. L acquisizione di un diritto non può dipendere dall iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.
23 La contrattualistica Reg. (UE) n. 1257/2012 Articolo 8 Licenze di diritto 1.Il titolare di un brevetto europeo con effetto unitario può depositare una dichiarazione presso l UEB secondo la quale il titolare è pronto a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l invenzione come licenziatario contro un corrispettivo adeguato. 2.Una licenza ottenuta a norma del presente regolamento è equiparata a una licenza contrattuale.
24 Avv. Marco Venturello Venturello e Bottarini, Avvocati con la collaborazione del Dott. Alberto Landi Via Vittorio Amedeo II n. 17, Torino Tel. 011 5185831 - Fax 011 5185850 E-mail marco.venturello@sleuresis.it Sito Internet www.sleuresis.it