Il nuovo Tribunale unificato dei Brevetti: l Italia ratifica l Accordo di Bruxelles

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1 Approfondimento 2 Il nuovo Tribunale unificato dei Brevetti: l Italia ratifica l Accordo di Bruxelles Con la Legge del 3 novembre 2016, n. 214 l Italia ha ratificato l Accordo europeo su un Tribunale unificato dei Brevetti, sottoscritto da tutti gli Stati membri a Bruxelles nel In questo modo l Italia si è adeguata ad un nuovo sistema di protezione brevettuale volto soprattutto a correggere le differenze tra i vari ordinamenti giuridici e a venire incontro alle piccole e medie imprese che soffrono in modo proporzionalmente maggiore dei costi della brevettazione e della difesa giudiziaria contro la contraffazione. L obiettivo perseguito con la firma dell Accordo è quello di evitare, come finora spesso è accaduto, che la stessa causa in materia di brevetti venga trattata da più giudici di differenti Stati membri. Il giudizio del nuovo Tribunale, invece, assicurerà la certezza del diritto nei territori di tutti i paesi firmatari. Tale Accordo rientra nel cd. pacchetto del brevetto europeo che comprende altri due regolamenti che disciplinano il brevetto europeo ad effetto unitario. È ormai da oltre un quarto di secolo che si lavora alla costruzione di un Brevetto Unitario per l intero territorio dell Unione Europea (l attuale Brevetto Europeo è, infatti, solo un fascio di brevetti nazionali, concesso unitariamente ma poi nazionalizzato in ciascuno Stato a cui il titolare voglia estenderlo, previa traduzione nella lingua locale). Purtroppo però quando questo progetto era stato finalmente varato, nel 2011, il Governo italiano non aveva ritenuto di aderirvi, in considerazione del fatto che tale brevetto verrà rilasciato in una delle tre lingue di lavoro dell Ufficio Brevetti Europeo (inglese, francese e tedesco), pur prevedendo un regime di garanzia per gli altri Paesi e un regime transitorio in cui tutti i brevetti rilasciati saranno necessariamente tradotti in inglese. Proprio la pretesa dell Italia e della Spagna di includere le loro lingue tra quelle di rilascio del brevetto aveva rallentato per anni il progetto e alla fine aveva indotto gli altri Paesi dell Unione Europea ad accettare il compromesso del brevetto a tre lingue (appunto inglese, francese e tedesco), anziché la soluzione English Only, più economica e vantaggiosa per tutti, cui l Italia si era convertita solo in extremis, quando ormai era troppo tardi. Il Tribunale unificato dei Brevetti In base all articolo 1 dell Accordo, viene dunque istituito un Tribunale unificato dei Brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetti unitari: tale tribunale è dotato di personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacità giuridica prevista ed accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in questione. Il Tribunale è così composto: un tribunale di primo grado; una corte d appello; una cancelleria. 1

2 Il Tribunale ha competenza esclusiva in relazione a: azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari; azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari; azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata; azioni correlate all utilizzazione dell invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull utilizzazione precedente dell invenzione. È comunque istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti che fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell ambito di applicazione dell Accordo. Nell Accordo sono disciplinate inoltre le modalità di esecuzione dei procedimenti dinanzi al Tribunale, indicando in particolare la lingua da utilizzare, i mezzi probatori esperibili, le competenze del tribunale, la nomina di eventuali periti, le misure provvisorie e cautelari, le misure correttive nei procedimenti per violazione, il risarcimento del danno e le spese giudiziarie. L Accordo disciplina altresì l eventuale appello da proporre dinanzi alla corte d appello dalle parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente, entro due mesi dalla data di notifica della decisione. La contraffazione indiretta È già in vigore, per la protezione nel nostro Paese dei brevetti italiani e dei brevetti europei estesi all Italia, la norma prevista dalla legge di ratifica sulla contraffazione indiretta, fattispecie delineata da dottrina e giurisprudenza appunto al fine di colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto), che si colorano tuttavia di illiceità in forza della consapevolezza dell autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata (e cioè, ad esempio, l impiego di quanto fornito nell ambito di un procedimento brevettato), o comunque dell obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all attuazione del brevetto. Questa figura, espressamente disciplinata in alcuni ordinamenti stranieri, non era esplicitamente contemplata dal Codice della proprietà industriale. In particolare, si riconosce al titolare del brevetto il diritto di impedire l utilizzazione indiretta dell invenzione, divieto che si sostanzia nella legittimazione del titolare di impedire che vengano forniti, a coloro che non abbiano diritto all utilizzazione dell invenzione, i mezzi necessari all attuazione della stessa. Si pensi, ad esempio, alla tematica della stampa 3D, oggi spesso agevolmente praticabile anche a livello privato: se infatti la stampa effettuata da un privato di un elemento tutelato da brevetto è in sé scriminata, in assenza di una destinazione commerciale, tale non è la for- 2

3 nitura dei mezzi diretti a consentirne l effettuazione, e quindi in particolare la fornitura del file contenente le istruzioni alla stampante dirette alla realizzazione dello specifico elemento contraffattorio. Tale divieto trova un limite per quei prodotti che si trovino normalmente in commercio, salvo che il terzo non inciti la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati, ossia l utilizzazione (diretta) dell invenzione. 3

4 Area operativa Verifiche sommative 1. Risposta aperta Rispondi utilizzando lo spazio a disposizione a) Qual è l obiettivo perseguito dall Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti? b) Di quali cause è competente il Tribunale unificato dei brevetti? c) Da cosa è composto il Tribunale unificato dei brevetti? d) In cosa consiste la contraffazione indiretta? 2. Scelta multipla Individua la risposta esatta 1. Con la legge di ratifica dell Accordo di Bruxelles si viene incontro soprattutto alle difficoltà delle: a) Piccole e medie imprese b) Grandi imprese c) Imprese multinazionali 2. Perché l Italia inizialmente non aveva ratificato l Accordo? a) Perchè il sistema brevettuale italiano è perfetto b) Per mancanza di fondi c) Perchè la lingua italiana non era compresa tra quelle di rilascio del brevetto 4

5 3. Il Tribunale unificato dei Brevetti gode della: a) Capacità giuridica europea b) Capacità giuridica accordata alle persone giuridiche in virtù del diritto nazionale dello Stato in questione c) Capacità giuridica unificata 4. Quale nuovo divieto a tutela del titolare del brevetto è stato introdotto nel Codice della proprietà industriale? a) Divieto di utilizzazione indiretta dell invenzione b) Divieto di utilizzazione diretta dell invenzione c) Divieto di contraffazione 3. Vero o Falso Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false e spiegane il motivo 1) La legge del 3 novembre 2016, n. 214 ha ratificato l Accordo europeo su un Tribunale unificato dei brevetti 2) Il Tribunale unificato dei brevetti è composto solo da un Tribunale di primo grado 3) La legge di ratifica ha introdotto il divieto di utilizzazione indiretta dell invenzione 4) L Italia non aveva ratificato ancora questo Accordo data la mancanza della lingua italiana tra quelle di rilascio del brevetto 5) Tale legge di ratifica ha come inconveniente un aggravamento dei costi per le piccole e medie imprese 4. Il nuovo divieto di utilizzazione indiretta dell invenzione Prova a fornire un esempio di divieto di utilizzazione indiretta dell invenzione, fattispecie introdotta nel Codice della proprietà industriale dalla L. 3 novembre 2016, n V F 5