UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Note esplicative sul modulo di opposizione 1. Osservazioni generali 1.1 Uso del modulo Si può ottenere questo modulo gratuitamente dall UAMI scaricandolo dal sito Internet di quest ultimo (http://www.oami.europa.eu), o anche riproducendolo liberamente. Gli opponenti o i loro rappresentanti possono utilizzare moduli con struttura o formato simile, per esempio moduli prodotti con il computer in base alle informazioni contenute nel modulo standard di opposizione. Nel caso in cui vengano utilizzati tali moduli creati elettronicamente, l uso di allegati potrà essere evitato semplicemente espandendo, se necessario, lo spazio previsto nella versione elettronica. Il modulo di opposizione si compone di cinque pagine. La prima pagina (frontespizio) identifica in sostanza le parti e la domanda contestata. Le pagine restanti vanno usate per fornire dati riguardanti il fondamento su cui poggia l opposizione. Esistono tipi diversi di diritti anteriori che possono fungere da fondamento di un opposizione. Ciascuna delle restanti pagine del modulo si riferisce a uno di questi tipi. Gli opponenti dovranno utilizzare esclusivamente le pagine pertinenti nel caso specifico. D altro canto, un opposizione può fondarsi su più di un diritto anteriore. Occorre fornire una pagina separata per ciascun diritto anteriore rivendicato. Si raccomanda di completare il modulo nel modo più esauriente possibile. Ciò faciliterà e accelererà l esame dell opposizione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l UAMI al seguente numero di telefono: (+34) 965 139 100. 1.2 Invio dei moduli I moduli di opposizione compilati devono pervenire direttamente presso la sede dell UAMI ad Alicante. Se il modulo (così come qualsiasi altra comunicazione connessa con il procedimento di opposizione) dovrà essere indirizzato a: Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno Servizio Ricevimento E-03008 Alicante, Spagna Le comunicazione trasmesse via fax devono essere inviate al seguente numero di fax dell UAMI: +34 965 131 344 2. Il modulo, prima pagina OHIM NOTES- IT La prima pagina identifica le parti e la domanda impugnata. Vi figurano altresì la lingua prescelta dall opponente per il procedimento nonché gli estremi di pagamento della tassa di opposizione. Infine è Avenida de Europa, 4, E - 03008 Alicante, Spagna Tel. (+34) 965 139 100 Fax (+34) 965 131 344 Internet: http://www.oami.europa.eu/
la pagina del modulo di opposizione che deve essere firmata dalla persona che deposita l atto di opposizione. L opponente o il suo rappresentante può indicare il proprio numero di riferimento nell apposito spazio nella parte superiore della pagina 1. L UAMI utilizzerà questo numero di riferimento in tutte le sue comunicazioni. L opponente può indicare se l opposizione riguarda una domanda di marchio comunitario ( DMC ) o una registrazione internazionale ( RI ) verificando nell apposita casella. La prima pagina include altresì uno spazio (in alto a sinistra) in cui indicare il numero totale di pagine della domanda di opposizione, ivi compresi gli eventuali fogli aggiuntivi e allegati (memoria esplicativa dei motivi, prove documentali, procura ecc.). 2.1 Opponente Se all opponente è stato in precedenza assegnato un codice di identificazione (numero ID) da parte dell UAMI, è sufficiente indicare tale codice e il nome dell opponente. In caso contrario, sarà necessario identificare l opponente specificandone nome, indirizzo, cittadinanza o nazionalità e/o State of incorporation. Se l opponente non è una persona fisica, occorre altresì indicarne la natura giuridica. In caso di pluralità di opponenti, le informazioni necessarie vanno fornite per ciascuno di essi. A tal fine si può utilizzare un allegato comprendente una copia della prima pagina, contenente esclusivamente i dati relativi agli opponenti. 2.2 Rappresentante La rappresentanza è obbligatoria per tutti gli opponenti, persone fisiche o giuridiche, che siano privi di domicilio, sede o stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità europea. Ogni altro opponente è libero di nominare o no un rappresentante. Il rappresentante deve indicare il proprio nome unitamente al codice di identificazione (numero ID) assegnato dall UAMI. Nel caso in cui il codice identificativo non sia disponibile, nel modulo di domanda si devono riportare anche le informazioni del caso relative al rappresentante esistente o di nuova nomina. La rappresentanza innanzi all UAMI può essere svolta da rappresentanti professionali rientranti in una delle due seguenti categorie: avvocati che siano abilitati ad esercitare in uno Stato membro ed abbiano la sede della loro attività professionale nella Comunità, purché possano agire in tale Stato in qualità di mandatari in materia di marchi; mandatari abilitati iscritti nell elenco tenuto dall UAMI. I mandatari abilitati di cui all'elenco tenuto dall'ufficio per quanto riguarda i marchi comunitari possono agire in materia di disegni e modelli. Per contro, i mandatari abilitati inclusi nell elenco relativo ai disegni e modelli non possono agire in materia di marchi comunitari. L opponente può agire anche tramite un dipendente. Qualora l opponente nomini un dipendente, occorre specificare il suo nome nella sezione Rappresentante. I dipendenti di una persona giuridica che abbia domicilio, sede o stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio all'interno della Comunità europea possono rappresentare altre persone giuridiche unicamente a condizione che esista tra le due persone giuridiche un legame economico, ad esempio nel caso di proprietà o controllo comune. Ciò vale anche quando il richiedente sia una persona giuridica priva di domicilio, sede o stabilimento nella Comunità europea. In tali casi, si devono menzionare in un allegato le informazioni relative alla persona giuridica il cui dipendente agisce a nome del richiedente e la natura dei legami economici (società capogruppo, controllata, filiale ecc.). 2
L UAMI terrà i contatti con il rappresentante professionale, se nominato. Non è necessario depositare una procura relativa al rappresentante, a meno che in qualità di rappresentante sia stato nominato un dipendente del richiedente. 2.3 Domanda di marchio comunitario / registrazione internazionale impugnata ed estensione dell opposizione L opponente deve indicare il numero della domanda di marchio comunitario (MC) o della registrazione internazionale (RI) impugnata nonché il nome del richiedente il MC o la RI. Le informazioni fornite dall opponente devono identificare chiaramente la domanda di marchio comunitario o la registrazione internazionale impugnata. In caso di domanda di rigetto totale, è necessaria un indicazione in tal senso. Se il rigetto non riguarda tutti i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di marchio comunitario o nella registrazione internazionale impugnata, occorre indicare espressamente i prodotti e servizi a cui si riferisce l opposizione. 2.4 Lingua L opponente deve indicare la lingua del procedimento. La domanda deve essere depositata nella prima lingua del marchio comunitario impugnato, sempreché questa sia una delle cinque lingue dell UAMI (spagnolo ES; tedesco DE; inglese EN; francese FR e italiano IT; ), o nella seconda lingua del marchio comunitario impugnato. La domanda può altresì essere depositata utilizzando un altra delle cinque lingue dell UAMI, sempreché l opponente depositi entro un mese una traduzione della domanda nella prima lingua (se questa è una delle lingue dell UAMI) o nella seconda lingua della domanda di marchio comunitario impugnata. I moduli possono essere usati in qualsiasi versione linguistica, ma le informazioni richieste devono essere redatte nella lingua prescritta. 2.5 Pagamento della tassa La tassa di opposizione è di 350 euro, indipendentemente dal numero di motivi in essa addotti. Il pagamento della tassa deve essere effettuato in euro. Il pagamento può essere effettuato in una delle modalità di seguito elencate (tenendo presente che commissioni ed oneri eventuali sono a carico dell ordinante, a cui incombe di conseguenza l onere di fornire alla propria banca apposite istruzioni al riguardo): - addebito su un conto corrente aperto presso l UAMI, specificando il numero del conto; - bonifico in euro su un conto bancario dell UAMI, indicando nome, indirizzo e numero di riferimento dell opponente o del rappresentante, nonché la data in cui è stato effettuato il bonifico. I conti correnti possono essere aperti inviando una domanda scritta all UAMI al seguente indirizzo: Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno Dipartimento Finanze Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante, Spagna Telefono (+34) 965 139 340 Fax (+34) 965 139 113 I bonifici vanno eseguiti su uno dei seguenti conti bancari dell UAMI: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3
0182-5596-90-0092222222Codice Swift (BIC): BBVAESMM XXX IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222 La Caixa 2100-2353-01-0700000888 Codice Swift (BIC): CAIXESBB XXX IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888 2.6 Firma L atto di opposizione deve essere firmato dall opponente o dal suo rappresentante; la firma dev essere accompagnata dall indicazione del nome del firmatario. 3. Il modulo, pagine restanti: motivi di opposizione L opponente deve indicare i motivi sui quali basa la propria opposizione e identificare i marchi o segni anteriori che ne costituiscono il fondamento. A tal fine l opponente dovrà utilizzare le pagine del modulo previste per i motivi dedotti nell opposizione. Se è invocato più di un diritto anteriore, l opponente dovrà utilizzare una pagina a parte per ciascun diritto anteriore rivendicato. All uopo si possono utilizzare copie delle pagine pertinenti. Esempio 1 L opposizione si fonda su una registrazione o domanda di marchio anteriore: Esempio 2 L opponente dovrà compilare e inviare la prima pagina e la pagina intitolata Fondamento dell opposizione: registrazione/domanda di marchio. Le restanti pagine del modulo non vanno compilate né inviate. L opposizione si fonda su due o più registrazioni o domande di marchio anteriori: Esempio 3 L opponente dovrà compilare e inviare la prima pagina e il numero necessario di copie della pagina intitolata Fondamento dell opposizione: registrazione/domanda di marchio in base al numero di registrazioni o domande di marchio che intende invocare quale fondamento dell opposizione. Le restanti pagine del modulo non vanno compilate né inviate. L opposizione si fonda su un marchio notoriamente conosciuto in uno Stato membro, conformemente alla definizione di notoriamente conosciuto di cui all articolo 6 bis della Convenzione di Parigi: Esempio 4 L opponente dovrà compilare e inviare la prima pagina e la pagina intitolata Fondamento dell opposizione: marchio notoriamente conosciuto (articolo 6 bis della Convenzione di Parigi). Le pagine restanti del modulo non vanno compilate né inviate. L opposizione si fonda su tre registrazioni o domande di marchio e su un segno usato nella prassi commerciale: L opponente dovrà compilare e inviare la prima pagina nonché tre copie della pagina intitolata Fondamento dell opposizione: registrazione/domanda di marchio e una copia della pagina intitolata Fondamento dell opposizione: marchio o segno non registrato usato nella prassi commerciale. Le restanti pagine del modulo non vanno compilate né inviate. 4
Pur non essendo obbligatorio in questa fase, si raccomanda di fornire la prova dei diritti o segni anteriori o qualsiasi altra informazione riguardante tali diritti anteriori (prova della notorietà del marchio, della qualità di marchio notoriamente conosciuto, dell esistenza del marchio o segno non registrato ecc.) unitamente all atto di opposizione. Ciò faciliterà e accelererà l esame dell opposizione da parte dell UAMI. Su ciascuna pagina figura uno spazio destinato a una breve spiegazione dei motivi di opposizione. 3.1 Marchio registrato/domanda di marchio anteriore L opponente dovrà innanzi tutto indicare se il diritto anteriore sia un marchio registrato o una domanda di marchio. In secondo luogo, l opponente dovrà indicare a quale tipo di marchio il marchio registrato o la domanda di marchio si riferisce (nazionale, internazionale o comunitario), indicando lo Stato membro o gli Stati membri in cui tale registrazione o domanda produce effetti (v. punto 3.5), nonché i dati relativi alla registrazione o alla domanda. Occorre altresì fornire una riproduzione del marchio (v. punto 3.6) e un indicazione della legittimazione dell opponente. L opponente è altresì tenuto a indicare i motivi giuridici su cui dovrebbe fondarsi il rigetto della domanda impugnata. Se si sostiene che il marchio gode di notorietà e l opponente mira al rigetto della domanda impugnata in base ai motivi di cui all articolo 8, paragrafo 5, RMC, oltre ai requisiti summenzionati, occorre indicare i territori nei quali il marchio anteriore gode di notorietà (v. punto 3.5) come pure i prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore gode di notorietà. L opponente può altresì fornire prova dell esistenza del marchio anteriore, della sua legittimazione e, se del caso, della notorietà del marchio. 3.2 Marchio anteriore notoriamente conosciuto (articolo 6 bis della Convenzione di Parigi) L opponente dovrà indicare lo Stato membro o gli Stati membri nei quali il marchio è notoriamente conosciuto (v. punto 3.5), fornire una riproduzione del marchio (v. punto 3.6) e indicare i prodotti o servizi per i quali il marchio è notoriamente conosciuto. L opponente può altresì fornire prova dell esistenza del marchio anteriore, della sua legittimazione e della notorietà del marchio. 3.3 Domanda impugnata depositata da un agente dell opponente (marchi detenuti da un agente) L opponente dovrà fornire tutti i dati riguardanti il marchio, indicare il territorio o i territori in cui esso è protetto, fornire una riproduzione del marchio (v. punto 3.6) e indicare i prodotti o servizi da esso coperti. L opponente può altresì fornire prova della titolarità del marchio nonché dei rapporti con l agente/rappresentante. 3.4 Marchio o segno non registrato usato nella prassi commerciale L opponente deve indicare la natura del segno (per esempio marchio, denominazione societaria, denominazione commerciale ecc.), il territorio o i territori in cui è protetto (v. punto 3.5) e fornire una riproduzione del segno (v. punto 3.6). Inoltre l opponente è tenuto a indicare i prodotti, servizi o attività per i quali il segno è usato. 5
L opponente deve altresì indicare la sua legittimazione riguardo al marchio o segno non registrato. L opponente può altresì fornire prova della legittimazione, della data di acquisizione del diritto, dell utilizzazione del marchio o segno nonché della legge applicabile. 3.5 Codici paese AT Austria GR Grecia LV Lettonia BE Belgio ES Spagna MT Malta BG Bulgaria FI Finlandia NL Paesi Bassi BX Benelux FR Francia PL Polonia CY Cipro HR Croazia PT Portogallo CZ Repubblica ceca HU Ungheria RO Romania DE Germania IE Irlanda SE Svezia DK Danimarca IT Italia SI Slovenia EM Comunità europea LT Lituania SK Slovacchia EE Estonia LU Lussemburgo UK Regno Unito 3.6 Riproduzione del marchio/segno Per quanto riguarda i marchi denominativi, il segno può essere semplicemente digitato. Per gli altri marchi, il segno può essere inserito nella domanda in due modi. Utilizzando Adobe Acrobat Writer, la riproduzione del marchio può essere importata in qualsiasi formato (per esempio.jpg,.gif,.tif,.bmp). Utilizzando Adobe Acrobat Reader, l immagine può essere importata solo in formato pdf. In alternativa, si può allegare una riproduzione del segno su un foglio a parte. 6