UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

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1 UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO OPERAZIONI SERVIZIO DISEGNI E MODELLI DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 25/08/2014 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO ICD DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO LINGUA DEL PROCEDIMENTO ITALIANO RICHIEDENTE BURBERRY LIMITED HORSEFERRY HOUSE, HORSEFERRY ROAD LONDON SW1P 2AW REGNO UNITO RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE STUDIO LEGALE SIB CORSO DEI TINTORI FIRENZE ITALIA TITOLARE LOOK COMPANY DI PIETRO CARFAGNA E C. S.N.C. VIA LUIGI STURZO MANTOVA ITALIA RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE MALGARINI LUCIA VIA DIVISIONE ACQUI 8H GOITO (MANTOVA) ITALIA Avenida de Europa, 4 E Alicante Spagna Tel Fax

2 La divisione Annullamento composta da Michele M. Benedetti Aloisi (relatore), Martin Schlötelburg (membro) e Natalie Pasinato (membro) ha adottato in data 25/08/2014 la seguente decisione: 1. Il modello comunitario registrato n è dichiarato nullo. 2. Il titolare sopporterà l onere delle spese sostenute dalla richiedente. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il disegno o modello comunitario n (in prosieguo: il DMC contestato ) è stato registrato in nome della titolare con data di deposito del 2 settembre Nel DMC contestato i prodotti sono indicati con il termine ornamento per tessuti e l oggetto del DMC è riprodotto nelle seguenti vedute, pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari (2) In data 5 settembre 2013, la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in prosieguo: la domanda ), con cui contesta la validità del DMC. La tassa relativa alla domanda è stata pagata mediante conto corrente presso l UAMI. (3) Avvalendosi del modulo dell Ufficio, la richiedente ha indicato le seguenti cause di nullità: il disegno o modello comunitario impugnato non rispetta i requisiti di cui agli artt. 4-9, RDC 1 e altre, in conformità dell art. 25, par. 1, lettere c), d), e), f) o g), RDC. 1 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari 2

3 (4) Nella motivazione della domanda, la richiedente fa riferimento ai propri marchi, tra i quali un noto marchio figurativo costituito da una peculiare combinazione di linee (di colore nero e rosso) che, intersecate tra loro su fondo beige, formano maglie quadrilatere che racchiudono finestre di colore beige più chiaro e bianco. Il marchio in questione [...] è conosciuto in tutto il mondo come Burberry Check e rappresenta, da oltre mezzo secolo, il simbolo dell intera produzione della Burberry, al punto da identificare non solo gli articoli appartenenti al tradizionale core business dell esponente quali impermeabili, sciarpe, borse e capi di abbigliamento [...] ma anche altri tipi di prodotti. A tal fine allega alcune prove volte a corroborare la rinomanza del proprio marchio che verranno esaminate nel prsieguo della presente decisione. La richiedente afferma inoltre che esiste un indubbia somiglianza tra il proprio marchio ed il DMC contestato e quindi esiste un rischio di confusione. Ad abudantiam il richiedente, sottolinea come la titolare avesse nel 2009 sottoscritto un accordo transattivo relativo all uso di un tessuto identico a quello oggetto del DMC e a tal fine allega copia del menzionato accordo transattivo (doc 143 della memoria del richiedente). (5) Fra i diritti anteriori, la richiedente indica, fra gli altri, il proprio marchio comunitario figurativo n : (6) Il titolare replica in data che gli argomenti della richiedente sono infondati e che il marchio sarebbe carente di carattere distintivo poiché vi sono numerosi tessuti simili nel mercato. A tal fine allega alcune prove. Il richiedente non avrebbe prodotto prove atte a corroborare l accresciuta capacità distintiva del proprio marchio come ad esempio un indagine demoscopica, ma ha bensì presentato esclusivamente rassegne stampa. Il titolare sostiene inoltre che la scelta del DMC è la conseguenza di numerose indagini di mercato volte a trovare un disegno capace di differenziarsi da quello della richiedente. Inoltre, il titolare evidenzia come il fatto che la richiedente abbia atteso quattro anni per depositare la presente azione di nullità è imputabile solo al fatto che la Procura di Varese nel 2012 avrebbe dichiarato che il DMC oggetto della presente azione di nullità non sarebbe lesivo dei diritti della richiedente. Il titolare sottolinea inoltre non vi sarebbe alcun rischio di confusione poiché il DMC ed il marchio anteriore presentano differenze più che evidenti. Si ritiene infine opportuno citare l argomentazione del titolare secondo cui il ricordo imperfetto del consumatore (v. sentenza del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, punto 26) che 3

4 secondo la Corte è imputabile al fatto che il consumatore non ha la possibilità di comparare i segni al momento dell acquisto, sarebbe in realtà da ascriversi alla circostanza che il marchio anteriore non sarebbe sufficientemente conosciuto, poiché se fosse noto non esisterebbero dubbi. (7) La richiedente presenta un ulteriore memoria in data 20/02/2014 che è agli atti. (8) Il titolare non ha ritenuto necessario presentare un ulteriore memoria benché un termine fosse stato fissato all uopo dall Ufficio. (9) In data 17/07/2014 la richiedente, dopo la chiusura della fase contradditoria del procedimento presenta una ulteriore memoria, che riassume e riordina parte dell prove presentate. Tale memoria vien inviata al titolare a titolo informativo. (10) Considerata sufficientemente esperita la fase del contradditorio, l Ufficio ha quindi comunicato alle parti che non sarebbero stati concessi ulteriori termini per presentare osservazioni e sarebbe stata presa una decisione in relazione al procedimento. (11) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti, si rinvia ai documenti del fascicolo. (12) L Ufficio ritiene opportuno precisare sin da ora che il fatto che il titolare accompagni il DMC con un marchio verbale e che la richiedente faccia altrettanto sono questioni indifferenti ai fini della presente decisione poiché i segni debbono essere comparati così come depositati. (13) Inoltre gli accordi scritti intercorsi fra le parti sono altresì irrilevanti e l eventuale mancata osservanza di quanto pattuito deve essere fatta valere in sede giudiziale. (14) In fine, l assoluzione del legale rappresentate del titolare nel procedimento penale presso la Procura di Varese è assolutamente irrilevante ai fini del presente procedimento poiché in questa sede non si valuta la responsabilità penale del titolare, ma la validità del DMC oggetto della presente azione. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull ammissibilità (15) L indicazione delle cause di nullità nel modulo dell Ufficio costituisce una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda, ai sensi dell articolo 28, paragrafo 1, lettera b), primo comma, REDC 2. Inoltre, la domanda di nullità soddisfa i requisiti di cui all articolo 28, paragrafo 1, lettera b), sesto comma, REDC, poiché l allegato contiene un indicazione dei fatti, delle prove e degli argomenti presentati a sostegno di tali motivi. Sono anche soddisfatti gli altri 2 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari. 4

5 requisiti di cui all articolo 28, paragrafo 1, REDC. La domanda è pertanto ammissibile. B.1 Sulla divulgazione del disegno o modello anteriore (16) Il marchio n è un marchio comunitario ed è stato pubblicato nel Bollettino dei Marchi Comunitari per la prima volta il 13 luglio Pertanto, la pubblicazione è prova sufficiente che lo stesso è stato divulgato ai sensi dell'articolo 7(1) RDC. B.2 Segno distintivo (17) Ai sensi dell articolo 25(1)(e) RDC, un DMC può essere dichiarato nullo se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo, e il diritto comunitario o la legislazione dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l uso. (18) Ai sensi dell articolo 4 RMC 3 possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese. (19) Pertanto, se un segno è registrato come marchio comunitario ed il marchio è in vigore, si presume che si tratti di un segno distintivo ai sensi dell articolo 25(1)(e) RDC. B.3 Diritto di vietarne l uso (20) Ai sensi dell articolo 9(1)(b) RMC, il titolare di un marchio comunitario ha il diritto di vietare ai terzi di usare un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio. (21) Di conseguenza il titolare del marchio comunitario ha il diritto di vietare l uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o similari al marchio registrato per prodotti o servizi identici o similari, se questo segno può dare luogo ad un rischio di confusione nella mente del pubblico. B.4 Il segno usato nel disegno o modello comunitario (22) Si ritiene che il DMC usi un segno che è identico o simile al segno utilizzato in un marchio anteriore, se le seguenti due condizioni sono soddisfatte: (1) Il DMC contiene caratteristiche che sono percepite come un segno. (2) Questo segno è 3 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario 5

6 identico o simile al segno contenuto nel marchio. Un elemento di un DMC non può essere percepito come un segno se tale segno è privo di carattere distintivo. (23) Nel presente caso il DMC riproduce come si vedrà in seguito, alcuni elementi presenti nel marchio anteriore, ma non ne riproduce altri. L assenza nel DMC di di righe orizzontali e l uso di una tonalità di beige diversa, non impedisce che questo elemento venga percepito come un segno; pertanto, il segno non è privo di carattere distintivo. B.5 Identità o somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (24) Nel presente caso bisogna analizzare in dettaglio se gli elementi omessi o aggiunti sono d importanza secondaria o meno. Occorre pertanto procedere ad un confronto tra i due segni: (MC anteriore) (DMC contestato) (25) Come si può rilevare, i segni presentano le seguenti caratteristiche comuni: - sia il DMC contestato che il marchio comunitario anteriore usano il nero, il bianco, nonché il beige e il rosso anche se in tonalità differenti ; - sia il DMC contestato che il marchio comunitario anteriore presentano la sequenza di 5 linee nero/bianco/nero/bianco/nero e poi di una linea rossa verticale su sfondo beige; (26) D altro canto, i segni a confronto presentano le seguenti differenze: - nel DMC non vi sono le linee orizzontali presenti invece nel marchio comunitario anteriore che con il loro intersecarsi formano dei quadrati ; - nel DMC non vi è una linea rossa orizzontale presente invece nel marchio comunitario anteriore; (27) Da un punto di vista fonetico non è possibile comparare i segni poiché non contengono elementi verbali. 6

7 (28) Dal punto di visita concettuale non è possibile comparare i segni poiché non comunicano nessun concetto. (29) Da un punto di vista visivo i segni sono molto simili, infatti, entrambi i segni rappresentano un tessuto, in cui la maggiore differenza è rappresentata dalla mancanza di elementi orizzontali nel DMC; (30) Poiché il marchio anteriore è registrato, fra gli altri, per tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavolo in classe 24 e il DMC è registrato per ornamenti per tessuti i prodotti sono identici. (31) Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. I segni oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetti ad altri. Inoltre, i segni oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri. (32) Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. Ad avviso della richiedente, il marchio anteriore gode di notorietà ( conosciuto in tutto il mondo ) per svariati prodotti e servizi, fra i quali si menzionano espressamente, impermeabili, sciarpe, borse e capi di abbigliamento. Tale rivendicazione deve essere adeguatamente valutata poiché il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, paragrafo 18). L'opponente ha depositato, in particolare, le seguenti prove: sentenza n. 712/06 del Tribunale di Milano del 19 gennaio 2006 (cfr. doc. 115) ove a pag. 8 si afferma la tutelabilità del disegno di ispirazione scozzese cosiddetto Burberry Check, costituito da riquadri a strisce nei colori beige, rosso, bianco e nero, ormai notissimo, è divenuto nel tempo caratterizzante dell intera produzione dell attrice ; sentenza n del Tribunale di Roma dell ottobre 1999 ( doc. 116) ove a pag. 4 si afferma occorre anche considerare la grande notorietà del marchio in questione ; 7

8 sentenza n. 4128/06 del Tribunale di Firenze del 1 dicembre 2006 (doc. 117) dove a pag. 3 si afferma si tratta di marchio che gode di ampia notorietà a livello internazionale, continuamente alimentata da rilevanti campagne pubblicitarie e a pag. 5 si statuisce in ragione della rinomanza e notorietà del marchio B. Check nella fattispecie in esame risultano sussistere anche i presupposti per la tutela rafforzata di cui all art. 1 lett. c) CPI (v. anche art. 9.1 lett. c) reg. CE n. 40/94). La norma configura tale tipo di tutela per il marchio che gode di rinomanza nei confronti del marchio identico o simile per prodotti o servizi non affini ; ordinanza del Tribunale di Firenze del 13 ottobre 2007 ( doc. 118) dove a pag. 6 si afferma ritiene il giudicante che, anche qualora volesse ritenersi che, nel caso in esame, non sussista un rischio di confusione per il pubblico, occorrerebbe comunque ritenere che sussista la contraffazione. Il titolare di un marchio rinomato può, infatti, vietare anche l uso di esso per prodotti anche non affini se tale uso consente al contraffattore di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi ; ordinanza del Tribunale di Firenze del 14 dicembre 2006 (doc. 119) dove a pag. 3 si afferma ritiene il giudicante che, anche qualora volesse ritenersi che, nel caso in esame, non sussista un rischio di confusione per il pubblico, occorrerebbe comunque ritenere che sussista la contraffazione. Il titolare di un marchio rinomato può, infatti, vietare anche l uso di esso per prodotti anche non affini se tale uso consente al contraffattore di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi ; sentenza n. D235 del Tribunale di Genova del 16 gennaio-30 gennaio 2008 (doc. 120) dove a pag. 5 si statuisce una volta accertata la sussistenza dell elemento materiale del reato ex art. 474 c.p., appare agevole ritenere anche l esistenza dell elemento psicologico di tale reato. La prevenuta esercita professionalmente l attività commerciale di vendita dei prodotti importati e, attesa la notorietà dei marchi in questione e del fatto che le case produttrici costituitesi parte civile non fabbricano i loro prodotti in Cina era certamente consapevole di importare prodotti non originali contrassegnati da marchi contraffatti ; sentenza n. 426/2010 del Tribunale di Firenze del 26 gennaio 2010 (doc. 121) dove a pag. 6 si afferma inoltre non può ignorarsi che nell ipotesi di messa in vendita di merci con marchi contraffatti di case produttrici prestigiose quale appunto la Burberry,, trattasi di contraffazione di marchi forti tali per cui la celebrità del marchio aumenta il pericolo di confusione essendovi una tendenza del marchio celebre all acquisizione di un forte valore simbolico capace di invertire i termini nei quali si estrinseca comunemente la funzionalità distintiva e tale da rendere affini entro i limiti di una non rilevante distanza merceologica i prodotti sui quali è apposto ; ordinanza del Tribunale di Firenze del 5 marzo 2002 (doc. 122) ove a pag. 1 si afferma che il disegno Burberry Check ha assunto sul mercato un valore 8

9 distintivo e caratterizzante, nell insieme delle linee e dei colori, i prodotti della Burberry ed è tale da identificarsi con la produzione Burberry e con la sua stessa denominazione ; sentenza n. 1720/10 del Tribunale di Nola del 24 novembre-9 dicembre 2010 (doc. 123) dove a pag. 4 si statuisce tale requisito psicologico ricorreva certamente nell imputato, non solo perché era un esperto commerciante operante nel settore da oltre 30 anni, non potendo pertanto non conoscere un marchio celeberrimo (Burberry), noto anche ai non addetti ai lavori e a pag. 5 si afferma tale profilo (n.d.r. il prezzo esiguo dei prodotti) non solo non elideva in nulla la sussistenza della contraffazione, ma addirittura gravava il disvalore oggettivo dell imitazione e l offesa arrecata alla Burberry, essendosi strumentalizzato il prestigioso segno distintivo d impresa per la distribuzione di prodotti di scarsissima qualità ; sentenza n. 854/09 del Tribunale di Udine del 24 settembre-4 novembre 2009 (doc. 124) dove a pag. 3 si afferma il noto marchio registrato Burberry Check, oggetto di tutela comunitaria, costituito da un tartan scozzese con linee nere e rosse e quadrati bianchi incrociati su campo beige ; ordinanza del Tribunale di Firenze del 19 marzo 2012 (doc. 125) dove a pag. 1 si afferma il BC è ormai da diversi anni marchio dotato di indubbia rinomanza e notorietà internazionale ; ordinanza del Tribunale di Firenze del 10 dicembre 2012 (doc. 126) dove a pag. 5 si statuisce il Burberry Check, oggetto dei marchi figurativi di cui la ricorrente è titolare, deve ritenersi, per ragioni che è superfluo qui richiamare e che sono state abbondantemente documentate dalla ricorrente, marchio di rinomanza differenze nel numero e nella frequenza delle linee e differenze di natura cromatica impiegate dalla resistente non appaiono, esaminato nel complesso l insieme di linee e colori, tali da evitare né l associazione tra i segni né soprattutto l indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio del marchio di titolarità di parte ricorrente o il pregiudizio a quest ultimo, costituito dal rischio di progressiva volgarizzazione ; ordinanza del Tribunale di Firenze del 21 dicembre 2013 (doc. 144) dove a pag. 5 si afferma il Burberry Check, oggetto dei marchi figurativi di cui la ricorrente è titolare, deve ritenersi, per ragioni che è superfluo qui richiamare e che sono state abbondantemente documentate dalla ricorrente, marchio di rinomanza e destinatario, quindi, della particolare disciplina di cui all art. 20, comma 1 lett. c), CPI (per la quale non è richiesto il requisito della confusione per il pubblico o comunque del rischio di associazione tra i due segni di cui alla precedente lett. b) ; estratto da Women s Wear Daily del 24 settembre 1998 (doc. 102) in cui si legge Londra a proposito di lifting facciale. Con il nuovo amministratore delegato Rose Marie Bravo, Burberry è stata sottoposta ad alcuni cambiamenti drammatici ed è pronta all inaugurazione oggi. Oltre ai cambiamenti nella distribuzione, nei negozi e nello staff, la linea ha un nuovo look, mescolando 9

10 modelli facili in tessuti nuovi con tradizionali elementi come l House Check ; estratto da International Herald Tribune del 29 settembre del 1998 (doc. 103) dove si legge Compagno Check. Londra Menichetti, che vede il foulard con il Check come parte della mia memoria ha reso il brand nuovamente desiderabile ; estratto da British Vogue dell ottobre 1999 (doc. 104) dove si legge Compagni Check Il Check è stato ripensato: su scala ridotta su una gonna attillata, ingrandito su una gonna lunga fino alla caviglia, o utilizzato per una gamma di accessori discreti. Bravo (ndr. Rose Marie Bravo, il nuovo amministratore delegato della Burberry) e il suo team fanno affidamento sull impatto del cappotto trench e sul classico disegno del Check. Uno dei prerequisiti in questi giorni è l articolo cult: Prada ha la borsa in nylon nero, Gucci il mocassino con morsetto e Louis Vuitton la borsa in tela canvas col monogramma sono le icone Burberry s ad essere essenziali se Bravo vuole fissare il brand nel mondo. ; estratto da Vogue del dicembre 1999 (doc. 105) dove si legge Compagno Check Catherine Betts incontra l uomo che sta rivisitando il plaid più famoso al mondo ; estratto da Tutto del febbraio 2000 (doc. 106) dove si legge Il quadro classico firmato Burberry declinato in tutti gli accessori possibili pioniere della Burberry-mania sono Kate Moss, Patsy Kensit, Meg Mathews e Whitney Houston, che esibisce un cappotto supergriffato nel clip di My Love Is Your Love. Gary ne ha regalato uno al suo cane shitzu: Harry! ; estratto da Woman s Journal del novembre 2000 (doc. 107) dove si legge Madonna indossava il suo trench Burberry sopra la sua pancia da donna incinta, Zeta Jones usa il suo per mimetizzarsi in città, mentre Meg Mathews indossa il suo abbottonato fino al collo con il colletto abbassato (sbagliato). Ci sono poi tutti i modelli trendy che sostengono il famoso Check color cammello, rosso, nero e bianco. Allo stesso modo, il famoso Burberry Check era diventato un look prettamente per turisti giapponesi il famoso tessuto a fantasia scozzese, che è stato creato come fodera per il cappotto trench, è stato introdotto nel 1924, anche se è stato soltanto negli anni 60 che è stato impiegato anche per gli accessori ; estratto da Vogue del dicembre 2000 (doc. 108) dove si legge Stile. bravo per Burberry pensate a Burberry oggi. E difficile non farlo quando Bond Street pullula di turisti che brandiscono borse con il check Estate Burberry si piazza bene per qualità, e il suo cappotto trench e il suo check sono immediatamente riconoscibili 1998 Primavera Estate Bravo vuole enfatizzare il caratteristico check della Burberry e il trench ; estratto da rivista del 14 novembre 2000 (doc. 111) dove si legge Lo chemisier per l inverno è in crepe di lana, in una classica fantasia scozzese su fondo beige (Burberrys, L ) ; 10

11 estratto da Famiglia Cristiana n. 47/2000 (doc. 114) dove si legge classica fantasia tartan per i pantaloni indossati con il tradizionale trench e con il basco negli stessi toni (Burberry) ; La circostanza che il marchio sia definito da numerosi decisioni di tribunali italiani come famoso, di indubbia rinomanza e che tali affermazioni dei tribunali trovino rincontro in note riviste, permette di concludere che il marchio anteriore ha acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l'uso che ne è stato fatto nel mercato. Ad abudantiam, si sottolinea che sebbene l ufficio debba limitarsi ad un esame di fatti prove ed argomenti presentati dalle parti (Articolo 63 RDC), dall altro, tale esame fattuale non esclude che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili. Si deve infatti, considerare innanzi tutto il fatto che la norma giuridica enunciata dall art. 63, n. 1, in fine, del RDC costituisce un eccezione rispetto al principio dell esame d ufficio dei fatti sancito in limine dalla stessa disposizione. Pertanto, tale eccezione deve essere oggetto di un interpretazione restrittiva che definisca la sua portata in modo tale da non eccedere quanto necessario per raggiungere il suo scopo. Se così, per quanto riguarda la norma giuridica enunciata dall art. 63, n. 1, in fine, del RDC, la ratio legis è di esonerare l amministrazione dal compito di procedere essa stessa all istruzione dei fatti nell ambito dei procedimenti inter partes. Tale obiettivo non viene compromesso quando l UAMI prende in considerazione fatti notori (v. sentenza del 22 giugno 2004, T-185/02, Picaro, punti 29, 30, 31). Alla luce di quanto sopra non si puó negare, ad abundatiam, che la circostanza che il marchio anteriore sia un marchio notoriamente conosciuto sia di per se, un fatto notorio (decisione delle Commissioni di Ricorso del 17 de marzo de 2012 nel procedimento R 2227/ CHL(Fig) /DHL(Fig.) ) (33) Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi. Nel presente caso, i prodotti, che risultano essere, identici sono diretti al grande pubblico. Il livello di attenzione sarà medio. (34) Nel valutare il rischio di confusione i segni debbono essere comparati tramite una valutazione globale basata sull analisi della somiglianza visiva, fonetica e concettuale in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, Sabèl, punti 22 e ss.). 11

12 (35) Inoltre, secondo il c.d. principio d interdipendenza una maggiore somiglianza fra i marchi può compensare una minore somiglianza fra i prodotti e servizi e viceversa (Sentenza del 29 settembre 1988, C39/97 Canon punto 17). (36) Come in precedenza menzionato, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (v. sentenza del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, punto 26). L argomentazione del titolare in relazione a tale punto deve dunque essere rigettata poiché il ricordo imperfetto non è dovuto alla non rinomanza del segno, ma al fatto che non ha la possibilità di comparare i segni al momento dell acquisto. (37) Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza del 29/09/1998, C 39/97, Canon, paragrafo 18). (38) Alla luce di quanto sopra in virtù dell identità dei prodotti è ragionevole e del fatto che al punto n. 32 della presente decisione la Divisone di Annullamento ha riconosciuto la rinomanza del marchio anteriore in relazione ad alcuni prodotti delle classi 18 e 25 concludere che il consumatore, confidando nel ricordo imperfetto che ha mantenuto nella propria memoria, potrà non ricordare completamente le differenze fra i segni a confronto pensando che si tratta dello stesso segno o comunque, qualora fosse in grado di ricordare alcune delle differenze potrà concludere che il DMC è una variazione del segno anteriore avente in ogni caso la stessa origine imprenditoriale. (39) Infine, l uso del segno contenuto nel DMC è un uso commerciale, dato che lo scopo della registrazione di un disegno è il suo uso sul mercato. C. Conclusione (40) Il modello comunitario contestato dev'essere dichiarato nullo in quanto non soddisfa i requisiti di cui all articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC. Poiché l azione è accolta sulla base del marchio comunitario anteriore n non è necessario analizzare il rischio di confusione in relazione agli altri marchi anteriori invocati dalla richiedente. Non è inoltre necessario, analizzare gli altri motivi di nullità indicati dalla richiedente, ovvero la mancanza di novità e di carattere individuale, ai sensi dell articolo 25, paragrafo 1, lettera b). III. SPESE (41) Ai sensi dell articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell articolo 79, paragrafo 1 REDC, la titolare deve sopportare l onere delle tasse e delle spese sostenute dalla richiedente. 12

13 (42) Le spese del procedimento che la titolare deve versare alla richiedente, ai sensi dell articolo 79, paragrafo 6 e paragrafo 7, (f)(i) REDC sono fissate a 350, corrispondenti alla tassa per la nullità, e a 400 per le spese di rappresentanza, per un totale di 750. IV. DIRITTO DI RICORSO (43) Contro la presente decisione può essere presentato ricorso. Il ricorso deve essere presentato all Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO Michele M. Benedetti-Aloisi Martin Schlötelburg Mauro Buffolo 13