Note esplicative sul modulo per l istanza di trasformazione di una registrazione internazionale ( RI ) che designa la CE

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1 UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) Marchi, disegni e modelli Note esplicative sul modulo per l istanza di trasformazione di una registrazione internazionale ( RI ) che designa la CE Osservazioni di carattere generale Il modulo per l istanza di trasformazione può essere usato per la trasformazione di tutti i prodotti e servizi contenuti nella RI che designa la CE (trasformazione totale) oppure solo per parte dei prodotti e servizi (trasformazione parziale). Il modulo può essere scaricato e stampato dal sito dell Ufficio ( I richiedenti o i loro rappresentanti possono utilizzare moduli con formato o struttura simile, ad esempio moduli generati al computer sulla base delle informazioni contenute nel modulo per l istanza di trasformazione. Nel caso in cui vengano utilizzati tali moduli creati elettronicamente, si potrà evitare l uso di allegati ampliando la versione elettronica qualora lo spazio previsto nel modulo originale risulti insufficiente. L Ufficio trasmetterà agli uffici nazionali un estratto della sua banca dati contenente tutte le informazioni relative alla RI che designa la CE, anche se l OMPI tiene il Registro internazionale. La designazione o le designazioni successive derivanti dalla trasformazione saranno inviate elettronicamente all Ufficio internazionale. Nel modulo figureranno pertanto solo i dati essenziali, come indicato in appresso. Per tutti i tipi di trasformazione, i moduli compilati dovranno essere inviati direttamente all UAMI ad Alicante. Non è possibile inviare il modulo per posta elettronica. I moduli (come pure qualsiasi altra comunicazione relativa ai procedimenti) dovranno essere inviati per posta al seguente indirizzo: Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno Servizio ricevimento Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spagna Le comunicazioni via fax dovranno essere trasmesse al seguente numero di fax dell UAMI: Se le comunicazioni sono trasmesse via fax, non è necessario né consigliabile inviare copie per conferma. L UAMI inviterà gli interessati a fornire ulteriori informazioni qualora la comunicazione trasmessa via fax risulti insufficiente. Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare l UAMI al seguente numero di telefono: (34) Avenida de Europa, 4, E Alicante, Spagna Tel. (+34) Fax: (+34) Internet:

2 Numero di pagine È necessario specificare sempre il numero totale delle pagine inviate. Riferimento del richiedente/rappresentante Il richiedente o il suo rappresentante può indicare il proprio riferimento (non più di 20 caratteri) nella parte superiore del modulo. L Ufficio utilizzerà tale riferimento in tutte le sue comunicazioni. Casella 1: numero della registrazione internazionale È necessario indicare il numero della registrazione internazionale. Casella 2: data di designazione della CE tramite la RI È necessario specificare la data della designazione della CE tramite la registrazione internazionale. Può coincidere con la data della registrazione internazionale se la domanda internazionale contiene la designazione della CE oppure, se del caso, con la data della designazione successiva della CE. Casella 3: parte denominativa del marchio (se del caso) Specificare, se del caso, la parte denominativa del marchio. Qualora non si tratti di un marchio denominativo, sarà compito dell Ufficio fornire una copia del marchio agli uffici nazionali. Casella 4: lingua Se l istanza di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designa la CE: - respinta dall Ufficio, oppure - oggetto di rinuncia o limitazione prima del momento in cui è stata emessa una seconda dichiarazione di concessione di protezione ai sensi della regola 116 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo REMC ), o prima della scadenza dei 18 mesi, se anteriore: la domanda deve essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la registrazione internazionale con l OMPI o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda (regola 95, lettera a), e regola 126 REMC). In tutti gli altri casi l istanza di trasformazione può essere redatta in una qualsiasi tra le cinque lingue dell Ufficio (regola 95, lettera b), e regola 126 REMC). Il presente modulo può essere utilizzato in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea, a patto che l istanza di trasformazione sia redatta nelle lingue della procedura di trasformazione nella misura in cui sono interessati elementi di testo. Casella 5: richiedente È necessario indicare il nome del richiedente. Le persone giuridiche e gli organismi previsti dall articolo 3 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo RMC ) devono essere indicati con la loro denominazione ufficiale insieme alla forma giuridica, che è possibile abbreviare secondo l uso comune. Devono essere indicate altre informazioni utili quali il numero di telefono, a meno che l Ufficio abbia già assegnato al richiedente un numero di identificazione. Qualora nome, cognome e indirizzo siano rimasti immutati, sarà sufficiente indicare tale numero di identificazione. Casella 6: rappresentante professionale La rappresentanza da parte di un rappresentante professionale è obbligatoria per i richiedenti che non dispongano di un domicilio, una sede, uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e certo nella Comunità europea. Nessun altro tipo di richiedente ha l obbligo di nominare un rappresentante. 2

3 La rappresentanza dinanzi all Ufficio potrà essere esercitata unicamente da rappresentanti professionali compresi in una delle due categorie seguenti (articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b) RMC): - avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro e abbiano domicilio professionale nella Comunità, purché possano agire in tale Stato quali mandatari in materia di marchi, oppure - mandatari abilitati iscritti nell elenco tenuto dall Ufficio. Il richiedente può inoltre agire tramite un dipendente (articolo 92, paragrafo 3 RMC). Qualora il richiedente nomini un dipendente, occorre specificarne il nome ed il cognome. Una procura che autorizza il dipendente ad agire deve essere depositata insieme all istanza di trasformazione (regola 76, paragrafo 2 REMC). I dipendenti di una persona giuridica che abbia il proprio domicilio, sede o stabilimento all interno della Comunità europea potranno rappresentare altre persone giuridiche a condizione che esista tra le persone giuridiche un legame economico, per esempio nel caso di proprietà o controllo comune. Ciò vale anche quando il richiedente è una persona giuridica priva di un domicilio, una sede o uno stabilimento nella Comunità europea. In tal caso, le informazioni relative alla persona giuridica il cui dipendente agisce per conto del richiedente vanno fornite come allegato a questo modulo. L allegato deve fornire informazioni sui legami tra le due persone giuridiche (per esempio, partecipazione azionaria, consiglio di amministrazione, ecc.). In questo caso, la procura va rilasciata dal richiedente e non dal datore di lavoro. Una procura deve essere depositata dal dipendente cui è stata concessa e deve essere unita all istanza di trasformazione (regola 76, paragrafo 4 REMC). Qualora l Ufficio abbia già attribuito un numero di identificazione al rappresentante professionale o al dipendente, basta indicare il suddetto numero e il nome (nome della persona giuridica, cognome e nome o nomi della persona fisica). In caso di cambiamento di indirizzo, il richiedente dovrà inviare separatamente all Ufficio una richiesta di annotazione della modifica relativa al numero o ai numeri di identificazione esistenti. Qualora il rappresentante professionale designato sia un gruppo di rappresentanti, è sufficiente indicare il nome del suddetto gruppo. Tale nomina non è equivalente alla nomina di più rappresentanti. Se il rappresentante professionale è una persona fisica, occorre specificarne il cognome ed il nome (i nomi). In caso di nomina di un rappresentante, bisogna spuntare la casella relativa al tipo di rappresentante appropriato. Nel caso in cui i rappresentanti fossero più di uno, la casella avvocati o rappresentanti professionali deve essere spuntata e i nomi e i numeri di identificazione di tutti i rappresentanti devono essere inseriti spuntando le caselle nome e numero di identificazione. Casella 7: motivo della trasformazione (articolo 112 RMC) I diversi motivi dell istanza di trasformazione figurano nell elenco. Bisogna indicare uno di questi motivi, spuntando la casella appropriata e indicando la data relativa. La trasformazione è possibile se la designazione della CE in una RI: - è stata respinta (in toto o in parte) mediante una decisione finale dell UAMI (regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), regola 115, paragrafo 5, lettere b) e c) REMC); - cessa di avere i suoi effetti (in toto o in parte) nei seguenti casi: - gli effetti sono stati dichiarati nulli dall Ufficio o dai tribunali dei marchi comunitari (articolo 158 RMC, regola 117 REMC); - una rinuncia alla designazione della CE o una dichiarazione di nullità della RI sono state iscritte nel registro internazionale (regole 25, paragrafo 1, e 27 dei regolamenti comuni nel quadro dell accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al protocollo relativo a tale accordo ( REC ); - l Ufficio viene informato dall OMPI che la RI non è stata rinnovata, a condizione che il periodo utile per il rinnovo sia scaduto (regola 31, paragrafo 4, lettere a) o b) REC). 3

4 In tutti gli altri casi, il termine di tre mesi per l istanza di trasformazione decorre automaticamente. La data d inizio deve essere calcolata secondo le seguenti modalità: - se la RI che designa la CE è respinta, dal giorno in cui la decisione acquista carattere definitivo 1. Il richiedente la trasformazione è invitato a indicare la data della decisione e l Ufficio calcolerà il termine pertinente per la trasformazione; - se la RI che designa la CE è dichiarata nulla o decaduta, dal giorno in cui la decisione dell Ufficio o la sentenza di un tribunale dei marchi comunitari acquista carattere definitivo 2. In caso di decisione dell Ufficio, è necessario indicare la data della decisione e l Ufficio calcolerà i termini per la trasformazione. Nel caso di una sentenza di un tribunale dei marchi comunitari, la data in cui la sentenza acquista carattere definitivo è più difficile da calcolare per l Ufficio e, in conformità della regola 44, paragrafo 1, lettera f) REMC, spetta al richiedente la trasformazione fornire tale informazione; - se la protezione della RI è stata limitata o è oggetto di rinuncia con effetti nella CE, dal giorno a partire dal quale è stata effettuata la relativa registrazione dall OMPI, a norma della regola 27, paragrafo 1, REC. Tale data deve essere indicata nel modulo; - se la RI non è stata rinnovata con effetti nella CE, dal giorno successivo all ultimo giorno del termine per il rinnovo dinanzi all OMPI, conformemente all articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Madrid (al termine del periodo di tutela di sei mesi). Il richiedente la trasformazione è invitato a indicare la data di scadenza del marchio internazionale di cui è titolare e l Ufficio calcolerà il termine per la trasformazione. Casella 8: Stati membri della CE in caso di trasformazione della RI in domanda(e) di marchio nazionale L istanza di trasformazione può essere depositata per uno, più o tutti gli Stati membri della CE. L indicazione dello Stato membro non esclude tuttavia che l istanza di trasformazione venga successivamente respinta, ai sensi dell articolo 113, paragrafo 3 RMC, per un determinato Stato membro. Casella 9 - Stati membri della CE in caso di trasformazione della RI in una designazione di parti contraenti dell accordo di Madrid o del protocollo di Madrid ( opting-back ) In caso di trasformazione della RI in una designazione di Stati membri parti dell accordo di Madrid o del protocollo di Madrid ( opting-back ), l istanza di trasformazione può essere presentata per uno o più o per tutti gli Stati membri della CE altresì parti contraenti del protocollo di Madrid o dell accordo di Madrid. Uno Stato membro che risulti indicato nella casella 8 non può essere indicato anche nella casella 9. Le istanze di trasformazione presentate all Ufficio saranno inviate quali designazioni successive degli Stati membri interessati all OMPI. Tale trasformazione opting-back è l unico tipo di designazione successiva che, invece di essere depositata presso l ufficio di origine o presso l OMPI direttamente, dovrà essere depositata per il tramite dell ufficio designato, vale a dire presso l UAMI (cfr. regola 24, paragrafo 2, lettera a), punto ii) REC). 1 Una decisione dell Ufficio acquista carattere definitivo quando non viene presentato alcun ricorso, una volta scaduto il relativo termine di due mesi. 2 Una sentenza di un tribunale dei marchi comunitari acquista carattere definitivo: - quando non venga presentato alcun ricorso, una volta scaduto il relativo termine stabilito dal diritto nazionale; - altrimenti, con decisione passata in giudicato del tribunale dei marchi comunitari di ultimo grado. 4

5 Casella 10: priorità / preesistenza (articoli da 29 a 35 RMC) Qualora sia stata rivendicata la priorità per la designazione della CE tramite la RI oggetto dell istanza di trasformazione, o qualora sia stata rivendicata la preesistenza, tali rivendicazioni di priorità o di preesistenza vanno indicate nella misura in cui esse interessano il procedimento di trasformazione e sono state accettate dall UAMI. Le informazioni di riferimento saranno estratte dalle banche dati dell Ufficio. Casella 11: pagamento delle tasse La tassa di trasformazione da pagare all UAMI è pari a 200 EUR (articolo 2, punto 20, del regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) ( RTMC )). NB: Siccome l OMPI considera il tipo di trasformazione opting-back quale designazione successiva, in tale tipo di trasformazione tutte le tasse relative alla designazione o alle designazioni successive dovranno essere corrisposte direttamente all OMPI. Occorre quindi allegare il foglio di calcolo delle tasse dell OMPI nella lingua della RI, con le stesse modalità applicate a una domanda internazionale o a una designazione successiva normale (si veda l allegato al presente modulo). Pagamento all UAMI: Il pagamento delle tasse deve essere effettuato in euro, secondo una delle seguenti modalità: - addebito su un conto corrente tenuto presso l Ufficio, indicando il numero del conto; il titolare di un conto corrente può dichiarare che il suo conto corrente non deve essere utilizzato per il pagamento; - bonifico in euro su un conto bancario intestato all Ufficio, indicando il nome e cognome, l indirizzo e il numero di riferimento del richiedente o del rappresentante e la trasformazione alla quale il pagamento si riferisce. I conti correnti potranno essere aperti su richiesta scritta all Ufficio indirizzata a: Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno Dipartimento Finanze Avenida de Europa, Alicante, Spagna Telefono: (34) Fax: (34) I bonifici potranno essere effettuati sui seguenti conti bancari dell Ufficio: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Conto n Codice SWIFT: BBVAESMM La Caixa Conto n Codice SWIFT: CAIXESBBXXX Casella 12: firma Il modulo di trasformazione deve essere firmato in calce a pagina 1 precisando altresì il nome del firmatario. Tipo di trasformazione Salvo diversa indicazione, l Ufficio considererà che ogni istanza di trasformazione parziale è valida per tutti gli Stati membri indicati nelle caselle 8 o 9 e per tutti i prodotti e servizi specificati alla pagina 2. 5

6 Elenco dei prodotti e servizi L elenco dei prodotti e servizi non è necessario quando l istanza di trasformazione riguarda tutti i prodotti e servizi contenuti nella designazione della CE tramite la RI (trasformazione totale). In tutti gli altri casi va fornito l elenco dei prodotti e servizi per i quali si richiede la trasformazione, nella lingua del procedimento di trasformazione. Se la trasformazione viene richiesta per più di uno Stato membro, l elenco dei prodotti e servizi può essere diverso per ciascuno di essi, purché i prodotti e servizi per i quali viene presentata l istanza di trasformazione figurino anche nella designazione della CE tramite la RI per la quale viene richiesta la trasformazione (regola 44, paragrafo 1, lettera e) REMC). Bisogna utilizzare gli allegati laddove l elenco dei prodotti e servizi non sia identico per tutti gli Stati membri e fornire altresì un indicazione dello Stato membro interessato. Rappresentante nazionale/ompi (allegato) Nell istanza di trasformazione, qualora il richiedente lo desideri, è possibile indicare il nome di un professionista e/o di un altro rappresentante abilitato ad agire dinanzi al rispettivo ufficio nazionale conformemente alle norme di quest ultimo. La nomina di un rappresentante nazionale è intesa a facilitare i contatti tra l ufficio nazionale e il richiedente la trasformazione. In assenza di tale indicazione, trovano applicazione le rispettive norme nazionali per quanto riguarda i contatti nei casi in cui viene richiesto un rappresentante nazionale o un indirizzo di servizio. Nel caso della trasformazione opting-back l OMPI si avvarrà del rappresentante nominato dinanzi a essa per la RI per omissione. Qualora il rappresentante dinanzi all UAMI debba essere nominato altresì per procedimenti relativi alla designazione successiva derivante dalla trasformazione, lo si può indicare nel modulo e la domanda di nomina sarà trasmessa nel messaggio all OMPI. 6